OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 07/03/07. Español

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1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y MODELOS DIVISIÓN DE ANULACIÓN DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 07/03/07 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD DIBUJO O MODELO COMUNITARIO LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE REPRESENTADO POR UNILEVER N.V. WEENA 455 NL-3013 AL ROTTERDAM PAÍSES BAJOS LOVELLS BILBAO, 1-5º PISO E ALICANTE ESPAÑA TITULAR ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A. AVENIDA VICENTE VIDAL, S/N E ALZIRA (VALENCIA) ESPAÑA REPRESENTADO POR JAVIER UNGRIA LÓPEZ RAMÓN Y CAJAL, 78 E MADRID ESPAÑA Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante España Tel Fax Internet:

2 La división de anulación, compuesta por José J. Izquierdo Peris (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y Eva Udovc (miembro) ha tomado la siguiente decisión el 07/03/07: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº (en adelante el DMC ) fue registrado en nombre de su titular, ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A, con fecha de presentación de 06/05/04 (sin reivindicar prioridad). Fue publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 27/07/04 ( El DMC concierne tartas heladas. El DMC está representado por dos perspectivas, reproducidas a continuación: (2) El 27/03/06, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC. Consideró que el DMC debía ser declarado nulo por varios motivos: (1º) por falta de novedad, al estar anticipado por diversos diseños y marcas registradas para productos masivamente comercializados en la Unión europea, consistentes en tartas heladas con una gran capa de helado ondulada y delgadas capas situadas arriba y abajo. En opinión del solicitante, el DMC se halla anticipado por la publicación de los modelos industriales español nº (publicado en el BOPI el 01/01/96), internacional nº DM/ (publicado en el Boletín de dibujos y modelos internacionales en noviembre de 1995) (reproducidos infra), por la comercialización del VIENNETTA biscuit desde 1997 y del nuevo VIENNETTA desde 2003 y por la publicación de las marcas del Benelux nº (publicada en enero de 2004) e internacional nº (publicada en septiembre de 2004) (reproducidas infra). El DMC y las divulgaciones anteriores comparten las mismas características en relación con la línea, la configuración y forma y sólo difieren en detalles insignificantes. Las características esenciales del DMC y las formas anteriores radican en la superposición de una capa de helado en forma de gran onda combinada con finas capas de helado arriba y abaja, siendo la única diferenta, apenas perceptible, la inclusión en el DMC de una fina capa en forma de onda junto a las capas de la parte superior. Este detalle es insignificante pues el tamaño de la onda es muy pequeño en relación con el resto de elementos; la onda de gran tamaño es el elemento esencial que acapara toda la atención en el conjunto de ambos diseños; (2º) con carácter subsidiario, por falta de carácter singular, por cuanto el grado de libertad del autor no está limitado, optando el DMC por reproducir la configuración de los modelos anteriores caracterizada por la gran onda de helado con finas capas en las partes superior e inferior; el usuario informado es consciente de la existencia de una amplia variedad de diseños, con los que se encuentra 2

3 familiarizado; la impresión visual que ofrecen es la de una tarta helada con una gran capa en forma de onda con capas finas por encima y por debajo, compartiendo ambos el número, disposición y forma de las capas, siendo la única diferencia del DMC la pequeña capa de ondas en la parte superior, la cual, sin embargo, no determina una impresión general distinta, entre otras cosas porque dicha capa recordará al consumidor las líneas de ondas del VIENNETTA clásico (reproducido infra) y (3º) por incompatibilidad del DMC con la marcas citadas anteriormente, cuyo titular es el solicitante, pudiendo éste prohibir el uso en virtud de la normativa relativa a la marca aplicable en los países dónde dichas marcas están registradas, en la medida en que el DMC es idéntico o claramente confundible con las marcas, siendo los productos idénticos (tartas heladas). Dado que el elemento más distintivo (la gran onda) es el que atraerá la atención del consumidor (las capas finas tienen un carácter accesorio y serán obviadas), la coexistencia del DMC y las marcas dará lugar a riesgo de confusión puesto que los consumidores atribuirán a ambas tartas un mismo origen empresarial. Puesto que las leyes invocadas facultan al titular a impedir el uso de un signo o forma idéntico o confundible, el DMC debe ser declarado nulo. Por consiguiente, el solicitante consideró que el DMC debía ser declarado nulo por incurrir en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC 1, en relación con los artículos 4 a 9, así como la prevista en el artículo 25, apartado 1, letra e). Modelo español nº Modelo internacional nº DM/ Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 3

4 Marcas Benelux nº e internacional nº VIENNETTA clásico (3) Por su parte, el titular presentó observaciones el 26/05/06. Dichas observaciones, sin embargo, se referían al procedimiento de solicitud de declaración nº ICD , relativo al DMC nº , argumentando que la solicitud debía ser desestimada puesto que: (1º) no existe identidad entre el DMC y las divulgaciones anteriores por cuanto existen significativas diferencias entre los diseños enfrentados, resultado de la comparación entre el diseño protegido y su materialización como producto; se perciben diferentes proporciones de cada parte de la tarta, en especial de la parte inferior o base, la intermedia o central y la superior, que en cada caso determinan por su diferenciada estructura y composición ornamental, una configuración diferenciada sustancialmente; (2º) a la luz de la misma comparación y por los mismos motivos, se concluye que el DMC posee carácter singular: atendida a la impresión general sin descender en comparaciones analíticas, las divulgaciones anteriores se caracterizan por una gran sucesión de ondas amplias que conforman la práctica totalidad de la tarta, determinando una impresión general condicionada por el efecto óptico predominante de dicho elemento. Por el contrario, el DMC presenta una estructura de dos partes muy características y diferenciadas: una inferior de escaso tamaño y ondulaciones pequeñas y una superior formada por una base de capas planas sobre las que se superpone una serie de diminutas ondas comprimidas que generan una vista lateral y superior completamente diferenciada a simple vista respecto de los modelos anteriores; por tanto, la magnitud de estas diferencias, la forma y la composición de cada elemento, su grosor, las diferentes proporciones del tamaño y amplitud de las ondulaciones respecto del volumen total de cada tarta y el número y tipos de capas generan una impresión general completamente distinta; (3º) dichas diferencias resultan apreciables incluso para un usuario no informado, si bien es el juicio del usuario informado, con mayor capacidad de observación y percepción de diferencias por el mayor grado de experiencia y conocimientos, el determinante; (4º) el grado de libertad del autor es realmente muy limitado en vista del acervo de modelos de tartas de tipo rectangular existente en el sector de las tartas heladas, aportando el titular varios ejemplos. Para un usuario cualificado conocedor de las numerosas variantes de tartas heladas rectangulares, los elementos diferenciales que presenta el DMC con respecto a las tartas del acervo y a las anterioridades invocadas por el solicitante son de alcance y entidad suficiente, dentro del margen de libertad disponible, como para atribuir al DMC la calificación de creación nueva y con carácter singular; (5º) por los mismos motivos respecto a la diferente impresión 4

5 general, no se puede generar ninguna confusión entre las marcas alegadas y el DMC; además, el producto en que consiste el DMC se comercializa siempre envasado y etiquetado con la marca del fabricante o comercializador, por lo que el riesgo de confusión no existe. (4) Mediante réplica a las observaciones del titular, el solicitante, tras reiterar los argumentos presentados en su escrito de solicitud, cuestiona el argumento del titular según el cuál las proporciones de la gran capa de helado y las capas finas son diferentes en el DMC y en las divulgaciones previas; en base a la comparación entre el DMC y los modelos anteriores tal cual han sido registrados, las proporciones son muy similares en ambos casos; respecto al grado de libertad del autor, el solicitante considera que el acervo invocado por el titular no debe ser tenido en cuenta por cuanto no está fechado ni hay prueba de su comercialización, siendo cualquier potencial uso de dichos productos una infracción de la marca comunitaria nº En cualquier caso, los modelos citados como acervo se refieren a tartas heladas con un número de delgadas capas onduladas, similares a la forma del VIENNETTA tradicional, no existiendo prueba de ninguna tarta helada cuya imagen esté dominada por una gran capa de helado ondulada como la contenida en el DMC y en las divulgaciones previas invocadas por el solicitante. Aportando representaciones de tartas heladas de numerosas formas, considera que no existe por tanto necesidad de usar una tarta helada rectangular caracterizada por una gran capa ondulada como la comercializada por él. Por último, el argumento del envoltorio que contiene la marca del productor debe ser ignorado por cuanto la comparación debe hacerse entre el DMC y las divulgaciones previas registradas. (5) Mediante escrito de observaciones a la réplica, el titular, tras reiterar sus observaciones iniciales, alega que las divulgaciones invocadas por el solicitante y en especial la tarta VIENNETTA son el resultado directo de patentes de invención, para un procedimiento y un aparato para confeccionar un producto compuesto de confitería, patentes que estarían ya en el dominio público. La tarta que resultad de las reivindicaciones contenidas en las mismas es idéntica a las citadas por el solicitante, por lo que carecen de novedad al no agregar nada nuevo a la patente de invención anteriormente citada. Al estar en dominio público, el titular aporta prueba de la comercialización de productos que incorporan dicho elemento de dominio público, es decir, tartas heladas con capas onduladas de helado que, a diferencia de VIENNETTA, aportan elementos originales adicionales a la simple capa ondulada, como el DMC, que además de dicha capa, posee un 50% adicional de capas diferentes, originales, que aportan distintividad y singularidad. El margen de creatividad del sector es muy escaso por la existencia en el mercado de tartas similares que incluyen la capa ondulada de helado y que evidentemente no puede ser monopolizada por el solicitante. Reitera que el DMC se compone de dos mitades, consistentes en la capa de helado ondulada y otro mitad compuesta de una triple capa de helado ligeramente ondulada (inexistente en las divulgaciones citadas por el solicitante) y una capa de helado superior de imperceptibles ondulaciones recubierta por otra de color más oscuro (inexistente en las divulgaciones anteriores). (6) El 15/01/07, el solicitante presentó un nuevo escrito de réplica en relación al anterior escrito del titular. Respecto a la comercialización de productos que incorporan dicho elemento de dominio público, es decir, tartas heladas con capas onduladas de helado que, a diferencia de VIENNETTA, aportan elementos originales adicionales a la simple capa ondulada, las pruebas aportadas (recibos) se refieren a hechos posteriores a la fecha de registro del DMC y en ningún caso se refieren a tartas con una gran capa de helado y delgadas capas arriba y abajo. El solicitante alega que ha perseguido activamente la infracción de su marca comunitaria antes citada. Respecto a la expiración de las patentes, el solicitante alega que no cubren la forma de la tarta, sino el proceso y aparato de fabricación. De hecho, la forma de la tarta VIENNETTA clásica está protegida por la marca comunitaria ya citada. 5

6 (7) Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (8) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b) y e) del RDC. En relación a este último motivo, y de conformidad con el artículo 25, apartado 3 del RDC, queda probado que el solicitante consta como titular de las marcas reproducidas en el punto (2). Por consiguiente, se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), puntos i, iii y v del REDC 2. (9) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo (10) El solicitante insta la declaración de nulidad del DMC por varios motivos, el primero de los cuales es su falta de novedad por publicarse los modelos y marcas reproducidos en el punto (2), que serían idénticos al DMC. Por tanto, procede examinar en primer término la falta de novedad del DMC por divulgación anterior de un diseño. B.1. Sobre la novedad (11) La división de anulación considera probada la divulgación de los modelos español e internacional y de la marca Benelux (reproducidos en el punto 2), en diversos boletines de las oficinas española (del 01/01/96), internacional (de noviembre de 1995) y del Benelux (de enero de 2004), fechados todos antes de la fecha de presentación del DMC (06/05/04). La marca internacional fue publicada con posterioridad a dicha fecha de presentación. La publicación en dichos boletines constituye una divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1 del RDC, publicación anterior a la fecha de presentación del DMC. (12) Probada dicha divulgación, procede comparar el DMC con las citadas anterioridades. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de las representaciones gráficas. La división de anulación concluye que no existe identidad entre ellos. (13) Tanto el DMC como las divulgaciones anteriores comparten la apariencia derivada de la configuración de una tarta helada de forma rectangular, con una estructura de capas, de diferente grosor y forma. En particular, ambos comparten una gran capa de ondas de proporción mayor que el resto de capas, gran capa que a su vez es el resultado del pliegue de varias capas de tonalidades blancas, negras y grises, resultado de la composición utilizada en su elaboración. Asimismo, comparten el hecho de que dicha gran capa descansa sobre una capa de inferior, que sirve como base de la tarta. Dicha capa o base se presenta en una única tonalidad, lo que indica la ausencia de cualquier combinación de capas intermedias o plegadas. Se observa, sin embargo, que el grosor de la capa que sirve de base es distinto en el DMC y en los modelos anteriores, siendo inferior en el DMC. Finalmente, en ambos casos, la 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 6

7 gran capa soporta encima una capa de grosor inferior, de tal manera que la estructura que presentan tanto el DMC como las divulgaciones anteriores es la de una tarta helada con tres partes bien diferenciadas: una base, una gran capa de ondas y una capa superior. Es precisamente en la configuración de esta última capa donde se constatan las siguientes diferencias: - (1º) en el DMC, la capa superior está formada por (A) una primera capa de ondas de tamaño inferior a las que forman la gran capa inferior. Dicha capa es el resultado del pliegue de varias capas o estratos de tonalidades blancas, negras y grises; (B) una segunda capa, de tonalidad oscura en su parte central, que presenta en su superficie pequeños relieves u ondulaciones, como consecuencia del hecho que esta capa se sitúa encima de las pequeñas ondas presentes en la capa anterior; dicha capa presenta un perfil formado por dos relieves entre los cuales la tonalidad de la capa es oscura; dichos relieves sobresalen con claridad de la superficie de la capa, a modo de bordes que coronan la superficie de la capa; - (2º) en las divulgaciones anteriores, la estructura de la capa superior la forma una única capa con cuatro estratos, como el perfil de los modelos permite constatar, lo que genera la impresión de una capa estratificada en varios desniveles; el estrato superior de dicha capa está coloreada en un tono más oscuro que el resto; la superficie de la capa presenta pequeños relieves, como consecuencia del hecho que esta capa se sitúa encima de las ondas de la gran capa. (14) Si bien la configuración de la tarta es similar en ambos diseños, los elementos mencionados son diferentes, no pudiéndose considerar tales elementos como detalles insignificantes. Por tanto, se concluye que las características de ambos diseños difieren en elementos que no son insignificantes, conforme al artículo 5, apartado 2 del RDC, por lo que no existe identidad entre ambos. (15) Por tanto, procede desestimar la causa de nulidad fundada en la falta de novedad del DMC en razón de la divulgación de los citados diseños anteriores, dada la falta de identidad entre el DMC y éstos. B.2. Sobre el carácter singular (16) Acreditada la divulgación anterior como se expuso en el punto (11), procede determinar si el DMC posee carácter singular. Para ello, el grado de libertad del autor al desarrollarlo debe ser tenido en cuenta. Respecto a tartas heladas, dicho grado de libertad no está realmente limitado puesto que no precisan necesariamente una forma o una configuración específica para cumplir con su función. La forma de una tarta debe permitir su conservación en un lugar habilitado a ello, como puede ser un congelador o un refrigerador, cuya forma y capacidad suelen permitir cualquier forma de la tarta helada. (17) El usuario informado está también familiarizado con las características básicas de tartas heladas. En concreto, está al corriente del acervo de dibujos y modelos conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate. Conoce que las tartas heladas forman parte de un sector en el que existe una amplia variedad de diseños, en lo relativo a la forma, estructura, composición y ornamentación de las tartas, por lo que elementos distintos pueden hacer que la impresión general de un modelo difiera de la de otros, a pesar de compartir elementos idénticos. Tanto el solicitante como el titular han aportado indicios que muestran la variedad de formas de tartas heladas, variedad de la que forman parte tanto el DMC como los modelos anteriores. 7

8 (18) En el presente asunto, la impresión general producida por el DMC no difiere de la impresión general producida por las divulgaciones anteriores. En los puntos (13) y (14), se han expuesto las diferencias y las identidades entre ellos. Las diferencias son significativas para excluir la identidad entre ellos pero insuficientes para producir en el usuario informado una impresión general distinta del DMC respecto de los diseños citados. De la comparación entre los modelos resulta que el usuario informado llegará a la conclusión que los principales componentes visuales del DMC y de las anterioridades citadas (la forma rectangular de las tartas con una estructura en tres capas claramente definidas, dos de las cuales -la gran capa de ondas y la inferior que sirve de base-- son idénticas o muy parecidas) no producen una impresión general diferente; que los demás elementos de los modelos (en particular la diferente estructura de la capa superior, tal como se ha expuesto en el punto 13), aun siendo distintos, no modifican la impresión que producen los elementos principales, puesto que la forma rectangular de la tarta helada forma parte del acervo de dibujos y modelos de tartas y que el autor del DMC tenía libertad de elección para haber elegido cualquier forma de dicho acervo sin necesidad de acercarse a los modelos anteriores. A pesar de esta libertad de elección, la impresión general que produce el DMC no es distinta de la de los modelos anteriores, sino que recuerda a la impresión general de estos, resultado de la forma rectangular de una tarta helada con una gran capa de ondas delimitada por otras capas de inferior grosor. Por consiguiente, procede considerar que el DMC carece de carácter singular exigido por el artículo 6 del RDC, por lo que se estima el motivo de nulidad fundado en dicha causa. (19) En atención a lo expuesto, tras el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, cabe estimar el motivo invocado por el solicitante de falta de carácter singular del DMC en base a la publicación anterior de las anterioridades citadas en el punto (2). Estimado este motivo, no existe razón para examinar el motivo fundado en la letra e), apartado 1, del artículo 25 del REDC. C. Conclusión (20) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC, estimándose la solicitud de declaración de nulidad. III. COSTAS (21) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. IV. RECURSO (22) El escrito de recurso podría interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). 8

9 LA DIVISION DE ANULACION José J. Izquierdo Peris Martin Schlötelburg Eva Udovc 9