CENTRO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL / NIC CHILE

Transcripción

1 SENTENCIA TRIBUNAL ARBITRAL CROSSFITCHILE.CL Santiago, 27 de noviembre de 2017 VISTO, 1. Con fecha 21 de agosto de 2017, la sociedad CROSSFIT, INC solicitó el inicio de este procedimiento arbitral en línea en conformidad a las reglas establecidas en la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL en adelante el REGLAMENTO- y en la POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL en adelante la POLÍTICA-, ambas del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.cl a cargo de NIC CHILE, entidad administradora del presente proceso arbitral y que depende a su turno del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. La solicitud indicada apunta a resolver por esta vía arbitral el conflicto planteado por la asignación del nombre de dominio crossfit.cl a su actual titular, don JUAN TREJO REYES. 2. Mediante oficio N , de fecha 29 de agosto de 2017, NIC Chile notificó al suscrito la designación como árbitro arbitrador en conformidad al apartado 10.1 de la POLÍTICA y en el apartado 21 del REGLAMENTO, la que fue aceptada el mismo día, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. La aceptación fue debidamente notificada 1

2 a las partes y a NIC Chile con igual fecha, según consta en la bitácora del expediente electrónico de autos. 3. Mediante presentación de fecha 22 de septiembre de 2017 comparece don Juan Pablo Silva Dorado, abogado, en representación de CROSSFIT, INC, señalando que en tal calidad presenta demanda de revocación temprana de la inscripción del nombre de dominio crossfitchile.cl, practicada por NIC Chile a nombre del demandado don Juan Trejo Reyes, solicitando además que dicho nombre de dominio le sea asignado a su representada. Funda su demanda en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 3.1. Tras realizar una breve descripción de la naturaleza y funciones de los nombres de dominio, comparándolos además con las marcas comerciales, el demandante señala que no es extraño que tanto nombres de dominio como marcas comerciales se vean en conflicto en la red, toda vez que la propia naturaleza de los nombres de dominio permite el registro de signos sin que la autoridad marcaría pueda mediar mediante una observación de oficio una solicitud de nombre de dominio Agrega que a la sociedad demandante le asiste un mejor derecho y un interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa, ya que es titular en Chile de los siguientes registros marcarios: a) CROSSFIT, denominativa, Registro Nº , para distinguir servicios de la clase 41. b) CROSSFIT, denominativa, Registro N , para distinguir servicios de la clase 25. c) CROSSFIT, denominativa, Registro Nº , para distinguir servicios de la clase 28. Adicionalmente, indica haber solicitado el registro de la misma marca para la clase 41, 2

3 solicitud N Sostiene que su mejor derecho o interés preferente se cristaliza en la propiedad industrial sobre la denominación CROSSFIT, la que se encuentra amparada por la carta fundamental en su artículo 19 Nº 25 y por el Código Civil en su artículo 584, sin perjuicio del tratamiento especial en leyes especiales como la N" sobre Propiedad Industrial y su reglamento Que, en este caso, el derecho de la demandante, sobre los signos marcarios ya mencionados, se encuentra perturbado, perjudicado y afectado por el nombre de dominio en disputa, que contiene íntegramente la expresión CROSSFIT. Agrega que el uso del referido nombre de dominio, en el mercado de Internet, provocará confusión, debido a la identidad que existe entre aquel y la marca del actor, y la coincidencia entre los productos ofrecidos por cada cual. La demanda de revocación dice- no busca limitar al titular del nombre de dominio de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino evitar que se utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de su fama y notoriedad, pudiendo haber registrado en NIC Chile otro nombre de dominio. Agrega que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas del demandante, que identifique servicios que no correspondan a aquella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los referidos signos registrados Que, adicionalmente, el actor es titular de los siguientes nombres de dominio, que contienen la expresión crossfit : - crossfit930.cl - crossfitcumbresbox.cl - crossfitjuku.cl 3.5. Que, el cuño CROSSFIT y sus diversas formas de expresión, tanto en su aspecto 3

4 mixto como denominativo, corresponde a lo que se ha denominado como una marca famosa o, a lo menos, una notoria, pues un amplio número de personas, incluso aquellas que no son habituales consumidoras de los productos que distingue generalmente la marca CROSSFIT, la reconocen. Así se deprende, a su juicio, de los siguientes antecedentes: a) Perfil de CROSSFIT en la red social Facebook.com, con más de fans, sólo en dicho sitio web. b) Perfil de CROSSFIT en la red social Twitter.com, con más de seguidores. c) Perfil de CROSSFIT en la red social Youtube.com, con más de reproducciones. d) Perfil de CROSSFIT en la red social lnstagram.com, con más de 2,1 millones de seguidores. Cita el artículo 20, letra g), de la Ley N sobre Propiedad Industrial, y los artículos 6 bis y 8 bis del Convenio de París. 4. Por resolución de 16 de octubre de 2017, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada. 5. Mediante resolución de 23 de noviembre de 2017, se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO, PRIMERO: Que la sociedad CROSSFIT, INC solicita la revocación del registro del nombre de dominio crossfitchile.cl, practicado por NIC Chile a nombre de don JUAN TREJO REYES, invocando para ello un mejor derecho o un interés preferente en consideración a la fama y notoriedad de su marca comercial CROSSFIT, registrada en Chile para distinguir servicios de las clases 25, 28 y 41 del Clasificador Internacional. Señala que la coexistencia de ambos signos, marca y nombre de dominio, generará confusión en los usuarios de la Internet. 4

5 SEGUNDO: Para acreditar el fundamento de su pretensión, la parte demandante rindió prueba documental, acompañando los siguientes documentos no objetados: 1. Copia de consulta de Registro Nº , para la marca comercial CROSSFIT, denominativa, para distinguir servicios de la clase 41, otorgado en Chile, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 2. Copia de consulta de Registro Nº , para la marca comercial CROSSFIT, denominativa, para distinguir servicios de la clase 25, otorgado en Chile, por el Instituto Nacional de Propiedad industrial. 3. Copia de consulta de Registro Nº , para la marca comercial CROSSFIT, denominativa, para distinguir servicios de la clase 28, otorgado en Chile, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 4. Copia de consulta de Solicitud N , para la marca comercial CROSSFIT, clase 41. TERCERO: Que según el apartado 19 del REGLAMENTO, si la solicitud de revocación fuere presentada de manera temprana, esto es, dentro del plazo de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de dicha Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando únicamente un interés preferente respecto del que tiene el titular demandado. Sin embargo, la referida reglamentación ha optado por no definir el concepto de interés preferente, por lo que resulta necesario remitirse al sentido natural y obvio de ambas palabras por separado, de manera de definir el sentido y alcance unívoco del criterio reglamentario recién indicado. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por interés la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. ; y por preferente 5

6 aquello que tiene preferencia o superioridad sobre algo, constituyendo a su vez preferencia la primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento. De esta forma, puede definirse para estos efectos el concepto de interés preferente como aquella primacía, superioridad o ventaja del ánimo que manifiesta la parte revocante respecto del registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuestión de hecho que debe ser acreditada en términos tales que permitan desechar, correlativamente, el interés legítimo que ha motivado el registro previo de dicho nombre de dominio por parte del titular demandado. CUARTO: De conformidad al artículo 1698 inciso 1 del Código Civil, Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, norma que recoge el aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia han precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. La prueba del mejor derecho o interés preferente, entonces, a que se ha hecho mención en el Considerando Tercero anterior, supone acreditar que la parte demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio en conflicto, o que éstos son de una entidad, rango o prioridad inferior a los que se invocan como causa petendi por el actor. Lo dicho, con todo, no implica que el demandante deba asumir una carga probatoria que, en cierto modo, resultaría imposible de levantar atendido el carácter negativo del hecho a probar (probatio diabólica). Tal circunstancia, por lo mismo, ha sido abordada por la jurisprudencia comparada en el sentido de considerar suficiente para ello que la Demandante, con los medios de prueba 6

7 que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ( Constitución y Leyes, S.A. v. Consorcio Latino Exportador, S.L., Caso OMPI No. DES ; Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G., Caso OMPI No. DES ; Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme, Caso OMPI No. DES , entre otros). Establecido tal indicio, por ende, le corresponde a la demandada demostrar la existencia de derechos o intereses igualmente legítimos a su respecto. QUINTO: Que la prueba documental acompañada por la parte demandante permite concluir que ésta última ha inscrito una marca comercial - CROSSFIT - que se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio cuya titularidad se impugna, circunstancia que, a juicio de este tribunal arbitral, constituye indicio suficiente para entender, prima facie, que aquella tiene un interés legítimo y eventualmente preferente sobre el señalado dominio. Debe destacarse, con todo, que en este caso el interés preferente en el nombre de dominio crossfitchile.cl, que se afirma en la demanda, tiene una vocación esencialmente tutelar, como es el propósito de proteger la referida marca comercial de cara a un uso eventual no autorizado, por parte del demandado. Por ello, el examen de la posible confusión que refiere el demandante, entre la señalada marca y el nombre de dominio en disputa, reclama un estándar probatorio particularmente estricto. SEXTO: Que, como lo ha señalado reiteradamente este árbitro en situaciones similares, la sola circunstancia de haber registrado el demandante la marca CROSSFIT no supone, per se, un derecho superior o preferente respecto de un nombre de dominio homónimo o similar. Lo propio ocurre, por lo demás, en el ámbito del Derecho marcario, en donde la protección que dimana del registro marcario solo abarca aquellos productos, servicios, establecimientos 7

8 comerciales o industriales comprendidos en el mismo registro (principio de especialidad). Distinto es el caso de las marcas consideradas famosas o notorias; pero en este caso, la demandante no ha acompañado antecedente alguno que permita asignarle tal carácter a la suya. No obstante lo anterior, la naturaleza temprana de la pretensión revocatoria del actor vincula necesariamente el presente debate jurídico al concepto de interés preferente, que como tal delimita el ámbito material del conflicto y, por ende, circunscribe la decisión del mismo a ese preciso marco objetivo. En este sentido, entonces, la actitud omisiva del demandado resulta determinante, pues éste no solo no ha contestado la demanda, sino que no ha rendido prueba alguna tendiente a demostrar la naturaleza de su interés en el nombre de dominio disputado y, más aun, a ilustrar al tribunal arbitral respecto de su uso o destino concreto, actual o futuro. Tal circunstancia, vista a la luz de los derechos e intereses legítimos que emanan de registros marcarios que, además, son gráfica y fonéticamente idénticos a la expresión distintiva central del dominio cuestionado ( crossfit ), relega necesariamente el interés del titular demandado a un segundo plano, de menor entidad al que ha acreditado el actor. SÉPTIMO: Que, por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado en las consideraciones anteriores, la parte demandante no ha rendido prueba alguna en orden a demostrar la mala fe que le imputa al demandad, al registrar el nombre de dominio crossfitchile.cl, debiendo presumirse por ende la buena fe de este último. Y teniendo además presente lo dispuesto en la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL, en la POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO.CL, en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, 8

9 RESUELVO: 1. HACER LUGAR a la demanda de revocación del nombre de dominio crossfitchile.cl. 2. Asignar el nombre de dominio a la sociedad demandante, CROSSFIT, INC. 3. Cada parte pagará sus costas. 4. Notifíquese digitalmente a las partes en las direcciones electrónicas que constan en el expediente electrónico. 5. Notifíquese digitalmente al Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.cl, para el cumplimiento de lo resuelto. 6. Póngase término a este procedimiento y procédase al cierre del presente expediente electrónico, en su oportunidad. Dictada por don EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile. 9

10 Autorizan los testigos LUZ MARÍA BARRA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad Nº , y FRANCISCO EDUARDO MONTECINOS MATURANA, cédula nacional de identidad N Rol N