El análisis económico del Derecho de marcas en Europa. La estructura básica de la regulación legal de las marcas en Europa

Transcripción

1 El análisis económico del Derecho de marcas en Europa La estructura básica de la regulación legal de las marcas en Europa De forma no esencialmente distinta a como ocurre con el Derecho de patentes, el Derecho de marcas en Europa se encuentra fragmentado en varios niveles i. Sistemas nacionales de marcas, con sus propias normas, requisitos, procedimientos y oficinas, y derechos y acciones en defensa de los mismos para los titulares de los derechos de marca. 2 notas importantes: Los sistemas de marca registrada son muy similares: fueron armonizados en la UE mediante la Primera Directiva sobre Marcas (1988), ahora en versión codificada de 2008 (Directiva 2008/95/CE) de 22 de octubre de 2008) La mayoría de los países de la UE mantienen áreas menos armonizadas (if at all): competencia desleal salvo en lo relativo a consumidores, esencialmente: Directiva 2005/29/ CE de 11 de mayo de 2005 sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus

2 relaciones con consumidores y, en otros sistemas, doctrinas como el passing off, distorsión, que afectan la existencia y al ejercicio de las marcas El nivel de la Unión Europea: el Reglamento del Consejo 40/94 creó una Marca comunitaria y una Oficina de Marca comunitaria (y diseño) (OAMI, en Alicante), con un único procedimiento, normas unificadas, un único derecho y efectos unitarios en y para todos los Estados miembros. El reglamento de la marca comunitaria está ahora codificado en el Reglamento del Consejo (CE) Nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009 La UE también ha armonizado el Derecho nacional de marcas de los Estados miembros a través de la primera Directiva marcas de Esta directiva ahora tiene una versión codificada en la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de Las normas sustantivas de la Directiva= normas sustantivas del Reglamento no existen diferencias relevantes entre la marca nacional y la comunitaria en cuanto a sus normas materiales El TJCE ha desarrollado un conjunto de precedentes extenso e importante para interpretar el Reglamento y la Directiva (mediante ellos se ha influenciado el Derecho nacional de marcas), así como el mercado interior y las dimensiones de competencia del ejercicio de los derechos de marca

3 i Nivel internacional: La Unión de París proporciona el principio del trato nacional, la protección de las marcas conocidas, incluso si no están registradas, ciertos derechos de prioridad de las solicitudes y registros de derechos extranjeros, pero no ha construido un sistema de solicitudes internacional y deja intactas las normas nacionales sustantivas y las oficinas nacionales Acuerdo y Protocolo de Madrid: crea mecanismos de solicitudes internacionales, mediante los cuales la OMPI envía la solicitud a la Oficina de marcas designada que, si no presenta objeciones en un determinado plazo, será registrada a nivel nacional La Directiva de marcas contiene las principales reglas comunes para todos los sistemas nacionales de marcas de la UE, y también sirvió de máxima inspiración para las normas la marca comunitaria. La ley española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas) traslada este diseño del derecho de marcas al sistema jurídico español La Directiva establece las normas para las marcas registradas y permite a los Estados mantener la protección para las marcas no registradas, y regular el procedimiento y los aspectos económicos de la marca. Pero la esencia del Derecho de marcas se sujeta a unas reglas comunes

4 Requisitos para la protección de las marcas i. Registro: las marcas, en principio, deben ser registradas. Además, la marca se concede al primero que la solicita, no al primero que usa un signo o símbolo determinado en el comercio. Algunas excepciones el uso previo de una marca notoria frustra la solicitud de registro ii Signo que se refiere o puede hacer referencia o estar relacionado con bienes o servicios: incluye palabras, símbolos, formas, paquetería, sonidos, etc. i Capacidad de representación gráfica: no implica que sólo se acepten los signos perceptibles visualmente el olor de hierba recién cortada ha sido aceptado por la OAMI como una marca para las pelotas de tenis iv. Carácter distintivo: el signo es capaz de diferenciar bienes o servicios de una empresa frente a los de otra Marcas excluidas en términos absolutos: i. Signos con sin carácter distintivo: signos que están compuestos de elementos que describen el producto y, por tanto, no separan una marca de otra, un productor de otro. Pero se aceptan los signos evocativos o

5 sugestivos, y los elementos descriptivos si se combinan con elementos no descriptivos caso Baby-Dry i iv. Signos indicativos del origen, calidad, tipo y valor del producto Signos genéricos del propio producto o de algunas de sus propiedades Signos funcionales: signos (generalmente formas o paquetes, pero no sólo) que resultan de la naturaleza del bien, necesarios para obtener un resultado técnico o sustancialmente valiosos para el propio bien v. Signos engañosos: aptos para engañar a los consumidores sobre algún bien o servicio caso San Estanislao de Kostka, STS, 1ª, vi. Contrarios al orden público o de alto valor simbólico v Solicitudes de mala fe: una posible presunción de falta de intención de uso no se considera mala fe según la OAMI Marcas excluidas en términos relativos i. Idénticas a una marca existente para bienes o servicios idénticos las marcas existentes comprenden las marcas

6 previamente registradas, las solicitudes previas y las marcas notorias no registradas Similar a una marca existente para bienes o servicios similares y con riesgo de asociación por los consumidores la marca existente comprende la marca previamente registrada, las solicitudes previas y las marcas notorias no registradas i iv. Idéntica o similar a una marca existente renombrada y perjudica la marca renombrada o pretenda la obtención de una ventaja desleal de su reputación sin una causa justa Conflicto con derechos previos diferentes a los derechos de marca derechos de autor, patentes, nombres comerciales, diseños Derechos conferidos por la marca el propietario de la marca tiene el derecho a autorizar o impedir el uso en el comercio (comercialización, publicidad, venta) de signos i. Idénticos para bienes o servicios idénticos Similares para bienes o servicios similares, y con probabilidad de confusión,

7 incluyendo el riesgo de asociación por los consumidores i iv. Idéntico o similar, para cualquier tipo de bien o servicio, si la marca es renombrada y su uso perjudicaría o supondría una ventaja desleal de su reputación sin una causa justa No existe un plazo de protección? La protección de la marca no cubre (siempre que haya conducta leal) i. Uso del nombre y dirección i iv. Indicaciones de calidad, origen, tipo u otras características del bien o servicio Uso de la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio complementario Usos infractores amparados por una marca y tolerados durante 5 años consecutivos La protección de la marca se agota i. Para los bienes puestos voluntariamente en el mercado de la EEA No se agotan los derechos de marca si se puso fuera del mercado de la EEA, si la

8 importación no ha sido expresamente consentida i Importaciones paralelas que implican el reenvasado desde la EEA: pueden ser opuestas las marcas excepto cuando ello implica la división artificial del mercado interno, no tengan un efecto adverso para el propietario de la marca, e informen adecuadamente a los consumidores El derecho de marca se puede revocar por i. No uso injustificado durante 5 años después del registro: según el TS, el uso ha de ser efectivo, relevante y público i La marca se ha convertido en genérica el signo ha pasado a ser denominación común para el producto o servicio La TM es probablemente engañosa para los consumidores puede incluir los casos de transferencia o autorización en bruto (permitido per se) en los cuales las circunstancias implican que los consumidores pueden confundirse sobre la calidad u origen del producto

9 Análisis económico de la protección europea de las marcas Las características de los bienes y servicios se pueden dividir en (Nelson) i. Características de búsqueda determinables por un futuro consumidor antes de la compra, puede que a cierto coste Características de experiencia no pueden ser determinada por consumidores futuros antes de la compra, el bien debe ser comprado y utilizado antes de que se puedan evaluar las características i Características de confianza no pueden ser determinadas por el consumidor antes o después de la compra y consumo del bien Análisis económico básico de la protección de las marcas los derechos exclusivos de marca tienen dos funciones (positivas) principales i. Reducen los costes de búsqueda de los consumidores permite al consumidor identificar al productor de una determinada

10 marca de bien o servicio y, por tanto, usar en el proceso de búsqueda la experiencia pasada (u otra experiencia, real o imaginaria) de la misma marca sustituye vías de búsqueda de productos o servicios deseados que son más costosas Señalizan a los consumidores un nivel de calidad coherente para beneficiarse de la búsqueda mediante la reducción de la calidad de la marca, los productores tienen que mantener una calidad coherente, tanto en una dimensión temporal como espacial. En caso contrario, los consumidores asociarán la marca con una mala experiencia y los beneficios se reducirán. Además, si no se mantiene la calidad, se perderá la inversión en hacer que la marca sea conocida por los consumidores. Si el consumo pasado y actual no son mutuamente coherentes el términos de la utilidad de los consumidores, la marca pierde su valor los consumidores no confiarán en la marca como un signo de calidad futura Ambas funciones económicas requieren una protección legal de naturaleza exclusiva sólo el propietario de la marca puede explotar o autorizar la explotación de la marca. Si cualquiera puede usar el signo en que consiste la marca i. La marca pierde su capacidad de reducir costes de búsqueda, porque los

11 consumidores no pueden economizar en búsqueda mediante la utilización de la marca como vínculo entre el consumo pasado y el presente La marca pierde la función de señalizar calidad porque los consumidores no creerán en la marca como garantía de una calidad coherente i Los productores pierden los incentivos a invertir en actualización y promoción de la marca no vale la pena mantener una calidad coherente y publicitar la marca Los dos roles económicos básicos de las marcas se refuerzan mutuamente i. Cuanto más coherente sea la calidad, menos costoso es para la marca de un productor ser fuerte y popular, pues la marca es más conocida y, por tanto, la reducción de los costes de búsqueda es mayor A mayor impacto en los costes de búsqueda, mayor es el efecto potencial de una marca y, por tanto, los incentivos a convertirla en un signo de calidad coherente y realizar inversiones en calidad

12 Existen algunas pruebas empíricas sobre los roles económicos básicos de las marcas: Png y Reitman El uso de las marcas es más frecuente probablemente i. Cuando la calidad antes de la compra es menos verificable La búsqueda personal y la prueba por los consumidores es menos atractiva y más costosa Además de las funciones económicas básicas, algunos también mencionan i. Incentivo a crear nuevas palabras o símbolos para enriquecer nuestro vocabulario o nuestras imágenes Facilita la publicidad persuasiva mediante términos pegadizos y ampliamente conocidos como marcas dudoso en términos de bienestar social: hacer que la publicidad persuasiva sea más efectiva no incrementa necesariamente el bienestar social Clara correlación entre el uso de la marca y la publicidad i. Los gastos de publicidad tienden a actuar como señal de calidad del producto las firmas de alta calidad esperan que se repitan las compras debido a una buena experiencia

13 de consumo. Las de baja calidad no. Existe un nivel de publicidad que las de alta calidad encontrarían rentable y las de baja calidad no, vendiendo un señal implícito de alta calidad La publicidad para el promedio de ventas (el índice común de publicidad) depende Positivamente, de la elasticidad de la demanda de publicidad receptividad de la demanda al nivel de publicidad Negativamente, de la elasticidad de la demanda del precio

14 La síntesis es el índice de Dorfman- Steiner, donde a es el nivel de publicidad, R son los ingresos totales, η es la elasticidad-publicidad del producto y ε es la elasticidad-precio de a η = R ε iv. La fórmula de Dorfman-Steiner no implica que en las estructuras de mercado monopolístico haya más publicidad la publicidad sobre el promedio de ventas es presumiblemente más baja para las estructuras de mercado muy concentradas y totalmente competitivas El Derecho de marcas parece coherente, con carácter general, con la función económica básica de la marca i. Los requisitos para la protección de las marcas emfatiza la distinción y la capacidad de diferenciar los bienes y servicios de una marca de los que son de otra marca

15 i iv. La exclusión de los términos genéricos y comunes, signos funcionales no son necesarios para comunicarse efectivamente con los consumidores pero incrementan los costes de comunicación de los competidores No exise un plazo de protección no hay deadweight loss derivado de la protección exclusiva de la marca, de modo que la exclusiva puede continuar mientras sirva de mecanismo de comunicación y señalización de calidad en relación con los consumidores Proteger al titular del derecho sólo contra los actos que pueden causar confusión a los consumidores o pueden reducir el incentivo a invertir en calidad elevada y estable (efecto de congestión o dillution) v. Algunas restricciones a la transferencia de las marcas (US>EU) su objetivo es preservar el incentivo a invertir en calidad coherente y a reducir los costes de los consumidores vi. Requisitos de uso de las marcas las marcas sólo juegan un rol positivo cuando pueden usarse efectivamente para identificar al productor de la marca. Las marcas no usadas incrementan estratégicamente las barreras a la entrada de competidores o son armas de extorsión y hold-up

16 v Revocación de la marca cuando se convierte en genérica pierde fuerza identificativa e incrementa los costes de los rivales. Pero La adquisición de estatus genérico se debe normalmente a una patente previa (o un estatus de monopolio por otras razones) que pertenece al titular e la marca. No queda claro si el nivel patente-marca es socialmente deseable

17 El modelo de patente con marca de Parchomovsky y Siegelman Modelo a) Elección en un único periodo El titular de una patente (con una patente perfecta durante todo el periodo) Demanda lineal: P = a b Q y coste marginal constante: c Tenemos el equilibro del monopolio estándar P = a b Q M g R = a 2b Q c = a 2b Q Q1* = a - c 2b a + c P1* = 2

18 b) Dos periodos y competencia perfecta en el segundo periodo b.1) El titular de una patente no obtiene protección de la marca en el segundo periodo (después de que la patente haya expirado) porque se considera genérica El precio para todas las empresas será c en el segundo periodo, Pc = c. El titular de la patente, que espera un beneficio cero en el segundo período, maximiza sus beneficios en el primero, como si existiera un único periodo Q1* = a - c 2b b.2) El titular de la patente mantiene la marca y hay lealtad a la marca debida a los costes de cambio para los consumidores Los consumidores se enfrentan a un coste m>0 derivado de cambiar la compra desde el titular de la patente a un competidor, si han comprado al titular de la patente en el periodo 1 el anterior titular de la patente puede cargar: Pc+m

19 Dado el beneficio esperado en el segundo periodo, el titular de la patente maximiza sus beneficios en ambos periodos: Π= (a b Q1)Q1 + (Pc+m)Q1 Otra vez se iguala M g R a M g C, c = a 2b Q1 + m a-c+m Q1** = > Q1* 2b