Cuestión 143. Nombres de dominio en internet, marcas y nombres comerciales

Transcripción

1 Cuestión 143 Nombres de dominio en internet, marcas y nombres comerciales Congreso de Rio de Janeiro, de mayo 1998 Q143 Cuestión Q143 Nombres de dominio en internet, marcas y nombres comerciales Resolución AIPPI Observando que un nombre de dominio consiste en un modo de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles en Internet; que dichos recursos incluyen "inter alia" sitios en la red (websites) a través de los cuales puede llevarse a cabo actividad comercial; y que cuando el nombre de dominio incluye elementos que sean reconocidos por el público como indicación del origen de bienes o servicios o alusivos a una empresa específica, ese nombre de dominio puede también actuar entonces como marca o nombre comercial. Observando que cuando el nombre de dominio dada la naturaleza internacional de Internet actúa como marca o nombre comercial aparentemente entra en conflicto con el principio de territorialidad común a las marcas y nombres comerciales, a la vista de su aptitud para servir de acceso a un sitio en la red (website) desde el que se ofrecen bienes y servicios a cualquier país; entra en conflicto con el principio de especialidad ya que no puede ser restringido a ningún producto o servicio; y entra también en conflicto con el principio de no inducir a confusión, ya que puede cumplir con su función de dirección de acceso a Internet coexistiendo con nombres de dominio virtualmente idénticos; Reconociendo que la autoridad para adjudicar nombres de dominio no se basa en leyes o tratados, sino que surge de una autoridad defacto, ejercida por instituciones privadas, semiprivadas o públicas, tales como gobiernos, instituciones educativas, empresas e individuos; los nombres de dominio genéricos de primer nivel (gtld), en este momento,.com,.edu,.net,.int,.gov,.mil y.org, están siendo registrados, por ejemplo, por Network Solutions, Inc y los nombres de dominio nacionales de primer nivel, (ntld) son registrados por las instituciones nacionales, las empresas o los individuos designados para ello; 1

2 Reconociendo que, con las pocas excepciones de los casos donde los registradores 1 de dominios han establecido mecanismos de resolución de conflictos, dichos registradores de nombres de dominio han adoptado un rol pasivo en la resolución de conflictos entre titulares de nombres de dominio y propietarios de marcas, dejando en manos de tribunales arbitrales o judiciales la resolución de tales conflictos. Sabedora de que la implementación del Memorandum de Entendimiento de Nombres de Dominio de Primer Nivel (gtld-mou) que establece siete nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel (gtld) ha sido pospuesta a la vista de ciertos enfoques divergentes expresados por el gobierno de los Estados Unidos; Sabedora de que el gtld-mou ha establecido Paneles de Impugnación Administrativa para ser administrados por la OMPI, quien ha convocado reuniones de expertos para desarrollar pautas de resolución de conflictos; adopta la siguiente resolución: A) Introduccion Reconociendo que ciertos registradores de nombres de dominio han adoptado requisitos más estrictos para el registro de nombres de dominio a fin de impedir problemas legales, tales como: 1) Requerir del solicitante de un nombre de dominio que proporcione datos suficientes para poder ser válidamente notificado y emplazado; 2) Requerir a quien registre un nombre de dominio que declare en su solicitud que a su leal saber y entender tal nombre de dominio no entra en conflicto con derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a un tercero; 3) Requerir del depositante de un nombre de dominio el sometimiento a un arbitraje específico o a la competencia judicial de un determinado tribunal para la resolución de conflictos relativos a éste; 4) Requerir de quien registre un nombre de dominio que acepte resolver los conflictos relativos a éste, de acuerdo con las leyes de una jurisdicción específica. 5) Requerir del titular de un nombre de dominio que establezca un sitio en la red (website) activo, dentro de un plazo determinado, o que establezca un vínculo 2 adecuado con respecto a ese nombre de dominio; 6) Requerir que el registro de nombres de dominio sólo sea válido por un plazo determinado (1 o 2 años) y que deba ser renovado mediante el pago de una tasa; 1 2 Registradores: autoridades encargadas del registro de nombres de dominio link, en inglés 2

3 7) Requerir que el nombre de dominio se corresponda con un derecho de marca o nombre comercial preexistente, o con el propio nombre personal; 8) Restringir el tipo de entidades que pueden registrar nombres de dominio en determinados subdominios; 9) Restringir el número de nombres de dominio que un mismo titular puede registrar; 10) Establecer un procedimiento de "impugnación", a través del cual el nombre de dominio sea puesto "en suspenso" a petición de un tercero, mientras que un tribunal arbitral o judicial resuelve sobre la impugnación; 11) Establecer un procedimiento de "impugnación", a través del cual el registrador, o quien éste designe, pueda, después de examinar el fundamento de la impugnación, eliminar o transferir el nombre de dominio a un tercero con mejor derecho; 12) Establecer un "plazo de protección provisional" para los nombres de dominio a fin de que los terceros puedan impugnar su registro dentro de ese plazo; AIPPI considera que debe alentarse a todos los registradores de nombres de dominio para la adopción, como mínimo, de los requisitos 1) a 5) antes citados, y suministrar y ofrecer la información requerida por el párrafo 1) en una base de datos pública, en línea y de fácil uso. AIPPI reconociendo también el deseo de algunos de introducir numerosos gtld, y otros subdominios adicionales dentro de los ntld, pero no cree que la introducción y utilización de dichos TLD 3 sea suficiente para reducir conflictos con marcas y nombres comerciales. En cambio, a falta de un estricto control por parte de los registradores de nombres de dominio que han preferido un rol pasivo antes que un rol activo, dicho sistema puede tener el efecto de aumentar las probabilidades e incidencia de la "usurpación" de nombres de dominio. 4 Sin embargo, AIPPI - reconociendo los distintos enfoques - toma en cuenta las propuestas que sugieren crear categorías para los distintos productos o servicios accesibles a través de Internet, de conformidad con el principio de la especialidad, y recomienda un posterior estudio de esas propuestas para verificar la posibilidad práctica de su implantación. En virtud de las incertidumbres sobre la fecha de implementación del Memorandum de Entendimiento de Nombres de Dominio Genéricos de Primer 3 4 TLD: nombres de dominio de primer nivel Domain name grabbing, en inglés 3

4 Nivel (gtld-mou) que implanta los Paneles de Impugnación Administrativa (ACP) administrados por la OMPI, y a la vista del estado actual del borrador de las Reglas de los ACP, AIPPI se reserva el derecho de continuar el estudio de este tema y realizar comentarios en el futuro. Sin embargo, en este momento, AIPPI observa con agrado el trabajo efectuado hasta ahora por la OMPI en relación con este tema y respalda la creación de paneles no judiciales de resolución de conflictos, siempre y cuando las reglas aplicadas por dichos paneles sean coherentes con el derecho internacional privado o las leyes del lugar donde se originó la controversia y equilibren razonablemente los derechos de las partes en todas las jurisdicciones. AIPPI también observa con agrado a aquellos registradores de nombre de dominio que ofrecen un procedimiento administrativo de impugnación y cancelación de nombres de dominio y alienta a todos los registradores de nombres de dominio para que adopten procedimientos similares a fin de aliviar la carga de los tribunales que resuelven tales conflictos, y la consiguiente carga en tiempo y coste que ello ocasiona a los litigantes. AIPPI considera recomendable un ulterior estudio de los esfuerzos de la OMPI para establecer y mantener los ACP, a medida de que se disponga de más información. B) Derecho de marcas Puede un nombre de dominio constituir marca? AIPPI considera que el establecimiento de un sitio en la red (website) que puede ser accedido a través de un localizador de recursos uniforme (URL) conteniendo un nombre de dominio, debería ser apto para constituir marca nacional para tal nombre de dominio, siempre y cuando los bienes y servicios ofrecidos a través del sitio en la red (website) establezcan una conexión con el mercado interno. La naturaleza de la conexión requerida con el mercado interno es una cuestión de derecho interno. Puede el uso de un nombre de dominio que incluye una marca constituir uso suficiente a fin de considerar el depósito subsiguiente de esa marca por parte de un tercero como un depósito de mala fe? AIPPI considera que en aquellas jurisdicciones que contemplan la posibilidad de impugnación o cancelación de una marca con fundamento en que la marca fue solicitada u obtenida con mala fe, la mera utilización del nombre de dominio que incluye una marca no debería calificar la subsiguiente solicitud por parte de un tercero de dicha marca como efectuada de mala fe, a menos que el uso efectuado del nombre de dominio equipare éste a una marca, según lo dicho en el apartado precedente, y que, en aquellas jurisdicciones que no reconocen derechos de marca basados exclusivamente en el uso, el solicitante de la marca sea conocedor o debiera haber sido conocedor (p. ej., como consecuencia de que la marca sea renombrada) del uso anterior de dicho nombre de dominio. 4

5 Son también aplicables a los nombres de dominio las normas sobre motivos absolutos de denegación de marcas? AIPPI considera que aunque los nombres de dominio genéricos de primer nivel (p.ej.,.com,.net) y los nombres de dominio nacionales de primer nivel (p.ej.,uk) y los subdominios (p.ej.,.plc.uk) son genéricos e irregistrables, los motivos de denegación absolutos que correspondan (p.ej., los basados en la descriptividad, genericidad, carácter engañoso, falta de distintividad, etc.) deben aplicarse cuando se traten de proteger como marca nombres de dominio de segundo nivel. Puede un nombre de dominio de Internet infringir los derechos de marca de un tercero? AIPPI considera que el mero uso de un nombre de dominio en Internet para ofrecer productos o servicios puede ser suficiente para constituir infracción, competencia desleal, o dilución de los prioritarios derechos de marca de un tercero de acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde tal uso tenga lugar. AIPPI asimismo reconoce que el tipo de uso de un nombre de dominio (p.ej., la mera posibilidad de acceder a una página web, la posibilidad de acceder a una página web dirigida a un mercado concreto, etc.) que alcanzaría un nivel suficiente para poder ser impugnado puede variar bajo cada ley nacional. Sin embargo, AIPPI considera que cuando el uso de un nombre de dominio entra en conflicto con una marca renombrada o famosa, cualquiera que sea ese uso debe ser considerado "prima facie" impugnable. Qué medidas puede adoptar el titular de un nombre de dominio para impedir que ese nombre dominio suponga una infracción de marcas incompatibles con él? AIPPI considera que pueden existir medidas prácticas al alcance del titular de un nombre de dominio con interés legítimo en ese nombre de dominio a fin de impedir que su uso infrinja marcas con las que sea incompatible. Aunque una concreta renuncia sobre la disponibilidad o accesibilidad a bienes o servicios ofrecidos a través de un sitio en la red (website) en una determinada jurisdicción, o una concreta declaración rechazando cualquier relación con el titular de una marca o un nombre comercial, pueden ser suficientes para disminuir el riesgo de que sea considerada una infracción o competencia desleal, tales declaraciones pueden no servir para excluir dichos riesgos. Pueden existir también otros métodos más efectivos, tales como: el establecimiento de un sitio en la red (website) intermedio donde meramente se indique que el usuario ha accedido al sitio de una determinada empresa que es activa en un determinado sector, y que requiera del usuario acceder a una página ulterior que sea la auténtica página del titular del nombre de dominio; el establecimiento de una página web intermedia que requiera del usuario introducir su país de origen antes de acceder a la auténtica página web, y que impida el posterior acceso a los usuarios de jurisdicciones donde el nombre de dominio entre en conflicto con un derecho anterior; o cualesquiera otros medios que puedan resultar accesibles a medida que avance la tecnología. Aunque AIPPI reconoce que las distintas situaciones de conflicto pueden ser susceptibles de resolución sobre la base de soluciones prácticas diferentes, y que no hay una única solución que sea una panacea, 5

6 AIPPI considera que cuanto más serio sea el conflicto (por ejemplo, cuanto mayor sea el riesgo de confusión o asociación, especialmente en el caso de marcas renombradas o famosas), más específica habrá de ser la solución práctica requerida. Consiguientemente, AIPPI recomienda que este tema sea objeto de estudio adicional. Constituye infracción de una marca de servicios idéntica o similar para servicios de comunicación, el uso de un nombre de dominio para servicios que no sean de comunicación? AIPPI considera que en relación con servicios de comunicación el mero uso de un nombre de dominio no constituye "per se" infracción de una marca de servicios registrada para servicios de comunicación, (salvo que por ser la marca famosa, notoria o renombrada, su ámbito de protección se extienda a productos o servicios no idénticos o similares). C) Derecho de nombres comerciales Puede el registro y uso de un nombre de dominio de Internet ser suficiente para crear, y mantener, derechos de nombre comercial sobre el nombre de dominio de segundo nivel, incluído en él? AIPPI reconoce que la protección de los nombres comerciales difiere en cada país. Sin embargo, AIPPI considera que aunque el registro de un nombre de dominio es insuficiente para crear o mantener derechos de nombre comercial, el uso de un nombre de dominio que contenga un nombre comercial, puede constituir uso de ese nombre comercial si, de acuerdo con las leyes locales, existen indicios de derechos de nombre comercial. Hasta qué punto las normas sobre motivos absolutos de denegación de nombres comerciales son también aplicables a los nombres de dominio? AIPPI reconoce que los criterios sobre motivos absolutos de denegación de nombres comerciales difieren en cada país. Sin embargo, AIPPI considera que un nombre de dominio de segundo nivel puede constituir un nombre comercial protegible con tal de que tal nombre reúna los requisitos que las leyes locales exigen a los nombres comerciales. Implica la naturaleza global de Internet que los criterios normales de infracción de nombre comercial han de aplicarse a cualquier uso de un nombre de dominio idéntico o similar? AIPPI considera que el mero uso de un nombre de dominio en Internet para ofrecer productos o servicios puede ser suficiente para constituir infracción, competencia desleal o dilución de los prioritarios derechos de nombre comercial de un tercero, de acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde tal uso tenga lugar. AIPPI también reconoce que la determinación del tipo de uso de un nombre de dominio que permitiría su impugnación puede variar bajo cada ley nacional. Sin embargo, AIPPI considera que cuando el uso de un nombre de dominio entra en conflicto con un nombre comercial renombrado o famoso, cualquiera que sea ese uso debe ser considerado "prima facie", impugnable. 6

7 Qué medidas puede tomar el titular de un nombre de dominio para prevenir que el uso de su nombre de dominio infrinja un nombre comercial incompatible? AIPPI se reitera en la posición precedentemente adoptada en relación con este tema al hablar de la infracción de marcas. D) Competencia desleal AIPPI reconoce que las leyes relativas a la competencia desleal o a la conducta dolosa que da origen a responsabilidad civil difiere considerablemente en cada país, pero considera que el registro de un nombre de dominio que contenga la marca o el nombre comercial de un tercero, tanto si es hecho de mala fe, con la única intención de vender lucrativamente el registro del nombre de dominio a su legítimo propietario, o con la intención de interferir en las actividades de un tercero, debe ser considerado impugnable bajo las reglas generales de la competencia desleal, los buenos usos comerciales o las normas de prevención de conductas dolosas que dan origen a responsabilidad civil, de acuerdo con las leyes locales. E) Sanciones AIPPI considera que la determinación de las sanciones disponibles frente a los nombres de dominio cuyo uso o registro constituya infracción de marca o nombre comercial, competencia desleal o conducta dolosa que da origen a responsabilidad civil, debe ser competencia de las leyes locales. Además, AIPPI considera que en el caso de las marcas famosas debe permitirse la posibilidad de que se ordene la cancelación o transferencia de un nombre de dominio del titular registral a quien haya objetado con éxito ese nombre de dominio, pero que tal posibilidad debe sopesarse cuidadosamente en el resto de los supuestos a la vista de los derechos que pueda tener el titular registral fuera de la jurisdicción del tribunal. AIPPI recomienda que el tema de sanciones sea objeto de estudio adicional. F) Derecho internacional privado AIPPI reconoce que la determinación de cuál es la jurisdicción cuyas leyes deben aplicarse a las disputas relativas a nombre de dominio y cuáles son los tribunales que deben tener competencia sobre tales disputas, puede diferir considerablemente de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Privado de cada jurisdicción. El mero hecho de poder acceder un sitio en la red (website) que no tenga relación con el país en el que se reclama jurisdicción, no debe por sí solo dar lugar a tal jurisdicción. AIPPI alienta y aprueba los esfuerzos de diversas organizaciones para desarrollar procedimientos de resolución de controversias relativas a conflictos sobre nombres de dominio en Internet y sobre la ley aplicable a los mismos, y también alienta a aquéllos que hacen esfuerzos para lograr una política universal con relación a estas cuestiones. *********************** 7