Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) intelectual intelectual Procedimiento para el Licenciamiento de la propiedad intelectual

Transcripción

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2 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / Objetivo Este procedimiento tiene el objetivo de guiar a al personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología de CIDESI (a quien en lo sucesivo se referirá sólo como OTT-CIDESI), sobre la oportunidad de comercialización de la Propiedad Intelectual del CIDESI, mediante licenciamiento. 2. Definiciones específicas, siglas y acrónimos Adicional a las definiciones establecidas en el Glosario de Términos (OT-GT-01), para el presente procedimiento se consideran las siguientes siglas: 2.1. OTT-CIDESI: La Oficina de Transferencia de Tecnología del CIDESI, es el área dentro de la institución cuyo objeto es Administrar la Propiedad Intelectual del Centro, entendiéndose como dicha actividad a la acción de proponer, respetar, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos que permitan proteger, administrar, gestionar y en su caso transferir el conocimiento generado por el CIDESI PI+TT: Comité de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, que está integrado por el Director General, el Director de Administración y Finanzas, Director Adjunto de Ciencia y Tecnología, Director de Instrumentación Científica, Director de Electrónica, Director de la OTT; quienes fungirán como la entidad revisora del área o consejo de toma de decisiones AP: Administrador de Proyecto, es aquel investigador o tecnólogo de CIDESI designado para cada proyecto quien se coordinará con la OTT-CIDESI para realizar la negociación con particulares PI: Propiedad Industrial, se refiere a los Derechos patrimoniales como Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Secretos Industriales. Se excluyen de este procedimiento los derechos de autor SO: Nueva empresa generadora de innovación, que puede ser denominada Spin-Out o Spin-Off. 3. Documentos conexos y referencias 3.1. Ley de la Propiedad Industrial 3.2. Lineamientos de Vinculación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 3.3. NMX-GT-001-IMNC Norma mexicana Sistemas de Gestión de Tecnología Terminología NMX-GT-002-IMNC Norma mexicana Gestión de Tecnología Proyectos tecnológicos - Requisitos NMX-GT-003-IMNC Norma mexicana Sistemas de Gestión de Tecnología Gestión de Tecnología Requisitos NMX-GT-004-IMNC Norma mexicana Sistemas de Gestión de Tecnología Vigilancia e Inteligencia Tecnológica OT-PPI-01. Política Estandarizada para la Gestión del Conocimiento 3.8. OT-PG-01. Comercialización de la Propiedad Intelectual 3.9. OT-PG-02. Manejo de relaciones con clientes potenciales OT-PG-04. Decisión sobre el inicio de una nueva empresa

3 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / OT-PG-05. Formación de nuevas empresas OT-PCI-01. Política de Conflicto de Interés 4. Garantías de tiempo Todos los procesos de licenciamiento están regidos por las siguientes garantías de tiempo, los cuales serán monitoreados y reportados por la OTT-CIDESI: 4.1. Identificación del mercado de acuerdo al tipo de mercado, al tamaño del mismo y a su distribución Acuerdos de consultoría, de acuerdo a los tiempos señalados por el Despacho Jurídico Comercialización de tecnologías (Licenciamientos y Formación de empresas), el tiempo para su desarrollo se especificará en los documentos legales que se generen específicamente para cada actividad y de acuerdo a la naturaleza de la negociación. 5. Introducción Una licencia es el consentimiento del propietario para que se utilice la PI a cambio de dinero u otro tipo de valor. No cabe hablar de acuerdos de licencia tecnológica si no existen activos de PI. Existen diferentes tipos de licencias, por lo que es conveniente dividirlas en tres categorías: a) Pueden otorgarse licencias únicamente sobre determinados derechos de propiedad (por ejemplo, una licencia para poner en práctica una invención protegida por patente o para copiar y distribuir una determinada obra de autor), o sobre todos los derechos de PI que sean necesarios para reproducir, fabricar, utilizar, comercializar y vender productos basados en un tipo de tecnología (por ejemplo, una licencia para desarrollar nuevos programas informáticos que estén protegidos por la legislación relativa a las patentes, el derecho de autor, las marcas o los secretos comerciales). b) También puede concederse una licencia sobre todos los derechos de PI necesarios para fabricar y comercializar un producto que cumpla con una especificación o norma técnica (por ejemplo, un grupo de empresas que se pone de acuerdo sobre una norma técnica para garantizar la interoperabilidad de los instrumentos de un sistema, agrupar sus derechos de PI y conceder las licencias que cada uno de los miembros necesite para fabricar y vender el producto). c) Las licencias sobre tecnología se conciertan en el contexto de una relación comercial en cuyo marco suele haber otros acuerdos importantes. Esos acuerdos están interrelacionados, ya sean que figuren en documentos distintos o estén integrados en un único y amplio documento. Conviene ser muy prácticos y determinar si las condiciones de unos y otros acuerdos se

4 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / 7 00 afectan entre sí debido a los plazos, precios y el valor global. Así, por ejemplo, si se acuerda elaborar un producto (acuerdo de I+D) sin decidir cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad (acuerdo de PI), o quién obtendrá la licencia necesaria para fabricarlo (acuerdo de fabricación) o a qué precio comprará las unidades una parte (acuerdo de venta), pueden surgir problemas de carácter comercial. 6. Negociación de licencias tecnológicas 6.1. Difusión La OTT-CIDESI maneja la negociación de los acuerdos de licenciamiento sobre las invenciones y desarrollos tecnológicos desarrollados dentro del CIDESI en sus áreas de especialidad. La OTT-CIDESI es la encargada de la difusión y/o capacitación hacia las compañías industriales para que se beneficien de las actividades de CIDESI al tener una ventana hacia las invenciones y desarrollos tecnológicos que se desarrollan de CIDESI Preparación La preparación de las negociaciones sobre licencias tecnológicas comienza con una serie de cuestiones que deben plantearse las partes. Deben responder a estas preguntas tanto el licenciante (la persona que posee los derechos de PI y otorga la licencia) como el licenciatario (la persona que quiere utilizar la propiedad y desea obtener la licencia). Es esencial responder a esas cuestiones antes del inicio de las negociaciones. La mejor forma de analizar estas cuestiones es elaborar una lista de condiciones, que es un breve resumen (de no más de dos páginas) de las condiciones esenciales de la licencia, en el que se presta especial atención a las condiciones comerciales. De dicha lista de condiciones debe haber una versión interna y una versión externa. La versión interna es para uso exclusivo de la OTT-CIDESI y la versión externa es una versión de la lista que se ofrece a la otra parte durante la negociación como ayuda para alcanzar un acuerdo Salvaguarda de la información Antes de iniciar las negociaciones con los clientes potenciales, se debe formalizar algún acuerdo sobre el manejo de información, entre los que se consideran: Los acuerdos de confidencialidad (acuerdos de no divulgación) suelen ser importantes para proteger los aspectos técnicos y comerciales que se revelan durante las negociaciones. Los acuerdos provisionales, los acuerdos de viabilidad y los acuerdos tipo a veces pueden ser útiles si se precisa más información para determinar si conviene o no adquirir una licencia tecnológica. En las condiciones esenciales de dichos acuerdos se establece, por lo general, que cada parte correrá con sus propios gastos o que una parte determinada pagará ciertos gastos o proporcionará equipos o información, quién será el titular de los derechos de la PI creada o

5 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / 7 00 utilizada gracias al acuerdo, quién realizará determinados trabajos, como la creación del prototipo, las pruebas, la confidencialidad y que el acuerdo concluirá en una fecha determinada (normalmente a corto plazo, en semanas o meses). Estos acuerdos a corto plazo no deberían ser utilizados como sustitutos de la licencia tecnológica o de otros acuerdos Formalización de acuerdos La formalización de los acuerdos de licenciamiento, consideran cuando menos los siguientes puntos: a) Fecha efectiva y vigencia b) Objeto de la licencia (especificación de uso, descripción técnica, números de patente, nombre de la obra, marca registrada, etc.) c) Tipo de licencia d) Alcance o Términos de la Licencia (Ámbito de uso en los aspectos técnicos) e) Territorio geográfico f) Titularidad de la PI y de las Obras derivadas y mejoras ( Tendrá derecho el licenciatario a modificar la tecnología o a fabricar nuevos productos basados en la tecnología?) g) Acuerdos conexos (de desarrollo, consultoría, formación, compras, inversión, servicios, etc.) h) Costos y formas de pago de regalías i) Cláusula de desempeño, que detalla las expectativas sobre la actividad de explotación de la empresa. j) Cláusula de reversión de licencia a la OTT, si la compañía no explota como acordado k) Restricciones (Sublicencias) l) Causas y deberes de terminación m) Controversias ( Dónde se resuelven? A quién corresponde indemnizar contra el riesgo de reivindicaciones de terceros?) 6.5. Consideraciones especiales: No se otorga licencia bajo las siguientes condiciones: Cuando no existe un registro PI. Cuando no se haya salvaguardado la PI previamente en el manejo de las relaciones con clientes potenciales Cuando la compañía quiera comprometer a alcanzar cierta valuación, sea interna o externa. Cuando la compañía quiera comprometer a alcanzar cierto volumen de ventas La OTT-CIDESI no da garantías o indemnizaciones respecto a la PI que se asigna. Metas de plazos que no se pueden cumplir Por nulidad o caducidad de la patente o registro Por el paso del tiempo.

6 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / 7 00 La OTT-CIDESI espera una tasa sobre la realización de asignación de licencia, ya que el acto tiene un valor para la compañía. Figura 1: Proceso de Licenciamiento* Identificar mercado potencial de Licenciamiento Proponer esquema de negociación Negociación y ejecución de acuerdos Gestión de la distribución de beneficios Mantenimiento de registros de Propiedad Intelectual Cuando sea necesario *Todos los tiempos que se muestran son tiempos estimados, todos los tiempos estan sujetos a la respuesta por parte de las partes involucradas (investigadores, clientes, instituciones que proporcionaran el financiamiento,etc.) y a lo estipulado en los contratos de cada proyecto.

7 Oficina de la Transferencia de Tecnología (OTT-CIDESI) OT-PG / Administración del proyecto post-venta Una vez celebrado el acuerdo para el Licenciamiento, la OTT-CIDESI deberá dar seguimiento a las condiciones comerciales establecidas, que consideran: 7.1. Distribución de ingresos por licenciamiento 7.2. Mantenimiento de licencias y patentes 7.3. Posible violación de la PI