Las patentes y las solicitudes de patente pueden ser objeto de negocios jurídicos y de derechos reales Artículo 74 de la Ley de Patentes: Tanto la sol

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Susana Pérez García
hace 7 años
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$PROCESALES Ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario Ejercicio de la acción por el$ licenciatario contra el licenciante Cuestiones derivadas de las licencias Regulación, forma e inscripción El

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1 XIV Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina CUESTIONES PROCESALES Ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario Ejercicio de la acción por el licenciatario contra el licenciante Cuestiones derivadas de las licencias Regulación, forma e inscripción El ejercicio de la acción por el comunero ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID La Antigua (Guatemala) Febrero 2015

2 Las patentes y las solicitudes de patente pueden ser objeto de negocios jurídicos y de derechos reales Artículo 74 de la Ley de Patentes: Tanto la solicitud de patente, como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria

3 CUESTIONES DERIVADAS DE LAS LICENCIAS El contrato de licencia es un negocio jurídico por el que el titular de una patente, el licenciante, otorga a un tercero, el licenciatario, el derecho a utilizar o explotar la patente, normalmente a cambio del pago de una regalía, para actividades id d y productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto

4 CUESTIONES DERIVADAS DE LAS LICENCIAS Forma escrita como requisito de validez (artículo 74.2 de la Ley de Patentes) Inscripción no constitutiva pero la licencia no inscrita no es oponible a terceros de buena fe (artículo 79.2 de la Ley de Patentes) las licencias que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes t ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes

5 CUESTIONES DERIVADAS DE LAS LICENCIAS DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA LICENCIA Facultades autorizadas: fabricación, comercialización, ofrecimiento en venta, utilización o importación para cualquiera de los anteriores fines Productos sobre los que recae, cuando la invención pueda ser aplicada a diferentes productos Ámbito temporal y territorial o espacial Carácter exclusivo o no exclusivo

6 CUESTIONES DERIVADAS DE LAS LICENCIAS DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA LICENCIA En defecto de pacto (artículo 74.4 y 5 LP), la licencia comprende: Todos los actos que integran la explotación de la invención Para todas sus aplicaciones i En todo el territorio nacional Durante toda la vida de la patente t Licencia no exclusiva

7 El ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario i i Licencia exclusiva: El licenciante no puede conceder otras licencias El licenciante no puede explotar por sí mismo la invención, salvo reserva expresa de este derecho El licenciatario tiene legitimación directa. Licencia no exclusiva El licenciante puede otorgar otras licencias Puede explotar la invención El licenciatario no tiene legitimación directa. Sólo se le reconoce con carácter át subsidiario. bidi i

8 El ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario i i Factores de los que depende Pacto entre las partes Carácter exclusivo o no exclusivo de la licencia i Inscripción ió de la licencia i Inoponibilidad del acto no inscrito: buena o mala fe

9 El ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario i i Legitimación licenciatario exclusivo inscrito Salvo pacto en contrario, está legitimado para ejercitar la acción de infracción (artículo 124 LP) Legitimación licenciatario exclusivo no inscrito Carece de legitimación frente a terceros de buena fe por la inoponibilidad del acto no inscrito (artículo 79.2 LP) Legitimación directa frente a terceros de mala fe

10 El ejercicio de la acción de infracción por el licenciatario i i Legitimación licenciatario no exclusivo inscrito: - No tiene legitimación directa - Legitimación subsidiaria tras requerir erir al titular de la patente sin que éste ejercite la acción en el plazo de tres mes Legitimación ió licenciatario i i no exclusivo no inscrito it - No tiene legitimación directa - Carece de legitimación subsidiaria frente a tercero de buena fe, aunque puede requerir al titular - Legitimación subsidiaria frente a tercero de mala fe

11 El ejercicio de la acción por el comunero Régimen de la cotitularidad Pacto entre los comuneros Artículo 72 de la Ley de Patentes Derecho común sobre comunidad de bienes

12 El ejercicio de la acción por el comunero La deficiente redacción del artículo 72 LP 1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del Derecho común, sobre la comunidad de bienes. 2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá: d) ejercitar las acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

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