Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas

Transcripción

1 Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas Antonio Camacho Vargas Director de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología SA de CV (PITTSA) La Paz, Baja California. Diciembre 2014

2 La capacidad de transferir formalmente conocimientos o tecnología requiere que una persona física o moral tenga el control sobre dicho conocimiento, y que otra se interese en adquirirlo, ya sea temporal o definitivamente. En este proceso, la titularidad de un derechos de PI facilita y disminuye el riesgo de la transferencia a través de convenios de licenciamiento. 2

3 FACTORES QUE FAVORECEN LA TT Generación de innovación con alto valor tecnológico. Generación de una cartera de patentes. Conocimiento del mercado. Sólidas Unidades de Gestión de Tecnología. Personal especializado y con experiencia en comercialización de tecnología. Políticas públicas orientadas a apoya la generación e implementación de innovaciones. Regulaciones claras. Sólido sistema de propiedad intelectual. FACTORES QUE LIMITAN LA TT Políticas Públicas desarticuladas en materia de Ciencia y Tecnología. Débil sistema de protección de propiedad intelectual. Poca producción de patentes con un alto valor agregado. Limitación de Fondos de Financiamiento para la generación de innovaciones. Escasa motivación del personal en la protección de la tecnología. Falta de especialistas en la negociación con terceros, sobre todo en el ámbito internacional (valuación de tecnología, vigilancia tecnológica, estrategias de negociación, entre otros).

4 Licenciamiento El licenciamiento permite la transferencia de un LICENCIANTE a un LICENCIATARIO de elementos del conocimiento técnico que son necesarios para la concepción, diseño, construcción y operación de unidades que producen bienes y servicios. Acuerdo de Licencia Las licencias constituyen relaciones contractuales de carácter legal y de negocios, en donde el otorgante y un adquirente contratan, ya sea el uso de una invención, conocimientos técnicos o know-how, patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio una compensación. 4

5 Los aspectos que se deben incluir en un acuerdo de licencia se denominan condiciones. La complejidad de la negociación de licencias tecnológicas reside en el amplio número de condiciones esenciales, las cuales se clasifican en 4 grupos: Objeto de la licencia Desarrollo y evolución de la tecnología Acuerdo de Licencia Derechos que confiere la licencia Condiciones financieras 5

6 1 Declaraciones Preliminares Contienen la identidad de las partes, el propósito del acuerdo, los antecedentes que dan lugar al mismo y las definiciones o declaraciones clave. 2 Materia del convenio (cláusulas) Es la parte central del convenio. Contiene el otorgamiento de los derechos respecto de las patentes, o la marca y los términos y condiciones de los derechos de know-how, incluyendo secretos industriales, asistencia técnica, mejoras de la tecnología, pagos, plazos y vigencia de la licencia. 3 Condiciones Estándar Son las obligaciones operativas de las partes, tales como la ley aplicable, responsabilidades de reportar, formalidades relacionadas con notificaciones, facultades para ceder el convenio, causas de fuerza mayor, etcétera. 6

7 Las declaraciones son fundamentales para informar a terceras partes (jueces, árbitros o funcionarios nuevos) sobre las intenciones de las partes y la naturaleza del convenio, determinar los intereses fundamentales y señalar los errores que den lugar a la nulidad o invalidez del convenio. Identificación de las Partes Propósito del Acuerdo Antecedentes del Acuerdo Declaraciones del Adquiriente o Licenciatario Declaraciones del Cedente o Licenciante Definiciones 7

8 Si el documento contiene solo algunas palabras a definir, las definiciones pueden aparecen por primera vez, pero si son numerosas o son muy relevantes para los fines del documento, debe dedicarse una sección específica del mismo a establecer definiciones. Propiedad Industrial y Derechos de Autor Información Confidencial Know-how o Secreto Industrial Mejoras Producto, Proceso, Aparato Ventas Netas Territorio Tecnología Subsidiaria, Matriz 8

9 La materia del convenio es la parte más importante del acuerdo. Debe incluir todos y cada uno de los derechos que se otorgan específicamente, y también los que se reservan o no se incluyen. Derechos de Propiedad Intelectual Exclusividad o no Exclusividad Territorialidad Derechos Conferidos Limitaciones, reservas y vigencia 9

10 Tales como: leyes aplicables, notificaciones, jurisdicción en caso de contraversias, causas de recesión del convenio, fechas de suscripción del mismo, vigencia, etc. Leyes Aplicables Notificaciones Jurisdicción en caso de contraversias Causas de recesión Entrada en vigor 10

11 ACUERDOS DE CESIÓN DE DERECHOS Transfiere la titularidad de la propiedad intelectual de una persona a otra. El titular de la tecnología deja de serlo; el cesionario toma su lugar y pasa a ser el titular de la misma. El anterior titular de la tecnología recibe una percepción financiera. ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO Constituyen acuerdos de carácter legal que otorgan la titularidad temporal de derechos de PI, como son conocimientos técnicos o knowhow, patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales o comerciales a cambio una compensación. ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES Es un acuerdo que rige la transferencia de la posesión de material generalmente biológico entre dos partes. Puede referirse a distintos tipos de material, por ejemplo, compuestos, líneas de células, vectores, proteínas, virus, modelos animales, material genético, etcétera. 11

12 ACUERDOS DE FRANQUICIAS Es un contrato de colaboración continua en virtud del cual una empresa, a cambio de una remuneración económica, autoriza a otra, a reproducir de manera idéntica su negocio o una parte de éste, mediante la concesión de los derechos de uso de los activos de PI y el know how, los manuales de operación que fundamentan el negocio, y la vigilancia constante del cumplimiento de las condiciones pactadas. ACUERDOS DE LICENCIAS CRUZADAS Se conceden licencias cruzadas cuando dos empresas intercambian licencias para poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra. ACUERDOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Una alianza estratégica es una relación en la que dos partes contribuyen con sus recursos y capacidades, distintos pero complementarios, para lograr un objetivo común. 12

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15 Declaraciones Preliminares Materia del convenio (cláusulas) Condiciones Estándar

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20 En el caso de México, a fin de que la licencia surta efectos contra terceros debe estar inscrita en el IMPI. Una vez inscrita el licenciatario puede hacer valer sus derechos en algún procedimiento de infracción, contra terceras personas. El titular de la patente o registro puede conceder licencias a diferentes personas, y aún así puede realizar por si mismo su explotación. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente o registro como si fuere el propio titular. El licenciatario puede tener el derecho de sublicenciar dentro y limitado al alcance del derecho y licencia otorgada.

21 6 Resulta importante establecer en el contrato de licencia si el licenciatario contará con las facultades para ejercer las acciones legales en defensa de sus derechos, ya que es facultad del titular de la patente o registro determinar tal situación. 7 El licenciatario que cuente con estas facultades, y que dicha licencia se encuentre inscrita ante el IMPI puede: Ejercer las acciones legales en defensa de los derechos de PI como si fuera el propio titular; es decir, iniciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción ante el IMPI, en contra de terceras personas que se encuentren violando los derechos respectivos.

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23 TIPO DE CONTRATO: OBJETO DE LA LICENCIA Convenio resumido para efectos de registro ante el IMPI de la Licencia de Derechos de Patente. Explotación de la patente número con título "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN CAPSULAS QUE COMPRENDE UN ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO Y UN ANALGÉSICO OPIÁCEO PARA EL MANEJO DEL DOLOR LICENCIANTE PPTM International S.á.r.l. LICENCIATARIO: REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MÉDICAS S.A. de C.V. VIGENCIA Un año con opción a renovación por periodos iguales

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29 Delimitar claramente el objeto de la negociación Contar con la mayor información posible Libertad de operación Contar con un equipo negociador competente Preparar un resumen de los temas de la negociación Recopilar datos para estimar contexto y vida útil