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Tabla de Contenido 1. El registro de marcas de colores: Análisis crítico de las decisiones más recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio 4 2. Revisión general de la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos en Colombia 3. Denominación de origen, mecanismo de protección vinculado con la reputación del producto 8 14 3
El registro de marcas de colores: Análisis crítico de las decisiones más recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio Una reconocida productora colombiana de gaseosas solicitó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (la SIC), el registro marcario de dos signos consistentes en una delimitación simple del color rosado pantone 183C, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas). Una vez publicada dicha solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la misma fue objeto de oposición por parte de otra empresa dedicada al mismo ramo de las bebidas. Los argumentos centrales de la oposición planteada se centraban en el hecho de considerar que la solicitud de registro no cumplía con los requisitos establecidos en la norma supranacional, Decisión 486, relativos a los signos que pueden constituir marca y encontrarse, además, incursa en causales de irregistrabilidad absoluta, contempladas en el artículo 135 de la misma norma. La Dirección de Signos Distintivos, al resolver en primera instancia la oposición planteada, consideró que los signos solicitados en registro, además de cumplir con los requisitos establecidos en la norma para constituir marca, no se encontraban incursos en ninguna causal de irregistrabilidad, por lo cual, la oposición se declaró infundada y los registros marcarios fueron concedidos. Frente a dichas decisiones, la sociedad opositora presentó recursos de apelación a fin de que el superintendente delegado para la propiedad industrial revocara el análisis inicialmente efectuado y, como consecuencia, negara la solicitud de registro pretendida. Adicionalmente, distintas empresas del sector de las bebidas presentaron escritos esgrimiendo argumentos en contra de la solicitud de registro planteada, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también planteando las consecuencias comerciales adversas que dichos registros podrían acarrear en el mercado colombiano. Dentro de las decisiones emitidas en segunda instancia, el superintendente delegado para la propiedad industrial, al confirmar la decisión 4
apelada, consideró que el análisis de la Dirección de Signos Distintivos estaba ajustado a los postulados establecidos en la Decisión 486, esgrimiendo principalmente los siguientes motivos: 1. El literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 dispone que puede constituir marca un signo consistente en un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. 2. Los signos solicitados en registro consistían en un color delimitado por una forma de envase, por lo cual, se ajustaban a la definición del literal antes mencionado. 3. El literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consisten en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. 4. Los signos solicitados, al consistir en el color rosa, debidamente delimitado por una forma geométrica determinada, se apartan de la casual de irregistrabilidad antes mencionada. En este punto, las decisiones de la Superintendencia podrían no estar ajustadas a los postulados que en materia marcaria estableció el legislador andino en la Decisión 486. En efecto, el artículo 135, literales b) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: b) Carezcan de distintividad; ( ) h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Las causales de irregistrabilidad en estudio parten de la consideración de la supremacía del interés general sobre el particular, toda vez que evidentemente, los colores deben estar a disposición de todos los participantes del mercado, excluyendo la posibilidad de otorgar un monopolio sobre una tonalidad específica, al ser estos elementos que deben estar disponibles para todos los competidores y el público en general. De esta forma, la misma Decisión 486 establece, en su artículo 134 literal e), la posibilidad de registrar signos consistentes en colores, siempre y cuando estos estén delimitados por una forma, pues será esta la que pueda dotar al signo de distintividad en cada caso específico. En este asunto, no sólo la simpleza de la figura delimitante del color propuesta haría que el signo fuese irregistrable, al incurrir el mismo en la causal de irregistrabilidad del color per se, sino que además, el solicitante expresamente excluye la reivindicación de derechos sobre la forma limitante del color, único factor que excluye la aplicación de la causal de irregistrabilidad en cuestión, siempre y cuando se trate de una figura no elemental o simple. En este sentido, es pertinente traer a colación lo sostenido por el Tribunal Supremo Español cuando, al confirmar la negación de una solicitud de registro consistente en un cuadrado que delimitaba un color naranja, pretendido en registro por ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES 6
LIMITED, sostuvo: ( ) El reproche no es fundado pues el tribunal de instancia no desconoce la distinción entre colores per se y colores asociados a una forma. Lo que hace es analizar, con buen criterio, las características de esta forma (un simple cuadrado o rectángulo) para concluir que dada la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna distintividad pues en aquel signo lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja. Y esta apreciación debe considerarse acertada pues, en efecto, cuando las formas asociadas a los colores consisten -como es el caso- en banales, triviales o elementales figuras geométricas, de modo que en el conjunto resultante predomina la impresión visual del color más que la de su contorno geométrico, la falta de distintividad propia del color per se -no monopolizable, en principio, por los agentes económicos para distinguir sus productos y serviciosse extiende a los signos que así se presentan a registro. 1 el mercado, es preciso verificar el alcance que, en un futuro cercano, jueces y otros operadores jurídicos consideren predicables respecto de las nuevas marcas de color que recientemente ha venido concediendo la Superintendencia de Industria y Comercio. Juan Pablo Cadena Socio Brigard & Castro Carlos Alberto Carvajal Asociado Brigard & Castro Más información: info@bc.com.co Las decisiones aquí analizadas han sentado las bases de una nueva política de la Oficina de Marcas frente a las denominadas marcas de color, determinando la concesión de distintos monopolios marcarios de naturaleza similar a los aquí cuestionados. Así, teniendo en cuenta que este tipo de marcas no convencionales y sus efectos, sólo han sido objeto de discusión en el ámbito académico principalmente, y que nuestra práctica jurídico-comercial aún no cuenta con precedentes claros acerca de las consecuencias que estos registros pueden generar en 1 Tribunal Supremo Español. Sentencia de dos de diciembre de 2013. 7
Revisión general de la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos en Colombia El presente artículo busca dar a conocer de manera general la posición actual del gobierno nacional frente a la regulación de precios de medicamentos, el plan piloto que se encuentra en curso respecto a la regulación de precios de los dispositivos médicos y las consecuencias que ya se han hecho visibles por el incumplimiento de la normatividad vigente. Por qué regular los precios y quién lo hace? Una de las razones claras para la regulación de los precios de los medicamentos y dispositivos médicos es precisamente contener su precio, ya que los productos novedosos apenas tienen competencia, lo que hace que tengan un precio elevado. La regulación de precios entonces ayuda a moderar el precio de los mismos. De acuerdo a la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, la facultad para la formulación de la política de regulación de precios de los medicamentos de que goza el Ministerio de Desarrollo Económico, estará en manos de la Comisión Nacional de Precios de los Medicamentos (1). Para tal efecto, dicha Ley creó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) compuesta, en forma indelegable, por los Ministros de Desarrollo Económico y Salud y un delegado del Presidente de la República. Así mismo, establece que corresponde al Ministerio de Desarrollo hacer el seguimiento y control de precios de los medicamentos, según las políticas fijadas por la comisión (1). Por su parte, la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones, en el artículo 87 establece a la letra lo siguiente: Artículo 87. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos - CNPMDM. En adelante la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de que trata el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, se denominará Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y tendrá a su cargo la formulación y la regulación de la política de precios de medicamentos y dispositivos médicos. (2). 8
Modalidades de control de precios Desde su creación la CNPMDM se ha encargado de dar a conocer sus decisiones a través de circulares, y por tanto las modalidades de control y modelos de regulación actuales, fueron publicados en la Circular 3 de 2013. Cabe anotar, que la determinación del precio máximo de venta de los medicamentos se realiza con base en cálculos matemáticos que tienen en cuenta, entre otros, el Precio de referencia por comparación internacional PRI. Modalidades de Control (3) : a. Régimen de libertad vigilada, en el cual quienes vendan medicamentos en razón de su actividad empresarial podrán determinar libremente su precio, bajo la única obligación de informar sobre sus operaciones comerciales, de acuerdo con la normativa vigente. b. Régimen de control directo, en el cual la Comisión fijará el precio máximo de venta, en uno o más niveles de la cadena de comercialización, para un determinado período de tiempo. Los medicamentos que se encuentren en control directo también estarán sujetos a la obligación de informar sobre sus operaciones comerciales, de acuerdo a la normativa vigente. Cuales medicamentos aplican a cada régimen? Todos los medicamentos que se comercializan a nivel nacional, se asumen incorporados en el régimen de libertad vigilada, con excepción de aquellos que ingresen al régimen de control directo de conformidad con lo establecido en la circular 03 de 2013 de la CNPMDM (3). En cuanto al régimen de control directo, serán incorporados en este aquellos medicamentos de los mercados relevantes de elevada concentración, cuyo precio de venta observado en el mercado nacional durante el período de referencia, en la respectiva presentación comercial, se encuentre por encima del PRI, según sea el caso. Sin embargo, con independencia del grado de concentración de su correspondiente mercado relevante, la Comisión podrá incorporar un medicamento al régimen de control directo en alguna de las siguientes circunstancias y en cualquier momento: a. Cuando registre alto impacto sobre la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud o sea de interés en salud pública. b. Cuando registre incrementos injustificados en su precio, por encima de la inflación global del año anterior. c. Cuando el precio de referencia por comparación nacional PRN - en un mercado relevante sea significativamente superior al respectivo PRI (3). 10
En que consiste el plan piloto de regulación de control directo de los precios de dispositivos médicos implementado recientemente por el gobierno nacional? El pasado mes de octubre de 2014, el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, anunció el inicio de un plan piloto de observación del mercado de los dispositivos médicos, que cobijará inicialmente los stents coronarios, tanto los convencionales como los medicados. El Ministro Gaviria señaló que en el desarrollo del proceso hubo observaciones a través de las cuales se detectaron algunas distorsiones de precios; en especial en los stents convencionales se encontraron precios mucho más altos frente a los de un grupo de 14 países de referencia internacional. Entre los criterios empleados para someter estos dispositivos médicos a la prueba piloto se encuentra que son los más recobrados en el sistema de salud, por un monto anual del orden de los 20.000 millones de pesos, y porque además son empleados en pacientes con enfermedad coronaria, la cual es la primera causa de muerte en el país (4). Teniendo en cuenta lo anterior, la CNPMDM emitió la Circular 01 de 2015, por la cual se interviene en los mercados de dispositivos médicos, se establece un régimen de libertad vigilada para estos productos y se someten unos Stents coronarios a control directo (5). De acuerdo a declaraciones del Jefe de Cartera de Salud, indicó que el gobierno tiene un cronograma con el que esperan avanzar rápidamente y cree que hacia finales de 2015 deberían tener decisiones tomadas (6). Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la regulación vigente? De acuerdo a la Circular 03 de 2013, la inobservancia de las disposiciones sobre los reportes de precios de medicamentos y de precio máximo de venta, constituyen una violación de las disposiciones sobre protección al consumidor en materia de precios y su incumplimiento estará sujeto a las multas y demás sanciones administrativas contempladas en el artículo 132 de la Ley 1438 de 2011 (3), el cual establece que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC - impondrá multas hasta de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV) a cualquiera de las entidades, agentes y actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización y otras formas de intermediación de medicamentos, dispositivos médicos o bienes del sector salud, sean personas naturales o jurídicas, cuando infrinjan el régimen aplicable al control de precios de medicamentos o dispositivos médicos. Igual sanción se podrá imponer por la omisión, renuencia o inexactitud en el suministro de la información que deba ser reportada periódicamente (4). De igual forma, el mencionado artículo establece que cuando se infrinja el régimen de control de precios de medicamentos y dispositivos médicos acudiendo a maniobras tendientes 11
a ocultar a través de descuentos o promociones o en cualquier otra forma el precio real de venta, se incrementará la multa de una tercera parte a la mitad (4). Con el fin de verificar si los distintos agentes del mercado sobre los cuales recae el control de precios de medicamentos impuesto por la CNPMDM, están o no cumpliendo tales disposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de dicha normatividad, ha llevado a cabo distintas actuaciones. Referencia bibliográficas: (5) Circular 01 de 2015. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. (6) Minsalud presenta plan piloto para regular precios de dispositivos médicos (22/10/2014). Consultado el 08 de Abril de 2015 de http://www.elcolombiano. com/minsalud_presenta_plan_piloto_ para_regular_precios_de_dispositivos_ medicos-dfec_316401 Paola Johanna Bonilla Amaya Química farmacéutica- Equipo de registros sanitarios Más información: info@bc.com.co (1) Ley 100 de 1993. Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993. (2) Ley 1438 de 2011. Diario Oficial No. 47.957 de 19 de enero de 2011. (3) Circular 03 de 2013. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. (4) Inicia plan piloto para observar precios de dispositivos médicos (22/10/2014). Consultado el 08 de Abril de 2015 de http://www.minsalud.gov. co/paginas/inicia-plan-piloto-paraobservar-precios-de-dispositivosmedicos.aspx 12
Denominación de origen, mecanismo de protección vinculado con la reputación del producto La legislación Colombiana atribuye protección a los productos que gozan de cierta reputación a través de las llamadas denominaciones de origen. Las denominaciones de origen hacen referencia a un lugar geográfico determinado con el cual se vincula la calidad especial de un producto bien sea por las condiciones atribuibles a factores naturales como la humedad, las características del suelo, la altura sobre el nivel del mar entre otras o a las habilidades especiales de los habitantes de una región. Dicho lugar geográfico es susceptible de comprender un país, un departamento, un municipio, vereda o incluso zonas que pertenecen a distintos países. El derecho al uso sobre una denominación de origen únicamente se reconoce a personas que fabrican o producen productos que han ganado reputación gracias a las circunstancias antes descritas y que cumplan los requisitos para garantizar la calidad dentro de la zona geográfica previamente catalogada como óptima. El alcance de la protección se limita a los productos que cumplan y mantengan las condiciones de calidad. La legislación contempla la posibilidad de ampliarlos o restringirlos o de extender o circunscribir los límites territoriales dentro de los cuales se encuentra comprendida la reputación siempre y cuando los nuevos productos y la nueva zona cumplan con las condiciones de calidad exigidas. El organismo competente para declarar la protección de una denominación de origen es la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad que esta delegue. El derecho a la protección únicamente se adquiere mediante la Declaración de Protección que se traduce en el reconocimiento que tiene lugar como consecuencia de la petición que hacen las personas interesadas y legitimadas para este propósito como son las asociaciones de productores, elaboradores, transformadores o extractores, las autoridades estatales, departamentales o municipales, las personas naturales o jurídicas residentes en el lugar que se dediquen al culti vo, producción, extracción o elaboración de los productos que se pretenden amparar siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por la ley. De la declaración de protección deriva el derecho al uso exclusivo y la posibilidad de impedir que terceros hagan un uso indebido de la misma. Únicamente la entidad encargada de administrar la denominación de origen puede autorizar el uso de la misma siempre que el interesado cumpla a cabalidad con el reglamento. 14
La declaración de la denominación de origen cobra importancia en la medida en que el producto respectivo adquiere posicionamiento especial en el mercado, lo que se traduce en un esfuerzo menor del empresario desde el punto de vista publicitario y promocional lo que igualmente incide favorablemente en el crecimiento económico de la región respectiva. Es posible que el titular de una denominación de origen designe terceros beneficiarios y/o usuarios cuyo registro lo llevaran las entidades que hayan sido facultadas para autorizar el uso de la denominación de origen. Dicho registro deberá contener la información relativa a (i) la persona a quien se haya autorizado el uso incluyendo su identificación, localización, dirección de correo electrónico (ii) la calidad en que ha sido autorizada para usar la denominación de origen bien sea productor, elaborador, comercializador, extractor, fabricante, envasador, embotellador, empacador. (iii) Delimitación geográfica de la autorización otorgada (iv) nombre y/o marca de los productos de la certificación de conformidad y o estado de procesamiento o forma de presentación del producto que goza de la certificación de conformidad y dice la ley los demás que resulten necesarios en consonancia con las características de los productos que resulten amparados. La falta de inscripción en el registro trae como consecuencia la inoponibilidad frente a terceros de la autorización de uso. Esta tiene una vigencia de diez años y puede ser renovada por períodos iguales dentro de los seis meses anteriores al vencimiento o en el período de gracia de seis meses subsiguientes al vencimiento. La falta de renovación trae como consecuencia la caducidad de la autorización lo cual igualmente ocurre si no se pagan las tasas respectivas. Por otra parte, el derecho adquirido por la denominación de origen suele ser víctima de infracción por vías tales como el intento de registro como marca, el uso de forma descriptiva para referirse a la calidad de producto, la fabricación de productos similares, su comercialización usando el nombre o el gentilicio del lugar geográfico como si fuera el nombre del producto, el uso con propósitos publicitarios y promocionales. Como consecuencia, el titular de la denominación de origen está cobijado por la ley para impedir el uso fraudulento de la misma y el uso inadecuado por parte de las personas autorizadas. La protección no se limita en el tiempo pero si se extingue si en el lugar geográfico dejan de producirse y/o elaborarse los productos, si pierden calidad o se vulgariza la denominación de origen deviniendo en genérica. La denominación de origen protegida se identifica porque contiene el sello De la denominación de origen el cual tiene por propósito dar a conocer al consumidor en el mercado cuales productos están protegidos para que puedan ser diferenciados adecuadamente en su comercialización. La regulación de las denominaciones de origen está contenida principalmente en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de naciones y en la Resolución No 57530 de 28 de septiembre de 2012. Actualmente se encuentran reconocidas en Colombia como denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA ; CAFÉ DE NARIÑO ; 16
CAFÉ DE HUILA ; CAFÉ DE SANTANDER ; CHOLUPA DEL HUILA ; QUESO DEL CAQUETA ; QUESO PAIPA ; BISCOCHO DE ACHIRA DEL HUILA ; CLAVEL DE COLOMBIA ; ROSA DE COLOMBIA ; CERAMICA ARTESANAL DE RAQUIRA DE COLOMBIA ; SOMBRERO AGUADEÑO ; TEJEDURIA DE ZENÚ ; MOPA MOPA BARNIZ DE PASTO entre otras. Andrea Pieschacón González Asociada Brigard & Castro Más información: info@bc.com.co
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