TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 11-IP-98

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 11-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 96 ibídem y 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Dr. Ernesto Ariza Muñoz Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora Sociedad P.V.C. GERFOR S.A. Marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA).- Expediente interno Nº. 3540. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de mayo de 1998 VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el Art. 96 ibídem y 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso interno por el que se pretende la nulidad de la resolución Nº. 29068 de 21 de julio de 1994, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; con el que se concedió el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA) a favor de PAVCO S.A. Habiéndose cumplido con los requisitos del art. 61 del Estatuto del Tribunal para su admisión a trámite, se pasa a ver los antecedentes de la causa. Como hechos relevantes se señalan los siguientes: a) Demanda La sociedad PAVCO S.A., solicitó el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 400. Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 29.068 de 21 de julio de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitado por la sociedad PAVCO S.A., con fundamento en que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, dado que incurría en las causales absolutas de irregistrabilidad, que afectan los derechos de todas las personas, contenidas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El signo PAVCO NUCLEO CELULAR para distinguir productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de

- 2 - Niza, no cumple con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes, toda vez que la expresión NUCLEO CELULAR es descriptiva de los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza. Con la expresión NUCLEO CELULAR se designa una característica técnica de un tipo de tubería fabricada con material plástico, cuyas especificaciones se encuentran reguladas en los Estados Unidos de América por la designación F 891-91, expedida por la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - ASTM, cuya traducción al español es SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y MATERIALES. La designación F 891-91 adoptada por la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM, el día 29 de agosto de 1.991 fue incorporada a la sección 6.3.3.1, del libro Anual de Normas de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA), que comprende la expresión NUCLEO CELULAR, la cual es inapropiable por tratarse de un término genérico de la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza. El término NUCLEO CELULAR que hace parte del signo PAVCO NUCLEO CELULAR, no es novedoso, ni distintivo para los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, por cuanto se trata de un término descriptivo de ésta clase de productos y por lo tanto inapropiable. Ni en la solicitud de registro de la citada marca, ni con posterioridad, se informó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la expresión NUCLEO CELULAR, es explicativa de la clase de productos con que se distingue la totalidad de la marca. Se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, por cuanto la Sociedad PAVCO S.A., solicitó el registro de una marca conformada por un término descriptivo, sin informar que tal término era simplemente explicativo de los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de registrabilidad a que se refiere el citado artículo 96, no tuvo en cuenta que el término NUCLEO CELULAR, consiste en una denominación descriptiva y genérica de los productos comprendidos en la clase 17 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, o Clasificación internacional de Niza, pues designa la especie, características e informaciones de los tubos de plástico con policloruro de vinilo con núcleo celular, razón por la cual se encuadra en la causal de irregistrabilidad. Se violó el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, dado que la palabra NUCLEO CELULAR, parte integrante de la marca PAVCO NUCLEO (NOMINATIVA), consiste en un signo o indicación que, antes de su registro como marca (lo mismo que en la actualidad), en el lenguaje corriente y en el uso comercial era (y continúa siéndolo) una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea. Tiene

- 3 - su acepción propia, concreta y generalizada en el consenso de las personas que fabrican venden y adquieren tubos de policloruro de vinilo (PVC) con núcleo celular para uso sanitario. De suerte que tiene su propia identidad mercantil. Prueba de lo anterior es el hecho de que a través del COMITE 356001 del INCONTEC, se elaboró el proyecto de norma técnica relativo a tubos de policloruro de vinilo (PVC) con núcleo celular para uso sanitario. En Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - INCONTEC, es el organismo oficial encargado de regular, entre otras, las normas técnicas en cuanto a tuberías, ductos y accesorios de plástico se refiere. La expresión NUCLEO CELULAR concedida como parte integral de una marca que distingue productos para los cuales es usada por el común de las personas, excluye en forma injusta su uso por parte de terceros dedicados a la misma actividad Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. También se violaron dichas normas comunitarias, por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada. Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora. b) Resumen de la resolución impugnada La resolución 29068, con la que se concede el registro de la marca nominativa PAVCO NUCLEO CELULAR para distinguir productos de la clase 17 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 por el lapso de 10 años, ya que para la Superintendencia de Industria y Comercio cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. c) Contestación a la Demanda El representante legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda expresando que no se debe tomar en cuenta las pretensiones del demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y como razones de defensa se limita a expresar que al dictarse la Resolución Nº. 29068 de 21 de julio de 1994, no se ha incurrido en violación de las normas legales de carácter superior, especialmente del Código Contencioso Administrativo y de la Decisión 344 y que el acto impugnado ante el Consejo de Estado fue expedido con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas. Finalmente expresa que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR en la Gaceta de Propiedad Industrial; GERFOR S.A., no se opuso dentro del término que era oportuno hacerlo, por lo que afirma inequívocamente que los fundamentos legales de la Resolución impugnada se ajustan a pleno derecho. En razón de los antecedentes expuestos, se pasa a examinar el caso de autos. C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud

- 4 - provenga de autoridad judicial, como es el caso del Alto Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Consultante, y en tanto la norma comunitaria resulte pertinente para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto por los artículos 28 y 29 del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS. Que las normas del derecho comunitario solicitadas en interpretación son las siguientes: Decisión 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. "Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; "Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. El Tribunal en el Proceso 23-IP-96, sobre la interpretación de los artículos 146 y 147 reiteró: En consecuencia el Tribunal considera que dichos artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 y que tales compromisos, claramente de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones interestatales cuyo cumplimiento deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de la propiedad industrial de la subregión con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria. No estando este punto en discusión en el presente caso, el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. Concepto de Marca El artículo 81 de la Decisión 344, se refiere a una de las funciones principales o esenciales de la marca como es la función distintiva, que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra. Para que un signo se

- 5 - constituya en marca, es condición esencial que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o solicitados anteriormente en registro. La definición contenida en el artículo 81, en su texto se refiere además a otra de las funciones de la marca como es la de servir de identificadora del origen empresarial, pues permite identificar unos productos respecto de otros, a base de la procedencia u origen empresarial, en el entendido de que al consumidor no le interesa realmente el nombre de las personas propietarias de la empresa, sino la idea de que el producto o servicio con una marca determinada y para los mismos productos o servicios tenga una misma procedencia y se ajuste en calidad y demás características a su patrón de consumo. El Tribunal ha manifestado que: "La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. (Proceso 27-IP-95-95, G.O Nº. 257 de 14 de abril de 1997). Las siguientes definiciones de marca, ponen de manifiesto la característica de distintividad como elemento esencial del concepto de la misma: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Para la legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, marca es: "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". El Reglamento N 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, expresa que: "podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas". Para Jorge Otamendi la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). A su vez para la OMPI: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE La perceptibilidad, la suficiente distintividad, y la susceptibilidad de representación gráfica son los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo pueda ser registrado como marca; en armonía con estos principios, el artículo 82 de la indicada Decisión

- 6 - establece las causales de irregistrabilidad y entre ellas, las basadas en motivos de descriptividad y de uso común de los signos, contenidas en los literales d) y e), a que se refiere esta sentencia. PERCEPTIBILIDAD Para diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de éstos, la marca tiene que concretrarse en algo material apreciable por los sentidos. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca como es el de diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo tiene que ser traducida en algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor. El Tribunal ha expresado sobre este punto en el proceso 27-IP-95 G.O Nº. 257 de 14 de abril de 1997, lo siguiente: "Al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. "Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc. Ha dicho el Tribunal que con el cambio producido en la normativa andina, en lo que va de la Decisión 85 a la 344, el requisito de: visibilidad de la marca ha sido reemplazado por el de perceptibilidad. Con este cambio normativo, los elementos sensibles para determinar la perceptibilidad de la marca se han ampliado a los otros sentidos: el gusto, el iodo, el olfato o el tacto. LA DISTINTIVIDAD La marca sirve a los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado a sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. El consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con una marca determinada, produciéndose por la asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos a que la marca va adherida. Si una marca llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales de otro productor, tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca cual es el de que su producto tenga en el mercado una individualización propia, de manera que al leer, ver o escuchar la marca pueda asociarla con el producto que desea adquirir el consumidor. En el proceso mencionado anteriormente sobre la distintividad el Tribunal manifiesta: "Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea "suficientemente distintivo", no se han de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de "distintivo", sea "suficientemente distintivo", pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de "suficientemente distintivos". "Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos.

- 7 - "Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable. Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que no posee la condición de "distintividad" para constituirse en marca. "Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165)." REPRESENTACIÓN GRÁFICA La descripción y la representación gráfica facilitarían al administrador tener una concepción material de lo que es un signo y en especial cuando éste puede ir acompañado de un gráfico. "La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. "El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad. "La representación gráfica del signo es una "descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo". (Proceso 27-IP-95). SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS El signo PAVCO NUCLEO CELULAR que se pretende registrar es denominativo, y en lo que se refiere al término núcleo celular tiene un significado propio que puede referirse al grupo de productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344. Si bien no se hace referencia expresamente a las expresiones genéricas, éstas, conforme a la doctrina y según la jurisprudencia del Tribunal no pueden constituir signos con posibilidad marcaria. Por tanto carecen de la calidad de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio que amparan, o aquellos que sin haber sido inicialmente comunes para el producto o servicio, se conviertan en nombre común del producto, porque han perdido su distintividad. El significado común que una palabra o vocablo tenga en ese país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo.

- 8 - En el art. 82 literales d) y e) se ha utilizado el término "exclusivamente", por lo que hay la posibilidad de que en una marca compleja, exista la presencia de un elemento que haga a la marca distintiva, o si el signo que se pretende registrar está formado por expresiones genéricas o descriptivas, éstas al tener capacidad distintiva suficiente permitiría el registro del signo. En cuanto al término exclusivamente que utiliza el literal d) del artículo 82, el Tribunal le ha dado alcance en el proceso 17-IP-98: En el sistema norteamericano de negocios se suele decir que las marcas descriptivas son las más fáciles de comerciar pero las más difíciles de registrar. A Complete Reference Guide American Trademark Company, Home Page). Para el derecho marcario andino las marcas descriptivas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sirva en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos y servicios, son irregistrables. La definición de marcas descriptivas que trae el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similar a la contenida en la mayoría de las legislaciones que presentan como rasgo común de estas marcas la descripción acerca de las cualidades u otras características de los bienes o servicios que supuestamente pretenden identificar. Conviene dar alcance al término exclusivamente utilizado por la norma que se interpreta porque es este adverbio el que permite señalar o detectar el carácter descriptivo de una marca, ya que él se refiere al signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican la cualidad esencial del producto o del servicio sin más palabras o adiciones de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el significado del vocablo descriptivo. En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265 de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sostenido que un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos... sólo puede constituir marca...si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Los signos genéricos son vetados para su registro como marca tanto por la doctrina como por la legislación, por cuanto al tener una o varias características y propiedades comunes, no pueden registrarse como marca ya que tendrían conexión directa con el producto o servicio que se pretende distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos así puedan se susceptibles de apropiación constituyéndose en derecho exclusivo de un individuo, limitando en su uso a otros comerciantes o productores. Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse. El Tribunal, en varios procesos se ha referido al concepto y alcances de lo que es y significa la "genericidad" como causal de irregistrabilidad marcaria. Entre otros: 2-IP-89 (G.O N 49 de 10 de Noviembre de 1989), 3-IP-91 (G.O N 93 de 11 de Noviembre de 1991), 8-IP-94, 2-IP-95 (G.O N 199 de 26 de Enero de 1996), 3-IP-95 (G.O N 189 de 15 de Septiembre de 1995), 4-IP-95, 6- IP-95 (G.O N 215 de 17 de Julio de 1996), 7-IP-95 (G.O N 189 de 15 de Septiembre de 1995), 9-

- 9 - IP-95 (G.O N 230 de 16 de Octubre de 1996), 12-IP-95 (G.O N 199 de 26 de Enero de 1996), 14-IP-95 (G.O N 230 de 16 de Octubre de 1996), 18-IP-95 (G.O N 231 de 17 de Octubre de 1996), 33-IP-95. 12-IP-96 (G.O. Nº. 265 de 16 mayo de 1997) 20-IP-96 (G.O. Nº. 291 de 31 de Septiembre de 1997) 30-IP-96 (G.O. Nº. 299 del 18 de octubre de 1997) y 20-IP-96 (G.O. Nº. 291 de 3 de septiembre de 1997). Denominación Descriptiva y Denominación de Uso Común Los signos que corresponden a una denominación descriptiva del producto podrán ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación directa y sustancial con el producto o servicio que se desea diferenciar y cuando no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los productos. Cuando la denominación es una palabra común o usual para referirse al producto, o es una de las características de su naturaleza o una cualidad importante dentro del producto que se pretende proteger, esa denominación no es registrable. Cabe advertir que en la medida en que estos signos sirvan para distinguir productos pertenecientes a diversas clases dentro de la clasificación Internacional, se verá disminuida su capacidad distintiva y corre el riesgo de convertirse en un signo débil que por ser de fácil utilización en diferentes productos, afectan el derecho del titular para oponerse al registro de otros signos que se asemejen al ya registrado. Las denominaciones descriptivas dan información sobre las características del producto que constituyen rasgos propios del producto o servicio, pero esta condición no descalifica por sí a un signo descriptivo ya que se requiere que el signo que va a ser registrado se refiera exactamente a una cualidad genérica y común del producto. El Tribunal en múltiples procesos anteriores considera que la expresión genérica podría ser aceptada como marca siempre que el signo no tenga una estrecha relación con los bienes que pretenda designar. Cabe recordar la facultad que el artículo 89 de la Decisión 344 establece en favor de la administración de requerir, en cualquier momento al peticionario modificar la solicitud inicial, modificaciones que no podrán referirse al cambio del signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Ha entendido el Tribunal dentro del fallo en el Proceso 20- IP-95 G. O. 236 de 26 de noviembre de 1996, que la supresión de algún elemento genérico constituiría un cambio secundario que podría observar la administración para evitar que se registren junto a nombres distintivos palabras genéricas que pueden ser objeto de impugnación, como es el presente caso. Como han expresado el Tribunal y la doctrina, si dentro de un conjunto marcario hay denominaciones con distintividad y otras sin esa característica por ser palabras genéricas o descriptivas, cuando el signo en su examen global tenga su propio cuño distintivo podría ser registrable, sin que esas palabras genéricas, descriptivas o usuales puedan ser utilizadas con el carácter de exclusividad para el titular. La marca PAVCO NUCLEO CELULAR no está compuesta exclusivamente por vocablos genéricos y descriptivos, sino también con la palabra PAVCO que le confiere una nota de distintividad que puede permitir el ingreso al registro. Respecto a la exclusión de términos genéricos para la comparación entre marcas, que puede ser orientadora para el caso presente, en el Proceso 25-IP-97, el Tribunal dijo: La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros

- 10 - comerciantes interesados en el uso de ese vocablo. Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en si mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro. De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marca", pág. 201 y 217). En El régimen andino de la propiedad industrial de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 208 y 210, sobre el tema se manifiesta: Teóricamente es posible hacer una diferenciación entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Hoy pensamos de acuerdo a la opinión de AREAN LALIN y de FERNÁNDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que, el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé. En cuanto a las indicaciones descriptivas se dispone en la Decisión 344 que se han de considerar tales las que sirven para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Examen de registrabilidad de las marcas En el trámite del registro de una marca, una vez calificada la solicitud por haber cumplido los requisitos formales (art. 92), la Oficina Nacional Competente debe proceder a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. De esta manera la norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros al permitirles presentar observaciones, a la solicitud de una marca dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (art. 93). En caso de existir observaciones y admitidas éstas, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario. Cumplido el plazo de 30 días, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca. En caso de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente o al administrador para proceder al examen de fondo sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que debe ser cumplida antes de otorgar el registro. No puede entenderse que el examen de fondo debe practicarse sólo cuando presenten observaciones ni que se pueda omitir en caso de inexistencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, concede o deniegue el registro. La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de requisitos que debe reunir el signo al

- 11 - tenor del art. 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y 83. Pero en cambio, no le está permitido establecer dentro de esa amplia facultad conferida a la oficina nacional, más causales de irregistrabilidad que las consagradas en los arts. 82 y 83. Son atribuciones de la administración que no pueden ser transferidas a otra autoridad ni ser ésta objeto de reproche por haber cumplido con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuya alternativa, las normas comunitarias y legislaciones internas, contienen preceptos sobre revocatoria o enmienda, para corregir el acto administrativo proferido con incumplimiento de las disposiciones relativas al registro de marcas. Por las consideraciones expuestas anteriormente: CONCLUYE: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Los signos genéricos son irregistrables en cuanto a los productos o servicios a los que la marca proteja. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no existe una directa relación o vinculación, y permita la distintividad con los mismos. 3. Cuando una palabra o denominación sirve para calificar la naturaleza o para describir el producto, este signo no puede registrarse como marca porque carece de novedad y distintividad. 4. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. 5. Debe analizarse la genericidad del signo no sólo con base en su carácter gramatical o etimológico sino en su significado común y corriente que se utilice en el país respectivo en relación a los productos o servicios que la marca pretende proteger. 6. Si el afectado estima que la Oficina Nacional Competente ha realizado una aplicación indebida de las normas procedimentales, podría recurrir a la justicia a objeto de reparación de su derecho violado de acuerdo con las normas comunitarias contenidas en el artículo 113 de la Decisión 344. No es posible admitir que toda negativa de registro de un signo como marca se deba a que a juicio del que lo solicita constituye una mala aplicación de las disposiciones pertinentes. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3540. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de ésta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para efecto de su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique

- 12 - PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.