Santiago, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. NOMBRE DE DOMINIO EN CONTROVERSIA messenger.cl TITULAR Ricardo Gutiérrez REVOCANTE Plant Health Care, Inc. TIPO DE REVOCACIÓN Temprana EXPEDIENTE Nº 16124 VISTOS: 1. Que, con fecha 8 de marzo de 2017, se creó el expediente arbitral electrónico, relativo al nombre de dominio messenger.cl, inscrito por don Ricardo Gutiérrez y respecto del cual fue interpuesta una solicitud de revocación por parte de Plant Health Care, Inc. (en adelante Demandante o Revocante ). 2. Que de acuerdo con la base de datos de NIC Chile, la solicitud de revocación fue presentada dentro del plazo de publicidad de 30 días al que se refiere el tercer párrafo del número 11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl. Se trata, entonces, de una solicitud de revocación de aquellas denominadas como tempranas. 3. Que mediante oficio N 1492702342672-16124 de 20 de abril de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó al suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación señalada en el número 1. 4. Que con esa misma fecha el infrascrito aceptó su nombramiento como arbitrador y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. Asimismo, expresó que no existe ninguna circunstancia que le inhabilite para el desempeño de la función encomendada, de acuerdo al párrafo 14.2. de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. 5. Que ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de este árbitro en el término establecido para ello, el que finalizó con fecha 28 de abril de 2017. 1
6. Que con fecha 3 de mayo, la parte de Plant Health Care, Inc. realizó la consignación de los honorarios arbitrales en tiempo y forma. 7. Que con fecha 11 de mayo y dentro del término previsto para ello, la parte de Plant Health Care, Inc. adjuntó al expediente electrónico la demanda de revocación del nombre de dominio messenger.cl. En su libelo, la revocante sostuvo fundamentalmente que: i) Es una reconocida empresa en la industria agrícola y uno de los principales proveedores de productos naturales que mejoran la salud y rendimiento de las plantas; ii) Al igual que las marcas comerciales, los nombres de dominio son signos distintivos que permiten a los agentes del mercado identificarse con los consumidores en internet. Sin embargo, contrariamente a las marcas, los dominios son únicos por lo que su asignación tiene una extraordinaria relevancia; iii) Conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL, le asistiría un interés preferente con respecto al dominio disputado en autos; iv) La noción de interés preferente no está definida en dicho cuerpo normativo por lo que cita la definición que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, y en particular el artículo 21 de la Ley Nº 19.880 que establece Bases sobre los Procedimientos administrativos. Cita al respecto los laudos arbitrales Roles Nros. 1153-2015, 334-29015 y 2083-2015; v) Indica ser titular del registro marcario nacional Nº 858.365 y de otros registros marcarios extranjeros sobre la denominación Messenger ; vi) En virtud de estos derechos marcarios, sostiene tener un interés preferente sobre el dominio objetado. Cita el laudo arbitral Rol Nº 3497-2015; vii) Serían aplicables a esta litis las normas y criterios siguientes: a. El criterio de la relación entre las marcas comerciales con los nombres de dominio; b. El criterio de creación intelectual del distintivo disputado; c. El criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo; viii) Agrega hacer un uso real y efectivo del distintivo Messenger tanto a nivel nacional como internacional. Por las razones expuestas, la demandante solicita le sea asignado el nombre de dominio objetado en autos. 8. Prueba rendida por la demandante a) Copia del certificado de registro marcario nacional Nº 858.365; b) Copia de los registros marcarios argentinos Nros. 2.441.714, 2.441.713 y 2.556.756; c) Copia del certificado de registro marcario australiano Nº 772.645; d) Copia de los registros marcarios de México Nros. 0597081, 0597080 y 0703195; e) Copia de los registros marcarios de Sudáfrica Nros. 98/16034 y 98/16035; f) Copia del certificado de registro marcario turco Nº 06777; g) Copia de los registros marcarios de Estados Unidos de América Nros. 2291557, 2291558, 2921391, 2789697 y TMA543,219; h) Copia del certificado de registro marcario de Chipre Nº 59878; i) 2
Copia del certificado de registro marcario de la EUIPO Nº 000927418; j) Set de publicidad de la marca Messenger. 9. Que la parte de don Ricardo Gutiérrez no evacuó el traslado de la demanda en el plazo establecido para ello y, con fecha 29 de mayo de 2017, este tribunal arbitral dictó una resolución cerrando el debate, quedando el proceso en estado de sentencia. Y CONSIDERANDO: Primero: Que como se consignó en lo expositivo del presente laudo, la parte de Plant Health Care, Inc. solicitó la revocación de la actual asignación del nombre de dominio messenger.cl, pues alega tener un interés preferente sobre el mismo. Ello en razón de que es una empresa reconocida en el área de la industria agrícola y de que es titular de un registro marcario nacional y varios extranjeros sobre el distintivo Messenger, los que utiliza para comercializar productos naturales destinados a mejorar la salud y el rendimiento de plantas explotadas agrícolamente; Segundo: Que, tal como se señaló también en la parte expositiva de esta sentencia arbitral, el actual titular del nombre de dominio messenger.cl, don Ricardo Gutiérrez, no evacuó el traslado de la demanda; Tercero: Que la revocante ha acreditado en el proceso ser titular de un registro marcario nacional y varios extranjeros que incluyen la expresión Messenger. Lo anterior, mediante la presentación en el expediente de las copias de los certificados indicados en el número 8º de la parte expositiva de esta sentencia; Cuarto: Que, asimismo, también mediante lo documentos indicados en el número 8 de los expositivo de esta laudo, quedó establecido que la actora utiliza los registros marcarios mencionados en la consideración anterior para comercializar productos naturales que mejoran la salud y el rendimiento de plantas y que son empleados en la industria agrícola; Quinto: Que, sin embargo, este arbitrador estima que los hechos acreditados, señalados en los dos razonamientos precedentes, esto es, que la revocante sea dueña de registros marcarios sobre el distintivo messenger y que éstos sean efectivamente utilizados para el propósito descrito supra, no son determinantes para resolver el conflicto planteado en autos. Ello por las razones que se expondrán en las consideraciones que siguen; Sexto: Que, en primer lugar, la locución messenger es una palabra de uso común y general en el idioma inglés que significa mensajero, como puede consultarse, por ejemplo, en el diccionario inglés- español editado por la Universidad de Cambridge y 3
cuya versión en línea está alojada en la URL http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol; Séptimo: Que, en segundo término, la parte demandante no aportó antecedente alguno en el proceso que permita presumir que el público hará, con una probabilidad significativa, una asociación automática, fácil o intuitiva entre sus registros marcarios y el dominio objetado. En efecto, no consta que en autos que la actora o los productos que ésta comercializa sean privativa o preferentemente relacionados por los usuarios de internet a dicho signo distintivo; Octavo: Que, más bien, es un hecho de conocimiento público que el vocablo messenger es utilizado frecuentemente en internet -sólo o yuxtapuesto con otras palabras o expresiones- para realizar diferentes actividades o para promocionar o comercializar distintos productos, en algunos casos por empresas ampliamente conocidas y que brindan servicios de consumo masivo. Es así como es público y notorio que, por ejemplo, la palabra en cuestión es la denominación de un programa informático de mensajería instantánea cuyo uso está muy difundido a nivel mundial; Noveno: Que de lo expuesto hasta aquí, se sigue que la voz messenger está lejos de ser exclusivamente identificativa en internet de la revocante o de los productos que comercializa, y que por tanto la referida palabra no es necesaria o automáticamente asociable en esa red con las marcas registradas por la actora y sus productos; Décimo: Que, como quiera que sea, la prudencia y equidad dictan que si vocablos que son de uso común y general por quienes se comunican en uno o más idiomas determinados están contenidos en marcas registradas en ciertas clases de productos, según la nomenclatura internacional, no puede -por esa sola circunstancia- quedar vetado el uso de tales palabras para la formación de otros nombres de dominio y su registro por personas naturales o jurídicas distintas. Éste es precisamente el caso de la palabra messenger. Lo anterior es así, porque no existe justificación jurídica o económica alguna para extender en exceso e indiscriminadamente la protección de las marcas que contienen palabras de uso general al extremo de impedir -sin consideración a ninguna otra razón- la inscripción de cualquier dominio que puedan contener usos o derivaciones de tales palabras. Eso sería una desviación del ejercicio de un derecho de propiedad industrial hacia una finalidad diferente a aquella para la cual el ordenamiento jurídico lo confirió; Décimo: Que, como complemento de lo expuesto precedentemente, es importante tener presente que, a diferencia de un signo distintivo que puede registrarse como marca por distintas personas y para diferentes categorías de productos, los nombres de dominio solo pueden registrarse por una única persona. Y esto es así porque un dominio no es otra cosa que una identificación que es asociada a un grupo de 4
dispositivos o equipos conectados a la red Internet. Por tanto su función no es la de ser un signo distintivo, como es el caso de las marcas, si no que el de localizar en internet una máquina o grupo de máquinas de manera más intuitiva que una dirección IP que es un conjunto extenso de guarismos muy difíciles de memorizar; Décimo primero: Que, por último y a mayor abundamiento, la revocante tampoco aportó a los autos prueba alguna de que el titular del nombre disputado persiga realizar una actividad económica o comercial análoga a la suya y menos utilizar el dominio en disputa para ello, por lo que, tampoco se ha acreditado en el expediente arbitral que exista algún riesgo de confusión de los usuarios de internet, producto de la utilización del dominio messenger.cl por parte de su actual titular; Décimo segundo: Que por todo lo expuesto este arbitrador no ha podido concluir que el registro del nombre messenger.cl vaya a afectar derechos de la revocante y, en base a criterios de prudencia y equidad, considera además que, atendida las múltiples aplicaciones de la palabra Messenger, tampoco puede estimarse que concurre un interés de su parte que se imponga al que asiste a su actual titular por haber éste inscrito primero el nombre que se disputa. RESUELVO: Rechazar la demanda de fecha 7 de abril interpuesta por la parte de Plant Health Care, Inc. y, en consecuencia, ordenar que el dominio en disputa, messenger.cl, se mantenga asignado a la parte demandada don Ricardo Gutiérrez. Notifíquese la presente sentencia a las partes mediante correo electrónico. Rol Nº 16124 JAVIER VELOZO ALCAIDE JUEZ ÁRBITRO La presente resolución es autorizada por las testigos doña Sara Moreno Fernández, cédula nacional de identidad Nº 13.659.069-3 y doña Ximena Rojas Pacini, cédula 5
nacional de identidad Nº 10.067.179-4, ambas domiciliadas en calle Los Conquistadores 1700, piso 14, Providencia. Sara Moreno Fernández Ximena Rojas Pacini 6