OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y MODELOS DIVISIÓN DE ANULACIÓN DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 19/11/07 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 000003358 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 000402920-0002 LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE CARVING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DECORAÇÃO, LDA. RUA MANUEL MADEIRA Nº 1 1º DTO. C. COIMBRA 3020-303 REPRESENTADO POR SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTORES, LDA. AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 131-7ºC P- LISBOA 1700-173 TITULAR REPRESENTADO POR O.A.T. - OCIDENTAL ARTE EM TAPETES, S.A. RUA DAS MACIEIRAS, N. 201 ERMESINDE 4445-502 RICARDO AFONSO RUA ARQUITECTO MARQUES DA SILVA, N. 285, 2 ESQ / DTO PORTO 4150-484 Avenida de Europa, 4 E - 03008 Alicante España Tel. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu

La división de anulación, compuesta por José J. Izquierdo Peris (ponente), Martin Schlötelburg (miembro) y Peter Rodinger (miembro) ha tomado la siguiente decisión el 19/11/07: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº 000402920-0002. 2. Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº 000402920-0002 (en adelante el DMC ) fue registrado en nombre de su titular, O.A.T. - Ocidental Arte Em Tapetes, S.A., con fecha de presentación de 19/09/05 (sin reivindicar prioridad). Fue publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 04/10/05 (http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_095/000402920_0002.htm). El DMC concierne alfombras, felpudos y esteras. El DMC está representado por la perspectiva reproducida a continuación: (2) El 27/11/06, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC. Consideró que el DMC debía ser declarado nulo por falta de novedad y falta de carácter singular, puesto que existe identidad entre el DMC y un modelo anteriormente comercializado en Portugal por el propio solicitante al menos desde marzo de 2005, al formar parte de su catálogo 2005 bajo la referencia arabesque/arabesco (reproducido infra). Para ello, aporta prueba documental consistente en un catálogo (en el que no aparece ninguna fecha o indicación que permita datar el documento), una declaración de autoría de los dibujos del catálogo y una comunicación de la empresa editora del catálogo, confirmando la finalización de la edición del catálogo el 07/03/05, así como la factura correspondiente. Según la solicitante, se dedicó desde noviembre de 2004 a comprar alfombras arabesque en India. Aporta prueba de varias facturas en relación a dichas compras. A continuación, revendió en Portugal dichas alfombras desde febrero de 2005, aportando dos facturas. Por otro lado, otra empresa competidora también comercializó, desde noviembre de 2004, alfombras idénticas al DMC y producidas por el mismo fabricante de India. Concluye que el titular del DMC tuvo conocimiento de las alfombras comercializadas por el solicitante y al solicitar su registro como DMC, ejecutó una estrategia de mala fe con el fin de distorsionar la actividad normal del solicitante. Por todo ello, el solicitante consideró que el DMC debía ser declarado nulo por incurrir 2

en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC 1, en relación con los artículos 4 a 6. (3) Por su parte, el titular presentó observaciones el 22/05/07 en portugués (tras una reapertura de la fase escrita del procedimiento) argumentando que la solicitud debía ser desestimada por varias razones. Argumenta que el DMC fue integral y exclusivamente concebido por el titular, aportando una declaración de su director de departamento creativo. En concreto, el DMC surgió de la evolución creativa seguida a partir de diseños anteriores, también registrados por el titular. En cuanto a su novedad, la previa comercialización de ejemplares del mismo no pone en cuestión la concesión, en razón del efecto previsto por el reglamento nº 6/2002, por cuanto la novedad del DMC no queda perjudicada cuando su divulgación se hubiese efectuado por el autor o por un tercero, mediante información facilitada por aquel. Cualquier comercialización hecha antes del registro siempre tendría origen en la utilización de información confidencial por parte del director comercial del solicitante, anterior director comercial del titular. En cualquier caso, en las propias palabras del solicitante, el diseño en disputa fue presentado al público por lo menos en marzo de 2005, de lo que resulta inevitablemente que no pasaron más de doce meses entre la fecha de la comercialización alegada efectuada por el solicitante y la solicitud de registro presentada por el titular. Por consiguiente, ni la novedad ni el carácter singular del DMC fueron de ninguna forma cuestionados. (4) El solicitante presentó escrito de réplica el 30/07/07, cuestionado la admisibilidad de la contestación del titular al estar redactada en portugués, mientras que el idioma de procedimiento es el español, segunda lengua de la solicitud. En relación a las pruebas aportadas, los documentos del titular no refutan los argumentos del solicitante. (5) El 17/09/07, la Oficina comunicó a las partes la traducción española de las observaciones del titular, de conformidad con el artículo 98, apartado 4 del RDC, señalando un nuevo plazo al solicitante para presentar observaciones. (6) El 19/09/07, el solicitante presentó observaciones en contestación al escrito del titular, negando que el titular cuente con un departamento creativo y siendo falso que el DMC haya sido concebido por el titular. La declaración de autoría del titular es posterior a la solicitud de declaración de nulidad, siendo irrelevante. Igualmente, considera falso lo afirmado por el titular en relación al director comercial. En cuanto a que el DMC es una evolución creativa de diseños anteriores, considera que son diseños diferentes y con una impresión global totalmente distinta, por lo que no pueden considerarse relacionados entre sí. Por último, argumenta que el DMC fue concebido, divulgado y comercializado por el solicitante mucho tiempo antes de la fecha de la solicitud de 1 Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 3

registro. El titular no es el creador del DMC ni transmitió cualquier información al solicitante por lo que es irrelevante que no hayan transcurrido más de 12 meses entre la comercialización y la solicitud de registro. (7) EL 06/11/07, la Oficina comunicó a la partes la conclusión de la fase escrita del procedimiento, procediendo a tomar una decisión sobre la base de las pruebas aportadas. Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (8) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC. Por consiguiente, se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), puntos i y v del REDC 2. (9) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo (10) El solicitante insta la declaración de nulidad del DMC por dos motivos, el primero de los cuales es su falta de novedad por comercializarse el modelo reproducido en el punto (2), que sería idéntico al DMC. Por tanto, procede examinar en primer término la falta de novedad del DMC por divulgación anterior de un diseño, antes de examinar el segundo motivo (falta de carácter singular). (11) En dicho examen, deben considerarse admisibles las observaciones presentadas por el titular el 22/05/07 en portugués. De conformidad con el artículo 98, apartado 4 del RDC, el titular tenía derecho a presentar dichas observaciones en lengua portuguesa, a pesar de no ser la lengua de este procedimiento, dado que es la lengua de presentación de la solicitud de registro. Compete a la Oficina, no al titular, encargar la realización de la traducción de las observaciones a la lengua de procedimiento, cosa que así se hizo, tal como se manifestó en el punto (5) de esta resolución. B.1. Sobre la divulgación (12) La división de anulación considera probada la divulgación del diseño reproducido en el punto (2), mediante su publicación en el catálogo aportado por el solicitante. Si bien dicho documento carece de fecha o de mención que permita datar la divulgación del mismo, el solicitante ha aportado prueba suficiente de la conclusión de su proceso creativo el 07/03/05, consistente en la factura emitida por la empresa editora en dicha fecha, donde se especifica, como parte del contenido del catálogo, los dibujos técnicos de alfombras. No habiendo el titular impugnado la prueba suficiente de la citada divulgación, la división considera probada que, al menos desde esa fecha, la oferta del modelo reproducido en el punto (2) dentro del catálogo del solicitante constituye una divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1 del RDC, publicación anterior a la fecha de presentación del DMC (19/09/05). (13) El titular solicitó implícitamente la aplicación del apartado 2 del artículo 7 del RDC, al considerar que la citada divulgación no debe ser tenida en consideración a los efectos 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4

de examinar la posible falta de novedad y carácter singular, dado que se efectuó por el autor o por un tercero, mediante información facilitada por aquel. En cualquier caso, no pasaron más de doce meses entre la fecha de la comercialización efectuada por el solicitante y la solicitud de registro presentada por el titular. (14) La división considera que, si bien es cierto que la condición establecida en la letra b), del citado apartado 2 se cumple (la divulgación anterior se produce durante el período de doce meses anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro), no ocurre lo mismo respecto de la condición cumulativa establecida en la letra a) del citado apartado 2. Ambas partes cuestionan que la autoría del diseño divulgado con anterioridad resida en la otra parte, ambas arrogándose de facto la autoría. En estas circunstancias, no queda acreditado, de manera suficiente, que la divulgación producida mediante la oferta del diseño en el citado catálogo haya sido realizada por el autor o por una tercera persona con información facilitada por el autor, en la medida en que no es posible establecer realmente la autoría. (15) En cualquier caso, la división entiende que, de conformidad con el artículo 17 del RDC, debe presumir legitimada a la persona en cuyo nombre se haya inscrito el dibujo o modelo comunitario registrado. En tanto en cuanto dicha presunción no se desvirtúe (por ejemplo, mediante resolución judicial adoptada en el marco de un procedimiento conforme al artículo 15 del RDC), a los efectos de la aplicación del citado apartado 2, del artículo 7 del RDC, el titular del DMC se presume ser la persona legitimada conforme al artículo 14 del RDC como autor o causahabiente. Sobre esta presunción, cabe concluir que, habiendo quedado acreditado que la divulgación anterior fue realizada por el solicitante, no por el titular, no resulta de aplicación el apartado 2 pues el presunto autor no fue el que realizó la divulgación anterior. En segundo lugar, no ha quedado acreditado que el solicitante sea un tercero que haya divulgado conforme a información facilitada por el presunto autor. El hecho de que el director comercial del titular fuera contratado, como argumentó el titular, por el solicitante no prueba sin más que dicho director hubiera facilitado información al solicitante. En concreto, no se acredita si existió dicha facilitación, quién la realizó, cómo y cuándo. Por lo tanto, al no quedar probado que el solicitante dispusiera de información facilitada por el presunto autor, tampoco resulta aplicable por este motivo la letra a) del apartado 2 del artículo 7 del RDC. Por consiguiente, la divulgación del diseño reproducido en el punto (2) debe ser tenida en consideración a los efectos de examinar los motivos de nulidad invocados. B.2. Sobre la novedad (16) Probada, por tanto, la divulgación de un diseño anterior, procede compararlo con el DMC. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de las representaciones gráficas. La división de anulación concluye que no existe identidad entre ellos. (17) Tanto el DMC como el modelo anterior comparten la apariencia derivada de una alfombra configurada como una superficie en la que se representan un conjunto de pequeñas espirales dispuestas de manera aleatoria y orientadas en distintas direcciones del plano, de manera que la apertura de las espirales se orienta en unos casos hacia la derecha del plano, otras hacia la izquierda, otras hacia la parte inferior del plano y otras hacia la parte superior del mismo. Ambas configuraciones contienen espirales que se repiten de manera alternativa y regular. En ambos casos, las espirales terminan en forma puntiaguda. Sin embargo, los restantes elementos que configuran dicha apariencia son distintos: - (1º) número de espirales: en el caso del diseño anterior, se dispone el uso de 40 espirales a lo largo del plano de la alfombra; en el caso del DMC, se dispone el uso de 18 espirales; - (2º) forma de las espirales: en el caso del diseño anterior, la forma de las espirales no es homogénea, existiendo espirales de forma más circular y espirales de forma 5

más ovalada (por ejemplo, la tercera espiral desde el lado izquierdo superior del plano) o irregular (por ejemplo, la última espiral desde el lado derecho inferior del plano); en el caso del DMC, se percibe el uso homogéneo de espirales de forma circular; - (3º) secuencia de las espirales: en el caso del diseño anterior, la disposición de las espirales parece obedecer a una secuencia de 5 líneas más o menos paralelas, si bien dicha disposición no es perfecta, como se observa en la parte superior del plano, por ejemplo, donde la percepción de secuencias paralelas se diluye; en el caso del DMC, la disposición de las espirales parece obedecer a una configuración de líneas diagonales, de manera que no existe el mismo número de espirales en cada línea imaginaria; - (4º) uso de las tonalidades: en el caso del diseño anterior, el plano del diseño aparece sobre fondo oscuro, de manera que las líneas que delimitan la superficie de la alfombra, así como las espirales son de tonalidad clara; en el caso del DMC, las líneas y las espirales están representadas en tonalidad oscura. (18) La configuración del diseño como conjunto de espirales no es, por tanto, idéntica en ambos diseños, a la vista de los elementos mencionados, no pudiéndose considerar tales elementos como detalles insignificantes. Por tanto, se concluye que las características de ambos diseños difieren en elementos que no son insignificantes, conforme al artículo 5, apartado 2 del RDC, por lo que no existe identidad entre ambos. (19) Por consiguiente, procede desestimar la causa de nulidad fundada en la falta de novedad del DMC en razón de la divulgación del citado modelo anterior, dada la falta de identidad entre el DMC y éste. B.3. Sobre el carácter singular (20) Desestimado el primer motivo y acreditada la divulgación anterior como se expuso en el punto (12), procede examinar si el DMC carece de carácter singular. Para ello, el grado de libertad del autor al desarrollarlo debe ser tenido en cuenta. Respecto a alfombras, felpudos y esteras, dicho grado de libertad no está realmente limitado puesto que no precisan necesariamente una configuración específica para cumplir con su función. La configuración de una alfombra no responde a la función decorativa que se le presume, por lo que el autor es libre de emplear cualquier combinación de líneas y elementos decorativos. (21) El usuario informado está también familiarizado con las características básicas de las alfombras, felpudos y esteras. En concreto, está al corriente del acervo de dibujos y modelos conocido en el tráfico comercial normal del sector de que se trate. Conoce que existe una amplia variedad de diseños, en lo relativo a la forma, estructura, composición y ornamentación, por lo que elementos distintos pueden hacer que la impresión general de un modelo difiera de la de otros, a pesar de compartir elementos idénticos. (22) Sin embargo, en el presente asunto, la impresión general producida por el DMC no difiere de la impresión general producida por la divulgación anterior. En el punto (17), se han expuesto las diferencias entre ellos. Las diferencias son significativas para excluir la identidad entre ellos pero insuficientes para producir en el usuario informado una impresión general diferente del DMC respecto del modelo citado. De la comparación entre los modelos resulta que el usuario informado llegará a la conclusión que los principales componentes visuales del DMC y de la anterioridad citada (el conjunto de espirales dispuestas de manera aleatoria y orientadas en distintas direcciones del plano) no producen una impresión general diferente. De hecho, ninguna de las partes ha manifestado de manera argumentativa que existan diferencias entre ambos diseños, dando por hecho la identidad entre ambos, cuando en realidad, como se ha razonado, no existe tal identidad. Los demás elementos de los modelos (en particular las 6

diferencias en cuanto al número, a la forma, a la secuencia de uso y al color del fondo, tal como se ha expuesto en el punto 17) no determinan una impresión distinta, puesto que el autor del DMC tenía libertad de elección para haber escogido cualquier configuración de alfombra sin necesidad de acercarse al modelo anterior, cosa que sí ha hecho. Concretamente, el DMC se percibe como una versión más aligerada en cuánto al número de espirales del diseño anterior, frente al mayor grado de concentración de espirales en éste, sin que la diferente configuración de la secuencia de los elementos espirales (en el diseño anterior es más perceptible el alineamiento paralelo o quasi-paralelo de espirales, frene al alineamiento diagonal de espirales en el DMC) resulte determinante para conformar una impresión global diferente. Por consiguiente, procede considerar acreditada la falta de carácter singular exigida por el artículo 6 del RDC, por lo que se estima el motivo de nulidad fundado en dicha causa. C. Conclusión (23) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra b) en relación con el artículo 6 del RDC, al quedar acreditada la falta de carácter singular del DMC, estimándose la solicitud de declaración de nulidad. III. COSTAS (24) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. IV. RECURSO (25) El escrito de recurso podría interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION José J. Izquierdo Peris Martin Schlötelburg Peter Rodinger 7