Foja 73 Santiago, dos de marzo del año dos mil doce VISTOS: Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio VAFTV.CL, PARTE EXPOSITIVA: Que por Oficio de fecha 14 de octubre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio VAFTV.CL, surgido entre don Alejandro Raab Fernández, factor de comercio, domiciliado en Av. IV Centenario Nº 548, comuna de Las Condes, quien comparece representado por su abogado don Luís Fernando Chinchón Alonso, domiciliado en Av. El Condor Nº 600, Oficina Nº 13, comuna de Huechuraba, Santiago y S.A.C.I. Falabella S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en calle Rosas Nº 1665, comuna de Santiago, representada en este juicio por Estudio Silva y Cia, quien comparece representada por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en calle Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 24 de octubre de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 2 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, con la asistencia de ambas partes y se fijaron las bases de procedimiento de común acuerdo. Que son partes litigantes en la presente causa don Alejandro Raab Fernández, primer solicitante del nombre de dominio VAFTV y S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante.
Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de S.A.C.I. Falabella: La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio VAFTV.CL a don Alejandro Raab Fernández, e invoca los siguientes fundamentos: 1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 27, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante: Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio VAFTV.CL y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, S.A.C.I. Falabella, pidió el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile. 2.- Antecedentes de Derecho: 2.1. Falabella y FTV: Indica que Falabella es una empresa ampliamente posicionada en el mercado nacional e internacional, y que en su giro de negocios cuenta con marcas comerciales famosas en el mercado y que hace uso efectivo de ellas. Seguidamente hace una relación de la historia de la empresa desde su fundación en el año 1889, cuando nace la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella, que posteriormente incorpora a don Alberto Solari, hasta nuestros días con todo el desarrollo a nivel nacional y en América del Sur. Indica que S.A.C.I. Falabella ha registrado la marca comercial FTV, que proviene de Falabella TV, y que es usada en la división de Falabella que vende a través de Televisión sus productos de manera directa, con productos para el hogar, electrónica, belleza, etcétera. Afirma que posee un mejor y legitimo derecho sobre el domino en disputa, y que de otorgarse al primer solicitante se producirá una evidente confusión en el público consumidor, ya que se hará una relación conceptual entre la marca FTV y el dominio VAFTV, en síntesis afirma que: existirá un gran potencial de
confusión, se atentará contra la propiedad de una marca registrada, y se produciría un aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca comercial que ha requerido una gran inversión en publicidad y posicionamiento. 2.2. Criterios jurídicos aplicables a la asignación de nombres de dominio. Como primer argumento jurídico, la parte demandante sostiene que en la regulación de los nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho y solicita que este caso sea evaluado mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, agrega, que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial first come first served, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Como fundamentos de derecho, la parte demandante cita en apoyo de su pretensión el artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil y el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros, y el artículo 22 del citado Reglamento, que señala: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legítimos con respecto del nombre de dominio, y C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. 2.3. Señala también la parte demandante como fundamento de la demanda el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados., y que si se asigna el nombre de dominio al demandante se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto VAFTV, ya que los
consumidores lo identificarán con la parte demandante. Que la marca comercial FTV, la que califica de famosa y notoria, está incluida en el nombre de dominio en disputa VAFTV, y que de este modo se provocará la dilución o pérdida de poder distintivo de la marca comercial de la demandante. Concluye solicitando que conforme a buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a la demandante, según afirma, como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa VAFTV. Medios de prueba acompañados por S.A.C.I. Falabella: Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos: 1.- Certificado emitido por INAPI, de la marca comercial FTV, registro Nº 750.678, para distinguir servicios de la clase 35, 2.- Certificado emitido por INAPI de la marca comercial FTV, registro Nº 750.679, que distingue un Establecimiento de Comercio para productos de las clases 1 a 34, 3.- Impresión de la pagina Web FALABELLATV.CL y 4.- Certificado de Nic Chile sobre la titularidad del nombre de dominio FALABELLATV.CL. Con fecha 28 de noviembre de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado don Alejandro Raab Fernández, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha. Que con fecha 20 de diciembre de 2011, don Alejandro Raab Fernández, representado por su abogado don Luís Fernando Chinchón Alonso, presentó escrito de contesta demanda, agregada a fojas 67, y presentó los siguientes argumentos y defensas, para que se le asigne el nombre de dominio VAFTV.CL: Indica en el escrito de contestación el abogado Chinchón Alonso que en calidad de mandatario judicial del demandado Alejandro Raab Fernández,
contesta la demanda de asignación de nombre de dominio deducida por la S.A.C.I. Falabella, representada por su abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, solicitando que se proceda a asignar el nombre dominio a mi representado como primer solicitante, quien actuado de buena fe procedió a realizar inscripción en su legítimo derecho continuar realizando su actual actividad económica, todo ello con expresa condena en costas por los argumento de hecho y derecho que se proceden a exponer: I.- Antecedentes de hecho y derecho: 1.- Señala que su representado es propietario de la sociedad Alejandro Raab Fernández Servicios de Marketing E.I.R.L. y que dicha sociedad actúa y es profusamente conocida en el mercado bajo nombre de fantasía o denominación VIENTO A FAVOR E.I.R.L., sociedad que tiene inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2006. Que dicha empresa realiza actividades comerciales con importantes agentes comerciales del mercado nacional como internacional, ejemplo de ello la sociedad ENTEL PCS S.A., ERICSON CHILE S.A, VTR BANDA ANCHA CHILE S.A, BANCO DE CHILE S.A, BANCO SANTANDER CHILE S.A., FERIA CHILENA DE LIBRO LIMITADA, entre muchas otras sociedades y personas naturales con la que mi representado se relaciona a través de su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, de la cual evidentemente es propietario del 100%. Así mismo este ofrece sus servicios de televisión vía Internet a través de su página Web y dominio www.vientoafavor.cl. Que de los hechos expuestos resulta evidente S.S. Juez Arbitro que su representado ha actuado de buena fe; amparado en legítimo derecho del ejerció de una actividad económica lícita, Inscribiendo oportunamente el dominio como primer solicitante. Que cabe señalar que el dominio solicitado dice relación directa con la E.I.R.L., de su representado ya que VAFTV.CL, es el diminutivo viento a favor, agregándole simplemente la sigla TV ya que esta es, precisamente una sociedad que presta servicios de televisión vía Internet y que se propuso promover todo lo relacionado, con el deporte náutico y la difusión del mar chileno y sus costas. Que en este sentido se remite a las disposiciones contenidas en el artículo 22
del Reglamento de Nic-Chile que dispone: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: h. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, i. Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y j. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado. 2.- Inscripción no abusiva: Señala que la inscripción solicitada no es abusiva ya que no se cumplen ninguno de los tres requisitos copulativos que se han establecido el artículo 22 ya citado en particular las letras a, b y c del segundo inciso. Que respecto a la letra a) señala que marca en cuestión sobre la que aduce similitud el demandante es FTV y el dominio en cuestión es VAFTV.CL, en este
sentido se debe primero señalar que la sigla TV, es hoy en día un vocablo genérico para referirse al concepto de televisión por cualquiera de sus medios de difusión, es por ello que la distinción a que verdaderamente debe hacer alusión por el demandante es si la letra F de FTV es o no similar o confundible por terceros con la sigla VAF de VAFTV, ya que para ambos se debe entender como de uso genérico la sigla que dice relación o alusión al concepto de televisión, pensar lo contrario es un sin razón y que sólo podría derivar de arrogancia supina de la parte demandante, hecho indiscutible al pretender que por la simple razón que su representado, habría partido como una simple sastrería y hoy es una multinacional que procura acaparar una gran parte de las áreas de desarrollo económico de una o más naciones, en Retail, Banca, Televisión TV, etc, y probablemente no dejando espacio alguno al desarrollo de terceros vendría en entregar a éste un mejor derecho contra cualquier individuo que pretenda desarrollar una actividad económica. Que respecto a la letra b), como se ha explicado latamente mi representado tiene intereses legítimo en el uso del dominio que es objeto de la presente litis, ya que a través de su E.I.R.L., este es conocido por terceros y realiza operaciones de negocio con múltiples agentes comerciales teniendo inicio de actividades desde el año 2006, como se ha explicado latamente en el cuerpo del presente escrito debiendo entenderse por íntegramente reproducidos dichos argumentos. Que respecto a la letra c), se debe señalar que es carga procesal del demandante acreditar la existencia de mala fe cuestión que deberá probar en la oportunidad procesal respectiva. Afirma el demandado que no cumpliéndose ni uno de los tres requisitos copulativos debe ineludiblemente entenderse por S.S. Juez Arbitro que no hay inscripción abusiva. 3.- Actuar de buena fe de mi representado. Afirma que sin perjuicio de lo ya expuesto su representado no ha actuado de mala fe, evidencia de ello son los siguientes argumentos: a) Actualmente se encuentra haciendo uso del dominio WWW.VAFTV.CL, y acompaña impresión de página Web. La E.I.R.L. de su representado
comercializa televisión vía Internet teniendo múltiples clientes como auspiciadores hecho que se acredita acompañando copia de los respectivos documentos tributarios así como en la impresión de la página Web; b) Su representado es conocido en el mundo de los deportes náuticos como Viento a Favor Televisión o VAFTV y hace uso legítimo, no intentando confundir a ningún consumidor. Concluye se tenga por contestada la demanda de asignación de domino deducida en contra don Alejandro Raab Fernández, y en definitiva acoger las presentación de su representado, adjudicando dicho dominio a éste todo ello, condenando expresamente en costas a la contraria. Prueba documental acompañada por el demandado: 1.- Impresión de sitio Web www.vaftv.cl, 2.- Impresión de dominios inscrito www.vientoafavor.cl, 3.- Factura de pago de dominio www.vientoafavor.cl N 530031, del año 2004, 4.- Impresión de estado de solicitud de inscripción de marca N 681977, año 2005, 5.- Impresión de instancia a dministrativa de solicitud de inscripción de marca N 681977, 6.- Copias si mples de Facturas números 1, 2, 3, 4, 20, 21, 25, 27, 32, 33, 40, 41, 42. 45, 53, 54, 57, 60, 64, 70, 77, 83, 86, 88, 89, 95, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 y 7.- Impresión de información tributaria de sociedad Alejandro Raab Fernández Servicios de Marketing E.I.RL. Que mediante resolución de fecha 22 de diciembre de 2011, el Tribunal tuvo por contestada la demanda de autos y por acompañados los documentos, con citación, notificando con igual fecha a las partes. Que con fecha 9 de enero de 2012, el Tribunal recibió la causa a prueba por le término de 8 días hábiles, fijando el siguiente punto de prueba: Antecedentes que acrediten la aplicación de la denominación VAFTV u otra similar, que hayan hecho las partes, giro o ámbito, data y medios en que ello ha ocurrido, la que fue notificada a las partes con igual fecha. Que con fecha 1 de marzo de 2012, el Tribunal dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con igual fecha. PARTE CONSIDERATIVA: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia controvertida en el presente caso, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio VAFTV.CL, esto es, si a don Alejandro Raab Fernández, primer solicitante, o a S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante. SEGUNDO: Que, S.A.C.I. Falabella sostiene la pretensión de ser titular de un mejor derecho que el primer solicitante don Alejandro Raab Fernández, para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio, ya que ha registrado ante el INAPI la marca comercial FTV (que corresponde a Falabella TV), registros números 750.678, para distinguir servicios de la clase 35 y 750.679, que distingue un Establecimiento de comercio para productos de las clases 1 a 34, las que sostiene gozan de fama y notoriedad en el mercado y que usa en el ámbito de la televisión, en el cual exhibe y publicita productos y servicios del Establecimiento comercial Falabella, por lo que de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante se provocará confusión en los usuarios de la red de Internet, ya que lo asociarán a la empresa demandante, y se producirá dilución a sus marcas comerciales, ya que el dominio pedido VAFTV, incorpora sus signos FTV. TERCERO: Que, por su parte el primer solicitante don Alejandro Raab Fernández, sostiene que debe asignársele el nombre de dominio VAFTV, atendido a que es el constituyente de la persona jurídica Alejandro Raab Fernández Servicios de Marketing E.I.R.L., la que es profusamente conocida en el mercado bajo nombre de fantasía o denominación VIENTO A FAVOR E.I.R.L., e indica que inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el año 2006. Agrega que el dominio que ha solicitado VAFTV, corresponde a la abreviatura de Viento A Favor, más la sigla TV, que es la abreviatura de televisión. Que la persona jurídica E.I.R.L. ya individualizada, comercializa servicios de televisión vía Internet teniendo múltiples clientes como auspiciadores, hecho que acredita mediante copia de los respectivos documentos publicitarios y tributarios, y que asimismo, ofrece servicios de televisión vía Internet a través de su página Web y dominio www.vientoafavor.cl, dónde publicita deportes náuticos y publicidad afín a dicha
actividad a nivel nacional. CUARTO: Que, analizados los argumentos presentados por las partes en litigio en sus escritos de demanda y contestación, y ponderadas las pruebas documentales acompañadas a los autos, se puede concluir que la solicitud de registro del nombre de dominio VAFTV presentada por don Alejandro Raab Fernández, se encuentra amparada en una actividad empresarial previa, debidamente acreditada en el proceso mediante prueba documental no objetada, en que consta hace uso de la denominación o sigla VAFTV, en su sitio Web vientoafavor.cl, en que promociona y difunde actividades relativa a deportes náuticos, todo ello de conformidad al punto de prueba establecido en la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 71 de autos, motivo por el cual no se visualiza que la solicitud de registro de nombre de dominio pueda lesionar la marca comercial FTV, que tiene registrada S.A.C.I. Falabella, que también usa en su giro de negocios, ni que la asignación del dominio en disputa al primer solicitante pueda introducir error o confusión en los usuarios de la red de Internet, respecto al origen o procedencia empresarial que viene desarrollando en el ámbito de los deportes náuticos y servicio afines, y en relación al giro de negocios de S.A.C.I. Falabella, por lo que sólo cabe estimar atendibles y dar por probados los fundamentos de la solicitud de asignación presentada a fojas 67 de autos. PARTE RESOLUTIVA: Por estas consideraciones y de conformidad a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, resuelvo acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio VAFTV, presentada por don Alejandro Raab Fernández a fojas 67, la que se acoge, y se rechaza la demanda de oposición presentada por S.A.C.I. Falabella a fojas 27, sin condena en costas por haber litigado con motivo plausible. En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.
Notifíquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral. Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito. Óscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda Abogado Juez Árbitro Arbitrador Andrés Torres Ríos