OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y MODELOS DIVISIÓN DE ANULACIÓN DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 16/12/08 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD 000005056 DIBUJO O MODELO COMUNITARIO 000794870-0001 LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE REPRESENTADO POR DOPAT S.A. VALENCIA PARC TECNOLOGIC C/ CHARLES ROBERT DARWIN E-46980 PATERNA (VALENCIA) ISERN CAÑADELL TRAVESSERA DE GRACIA, 30-1C E-08021 BARCELONA TITULAR JESUS ENRIQUE SEMPER RIVES C/ GERMÁN BERNACER, 67 ELCHE PARQUE INDUSTRIAL E-03203 TORRELLANO (ALICANTE) REPRESENTADO POR UDAPI & ASOCIADOS EXPLANADA, 8, 4ª PLANTA E-28040 MADRID Avenida de Europa, 4 E - 03008 Alicante España Tel. +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu
La división de anulación, compuesta por Christophe Gimenez (ponente), Peter Rodinger (miembro), Martin Schlötelburg (miembro), ha tomado la siguiente decisión el 16/12/08: 1. Declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº 000794870-0001. 2. Condenar al titular al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº 000794870-0001 (en adelante el DMC ) fue registrado en nombre de su titular, Jesús Enrique Samper Rives con fecha de presentación de 24/09/07 (sin reivindicar prioridad). Fue publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 16/08/06 (http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2007/2007_142/000794870_0001.htm). El DMC concierne calzado. El DMC está representado por la perspectiva reproducida a continuación: (2) El 28/02/08, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC. El solicitante consideró que el DMC debía ser declarado nulo por considerar que el DMC entra en conflicto con los derechos de marca comunitaria anterior nº 3783073 (para la clase 25, reproducida infra) del solicitante (en adelante el signo distintivo ), pudiendo éste prohibir el uso en virtud de la normativa relativa a la marca comunitaria, concretamente el artículo 9 del reglamento nº 40/94. Entiende que en el DMC se hace uso de un signo de idénticas características al signo distintivo. Añadió que existe coincidencia absoluta entre los productos distinguidos en cada caso, dado que la marca indica la clase 25 de la clasificación de Niza que distingue entre otros productos, calzado, por lo que es obvia la existencia de colisión de ámbitos aplicativos. Por consiguiente, el solicitante consideró que el DMC debía ser declarado nulo por incurrir en la causa de nulidad prevista en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC 1. 1 Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 2
(3) El 11/03/2008, la Oficina notificó al titular la recepción de la solicitud, invitándole a presentar observaciones antes del 13/05/2008. (4) El 12/05/2008, el titular presentó su réplica. (5) En cuanto a la identidad del signo integrado en el DMC y del signo distintivo, el titular en su réplica alegó que el signo distintivo no posee idénticas características que el incorporado en el DMC y que basta un simple contraste para apreciar que ambos signos son representaciones diferentes de la letra H. Añadió que el signo distintivo es una letra H cuya peculiaridad consiste en que su segmento horizontal está formado a base de dos líneas curvas opuestas una a la otra mientras que el signo incorporado al DMC no es más que una H con todos sus lados perfectamente rectos, sin describir ninguna curva. Finalmente, consideró el titular que las comparaciones fonética y conceptual son irrelevantes al tratarse de signos que consisten en la misma letra del alfabeto que necesariamente significan y se pronuncian igual. (6) Subsidiariamente, el titular pidió que se le otorgara mantener el DMC en forma modificada conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6 del RDC, es decir sin que la H forme parte de él. (7) El 22/05/08, la Oficina notificó al solicitante la réplica del titular, invitándole a presentar observaciones antes del 25/07/2008. (8) El 01/07/2008, el solicitante presentó sus observaciones. (9) En cuanto a la comparación del signo distintivo con el DMC reiteró que este último presenta una letra H llena e inclinada de idénticas características a las del signo distintivo. Añadió que en ambos signo distintivo y DMC la citada letra H se aplica transversalmente el los laterales del calzado. También comunicó el solicitante que el registro de una solicitud de marca española, nº 2765049-9, idéntica al DMC, fue denegada por la oficina española de patentes y marcas, porque se considera incompatible con la [marca comunitaria] nº 3783073 por su semejanza gráfica para proteger los mismos productos, pudiendo generarse riesgos de confusión/asociación entre ellas en el público consumidor. (10) El 11/07/08, la Oficina notificó al titular las observaciones del solicitante, invitándole a presentar observaciones antes del 15/09/2008. (11) Vencido el plazo mencionado arriba en el punto 10, y en ausencia de observaciones del titular,la Oficina comunicó a ambas partes la clausura del procedimiento escrito el 29/09/08. Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (12) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en el motivo previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC, por uso de la marca comunitaria nº 3783073 reproducida en el punto (2). En relación a este motivo, y de conformidad con el artículo 25, apartado 3 del RDC, queda probado que el solicitante consta como titular de la citada marca. Por consiguiente, se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), puntos i y iii del REDC 2. 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 3
(13) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo (14) Una marca comunitaria es un signo distintivo valido para asentar la nulidad de un dibujo o modelo registrado según lo previsto en al articulo 25, apartado 1, letra e) del RDC. Procede entonces determinar si el DMC debe declararse nulo por utilizar un signo distintivo (la marca comunitaria citada). Para ello, el titular de dicho signo debe acreditar el derecho de prohibir tal uso conforme a la legislación aplicable al signo. (15) El derecho de un titular de marca comunitaria a prohibir su uso por un tercero viene definido por el reglamento nº 40/94. El solicitante ha invocado el artículo 9 de dicho reglamento. En las condiciones previstas en dicha disposición, el titular de la marca puede prohibir a un tercero su uso no consentido en el tráfico económico, pudiendo impedir que ponga el signo en un producto o en su presentación. Si se acredita que el titular de la marca dispone de dicho derecho porque las condiciones previstas se cumplen (en particular, el uso en el tráfico económico, la ausencia de consentimiento, la identidad de signos respecto de productos idénticos o la identidad/similitud de signos respecto de productos idénticos o similares que implique riesgo de confusión, comprendiendo el de asociación), entonces la incorporación de dicho signo como parte del DMC podría ser prohibida y, en consecuencia, el DMC resultaría nulo conforme al motivo previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC. Conviene examinar, por tanto, si se cumplen esas condiciones. (16) En primer lugar, el solicitante, propietario del signo distintivo, mediante esta acción, acredita la falta de consentimiento. En segundo lugar, la incorporación del signo en el DMC constituye un uso en el tráfico económico, en la medida en que forma parte de la apariencia del producto derivada de la ornamentación. En tercer lugar, el DMC y la marca se aplican o incorporan en varios productos idénticos. Por tanto se cumpliría la condición de identidad de productos. (17) Respecto a la identidad entre el signo utilizado en el DMC y el signo protegido por la marca, resulta evidente que no son idénticos y se diferencian en un elemento: aunque coincidan en el uso de una letra (H), en el signo distintivo es una letra H cuyo segmento mediano está formado a base de dos líneas curvas opuestas una a la otra, cada una de ellas vinculando el segmento horizontal a los segmentos verticales mientras que en el DMC es una H cuyo segmento horizontal esta formado por un trazo horizontal recto, que se une a los segmentos verticales formando ángulos francos. Descartada la identidad de ambos DMC y signo distintivo, cabe evaluar su similitud: Sin entrar en la comparación irrelevante de los aspectos fonético y semántico, ambos idénticos por estar formados ambos signos de una sola letra del alfabeto, se puede considerar que: o ambos signos consisten en una sola letra H. o En ambos signos, una sola recta une la base inferior de ambos segmentos laterales y en ambos signos se trata de una recta horizontal. o En ambos signos los segmentos laterales de la letra no son verticales sino que uno forma un ángulo de aproximadamente 60º con la base horizontal de la letra, y el otro un ángulo de aproximadamente 120º. o En ambos signos, ambos segmentos laterales presentan una anchura proporcional similar (anchura del los segmentos laterales comparada con la anchura total de la letra). Globalmente, la similitud es muy grande entre el signo utilizado en el DMC y el signo distintivo. 4
(18) Por tanto, cumplidas las condiciones de identidad entre productos y de similitud entre el signo empleado en el DMC y el signo distintivo, lo que implica un riesgo de confusión, el titular de la marca puede ejercer el derecho de prohibición de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra b) del reglamento nº 40/94. (19) Respecto a la petición del titular presentada a titulo subsidiario, para que se le otorgara mantener el DMC en forma modificada conforme a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6 del RDC, es decir sin que la H forme parte de él, cabe observar que esta solicitud no incluía la forma modificada, contrariamente a lo dispuesto en las directrices de nulidad 3, articulo 5 párrafo 3, apartado 1. Efectivamente, según el articulo 5 párrafo 3, apartado 2 de estas directrices La solicitud de mantenimiento del dibujo o modelo comunitario en forma modificada deberá presentarse durante el procedimiento de nulidad. Se concederá al solicitante la oportunidad de pronunciarse sobre la forma modificada. En cuanto a la propuesta misma, cabe observar que la letra H no es un elemento del fondo de la representación del DMC ni tampoco se usa en las representaciones del DMC para demostrar la función del diseño (sin que formara parte del mismo), sino que la letra H es parte integrante del RCD y no se puede considerar como un detalle insignificante del mismo en el sentido del Art. 5 párrafo 2 del RDC. Por tanto, no se puede retirar la letra H del DMC sin alterar la identidad de este último. (20) Por consiguiente, procede estimar la causa de nulidad fundada en el uso de la marca comunitaria nº3783073, al quedar acreditado que el uso no consentido de la marca mediante la incorporación de un signo similar en el DMC puede ser prohibido por su titular. 3 Directrices relativas a los procedimientos relacionados con la declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados 5
C. Conclusión (21) En virtud de lo expuesto, procede acoger el motivo de nulidad previsto en artículo 25, apartado 1, letra e) del RDC, estimándose la solicitud de declaración de nulidad. III. COSTAS (22) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el titular sea condenado al pago de las costas. IV. RECURSO (23) El escrito de recurso podría interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION Christophe Gimenez Peter Rodinger Martin Schlötelburg 6