SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Año XXXIII Número 2858 Lima, 9 de noviembre de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 235-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00555. Referencia: Marcas involucradas BASTION (denominativa) y GASTION (denominativa)...... 2 PROCESO 239-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00307. Referencia: Marca involucrada CUBA LIBRE (mixta)... 13 PROCESO 247-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00546. Referencia: Marcas involucradas SMITHS (mixta) y SMITH (denominativa)... 21 Pág. Para nosotros la Patria es América

GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 235-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2010-00555 Marcas involucradas BASTION (denominativa) y GASTION (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2169 del 19 de mayo de 2016, recibido el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00555; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante : CASA BERNARDO L TOA. 1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 3 de 32 Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado : NIETO & CHALELA ABOGADOS 2. Hechos relevantes: 2.1. El 24 de julio de 2009, NIETO & CHALEA ABOGADOS (en adelante, NIETO & CHALELA) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca BASTION (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2. CASA BERNARDO L TDA. (en adelante, CASA BERNARDO) presentó oposición 3 contra la solicitud de registro en base a su marca GASTION (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4, con Certificado 102458. 2.3. Por Resolución 8981 del 18 de febrero de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca BASTION (denominativa), considerando lo siguiente: a) Que los signos en conflicto no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión. b) Que el signo BASTION hace referencia a un concepto específico, mientras que la marca registrada GASTION resulta ser una denominación de fantasía. 2.4. CASA BERNARDO interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 8981. 2.5. Por Resolución 19018 del 14 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 8981. 2.6. Por Resolución 33323 del 29 de Jumo de 201 O, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 8981. Expediente administrativo 09 77143. 2 3 4 Clase 05: Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas. herbicidas. pesticidas. No se verifica la fecha de presentación de la referida oposición. Clase 05: Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2

GACETA OFICIAL 9/11/2016 4 de 32 2. 7. CASA BERNARDO presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a NIETO & CHALELA. 3. Argumentos de la demanda de CASA BERNARDO: 3.1. Las resoluciones demandadas violan el Artf culo 134 de la Decisión 486, así como los Literales a) y b) del Articulo 135 y el Articulo 136 de la referida Decisión. 3.2. El signo registrado BASTION si bien cumple los requisitos de distintividad intrínseca, no cumple con el requisito de distintividad extrinseca, debido a que el mismo comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético y gráfico presentan suficientes similitudes que lo hacen confundible con la marca GASTION. 3.3. Si bien es cierto las marcas comparadas no son idénticas, esto no significa que no sean confundibles, ya que desde el punto de vista gráfico la marca BASTION tiene en su composición y en el mismo orden seis (6) letras de las 7 (siete) letras que conforman la marca GASTION, lo que hace a las marcas citadas confundibles desde el punto de vista del público consumidor. 3.4. Desde el punto de vista fonético la similitud entre las marcas cotejadas es mayor, debido a que las marcas BASTION y GASTION no solo presentan en su composición 3 (tres) silabas, sino que además tienen una misma secuencia vocálica y una misma secuencia consonántica, con la única diferencia de que solo varían en la primera letra. 3.5. Existe una directa relación entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto, pudiendo ocasionar que los consumidores al pretender adquirir un producto farmacéutico marca GASTION, por equivocación puedan adquirir un producto para la destrucción de animales dañinos marca BASTION, lo cual puede causar un daño a la salud e inclusive poner en peligro su vida. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Se concedió el registro del signo BASTION por no estar comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3

GACETA OFICIAL 9/11/2016 5 de 32 4.2. El signo solicitado BASTION y la marca opositora GASTION, no presentan semejanzas susceptibles de generar confusión y no conllevan a error al consumidor. 4.3. Dentro del aspecto conceptual, el signo solicitado BASTION significa "cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc." mientras que el signo previamente registrado y opositor, es evocativo de la expresión gástrico o referente al estómago por contener la sílaba GAS, la cual es utilizada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Argumentos del tercero interesado, NIETO & CHALELA: Indica que las motivaciones exhibidas en la Resoluciones acusadas sustentan la decisión de manera coherente y ajustándose a las normas que regulan el tema. Además, el hecho que las decisiones no satisfagan al demandante, no implican que estas hayan violado la ley. B. 1. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Articulo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores: d) las letras y los números; a) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) g) la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparlados anteriores." "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del arlfculo anterior; b) carezcan de distintividad; (...}" "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 4

GACETA OFICIAL 9/11/2016 6 de 32 2. No procede la interpretación del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 135 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tampoco procede la interpretación del Literal b) del Articulo 135, toda vez que no se cuestiona el carácter distintivo del signo BASTION en relación con los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. 5

GACETA OFICIAL 9/11/2016 7 de 32 Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raí ces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 6 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. 6

GACETA OFICIAL 9/11/2016 8 de 32 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. 2. 2.1. 2.2. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable, dotadas o no de un significado o concepto. 9 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, e lbldem. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 619-IP-2015 de fecha 06 de julio de 2016. 7

GACETA OFICIAL 9/11/2016 9 de 32 que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca BASTION (denominativa) y la marca GASTION (denominativa). 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 3.1 En el presente caso, los signos confrontados distinguen fungicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene 10 11 Ibídem. lbidem. 8

GACETA OFICIAL 9/11/2016 10 de 32 necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.12 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso 13. Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 14 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo 12 13 14 Cabe señalar que se bien las marcas en controversia no distinguen productos farmacéuticos de forma expresa. estas si distinguen a los fungicidas, los cuales son productos destinados a la eliminación de hongos, por lo que pueden ser utilizados, de un lado, para el tratamiento de enfermedades humanas y de animales, y de otro, para el tratamiento de plantas causadas por éstos. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000. 9

GACETA OFICIAL 9/11/2016 11 de 32 recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 15 3.7 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3.8 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca en cuestión, tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00555, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 15 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 48-IP-2000 del 28 de julio de 2000. 10

GACETA OFICIAL 9/11/2016 12 de 32 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11

GACETA OFICIAL 9/11/2016 13 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 239-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2011-00307 Marca involucrada CUBA LIBRE (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2160 del 23 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y del Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00307; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado CUBA LIBRE PRODUCTS, INC Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 14 de 32 Tercero interesado LICORERA ZACAPANECA SOCIEDAD ANONIMA 2. Hechos relevantes: 2.1. El 09 de junio de 2009, CUBA LIBRE PRODUCTS, INC. (en adelante, CUBA LIBRE) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CUBA LIBRE (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.2 CUBA LIBRE f 6rmula OrlglJJal k 2.2. LICORERIA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA (en adelante, LICORERIA ZACAPANECA) presentó oposición 3 contra la solicitud de registro, con fundamento en que la marca solicitada es genérica y descriptiva para la clase de productos que pretende proteger, por lo que considera que se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3. Por Resolución 45697 del 30 de agosto de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca CUBA LIBRE (mixta), considerando lo siguiente: a) Se trata de un signo genérico y descriptivo por cuanto de manera directa indica los productos que identifica y sus caracterlsticas y cualidades. b) El signo resulta descriptivo de los productos que identifica, toda vez que en su etiqueta incorpora la denominación YFORMULA ORIGINAL RON & COLA", la cual, junto a la expresión wcuba LIBRE", hace referencia a una bebida cuya preparación se compone de ron y cola, indicando de esta manera las caracterlsticas que posee. Expediente administrativo 09-59422. 2 3 Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). No se verifica la fecha de presentación de la referída oposición. 2

GACETA OFICIAL 9/11/2016 15 de 32 2.4. CUBA LIBRE interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 45697. 2.5. Por Resolución 59357 del 28 de octubre de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 45697. 2.6. Por Resolución 25811 del 16 de mayo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 45697. 2.7. CUBA LIBRE presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a LICORERIA ZACAPANECA. 3. Argumentos de la demanda de CUBA LIBRE: 3.1. La marca CUBA LIBRE (mixta) está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficientemente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. La norma señala la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto. 3.3. El signo CUBA LIBRE (mixto) no consiste exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto. Consiste en el siguiente conjunto marcaría: CUBA LIBRE fórmula Orlglqal - :;--;"T Ro 3.4. Es viable el registro de una marca que designe o evoque un determinado producto, siempre y cuando la conjunción de elementos, incluso elementos genéricos, forme un conjunto distintivo. 3.5. Debe accederse al registro de la marca mixta CUBA LIBRE por ser un signo distintivo en sus caracteristicas extrinsecas, esto es en aquella 3

GACETA OFICIAL 9/11/2016 16 de 32 forma especial de presentación que lo hacen precisamente distintivo, frente a cualquier tinte de genericidad o descriptividad. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1. Las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. 4.2. De igual modo no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios. 4.3. No es posible otorgar la exclusividad de una palabra genérica puesto que si bien son de libre utilización, su registro se convertirla en monopolio que excluiría a los demás competidores de su uso. 4.4. Los requisitos necesarios que debe reunir una marca para ser registrable son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 4.5. Por obedecer a elementos genencos, la marca CUBA LIBRE (mixta) solicitada para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de distintividad, aspecto que hace imposible acceder a su registro 5. Argumentos del tercero interesado, LICORERIA ZACAPANECA: No obra en el expediente la contestación de la demanda de LICORERIA ZACAPANECA. 8. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Articulo 134 y del Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- "Artfcu/o 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas /os signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monog r amas. retratos. etiquetas. emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 4

GACETA OFICIAL 9/11/2016 17 de 32 2. No procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere el artículo citado no son materia de la controversia. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la norma citada. 3. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 5 debido a que la SIC considera que el signo es descriptivo, como sustento de la denegatoria. C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Signos descrlptivos y genéricos. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Signos descriptivos y genéricos 1.1. En el presente caso se discute si la expresión CUBA LIBRE, que conforma el signo solicitado, es o no descriptiva y genérica respecto de las bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 1.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: f} la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) f} consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; f... r 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna. "Art/cu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, fa procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las e1<pres1ones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (... )" 5

GACETA OFICIAL 9/11/2016 18 de 32 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas fas expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...)" 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir ta utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 6 1.5. Teniendo en cuenta que en et presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos. 1.6. Si bien el elemento denominativo suele ser el más caracterlstico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras caracterlsticas, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1.7. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. (...)" 1.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos compuestos exclusivamente por designaciones genéricas, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no 6 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. 6

GACETA OFICIAL 9/11/2016 19 de 32 se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 7 1.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 8 1.1 O. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 9 1.11. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación CUBA LIBRE, que conforma al signo solicitado, es genérica o descriptiva en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro del signo solicitado CUBA LIBRE (mixto), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00307, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 8 9 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. lbldem. De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 7 fl-. )

GACETA OFICIAL 9/11/2016 20 de 32 MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ' Notifíquese a la Corte consultante y remftase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 8

GACETA OFICIAL 9/11/2016 21 de 32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente 247-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2009-00546 Marcas involucradas SMITHS (mixta) y SMITH ( denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2184 del 20 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00546; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Demandado SMITHS DETECTION MONTREAL INC. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 22 de 32 Tercero Interesado SMITH SPORT OPTICS, INC. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 31 de marzo de 2008, SMITHS DETECTION MONTREAL INC. (en adelante, SMITHS DETECTION) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca SMITHS (mixta) 1 para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 smlths 2.2. Por Resolución 6175 del 17 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC (ahora Dirección de Signos Distintivos de la SIC) denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) Se encuentra registrada a nombre de SMITH SPORT OPTICS, INC. (en adelante, SMITH SPORT) la marca SMITH (denominativa), con Certificado 213240, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. J b) El signo solicitado reproduce en su totalidad la marca registrada SMITH. c) Existe conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto, pues muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que pretende identificar el signo solicitado requieren de algunos de los productos distinguidos con la marca registrada, como es el caso de los lentes. d) Por tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Expediente administrativo 08-31331. 2 3 Clase 9: aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar articules, partlculas, gases, vapores, y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente qulmico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos: detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos para escanear personas, equipajes, paquetes y carga; escáneres: aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores de qulmicos y biológicos: aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radíosondas; estaciones meteorológicas y piezas de accesorios para lo anterior. Clase 9: anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas (sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes asl como partes y repuestos de las mismas; mascaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden pellcula de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto. 2

GACETA OFICIAL 9/11/2016 23 de 32 2.3. El 18 de marzo de 2009, SMITHS DETECTION interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 6175. 2.4. Por Resolución 17873 del 20 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC (ahora Dirección de Signos Distintivos de la SIC) resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 46175 y concedió el recurso de apelación interpuesto por SMITHS DETECTION. 2.5. Mediante Resolución 26176 del 28 de mayo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 17873. 2.6. El 23 de setlembre de 2009, SMITHS DETECTION interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 6175, 17873 y 26176. 2.7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda y ordenó notificar a la SIC y a SMITH SPORT, este último como tercero interesado. 4 2.8. El 6 de diciembre de 2011, la SIC contestó la demanda. 2.9. El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de SMITHS DETECTION: 3.1. Si bien los signos en conflicto se refieren a productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, este factor no es suficiente para concluir que existe conexión competitiva. 3.2. 3.3. La marca registrada distingue productos ópticos u ópticos deportivos, para corregir la visión, mejorarla o protegerla del clima, mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos de alta tecnologia desarrollados para identificar materiales peligrosos e ilegales, con la finalidad de brindar y mejorar la seguridad de sus usuarios. Los productos antes mencionados se adquieren a través de canales de comercialización especializados y los medios que utilizan para publicitarse son muy diferentes; asimismo, no se complementan ni son partes, accesorios ni intercambiables y se encuentran dirigidos a consumidores 4 De la documentación remitida a este Tribunal, no se advierte la fecha en la que admitió la demanda. 3

GACETA OFICIAL 9/11/2016 24 de 32 disímiles con un grado de atención elevado, por lo que se presume la inexistencia de conexión competitiva. 3.4. Las diferencias que presentan los productos sumadas al nivel de especialización de sus consumidores, no dará lugar a que se presente confusión o asociación entre las marcas o sus orígenes empresariales. 3.5. Considerando lo expuesto, la SIC habría vulnerado el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 186 de la Comunidad Andina, puesto que el signo solicitado tiene aptitud para distinguir los productos que alude de aquellos que distingue la marca registrada SMITH. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 4.1 De haberse concedido el signo solicitado se hubiera expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación, aun cuando este sea especializado, en tanto que reproduce en su integridad el único elemento de la marca registrada: SMITH. 4.2 La marca registrada ampara, además de los anteojos, lentes, gafas y pellculas de plástico que son complementarios a los aparatos e instrumentos que alude el signo solicitado, máscaras y protectores para la cara, las cuales son indispensables para la utilización de algunos de los referidos aparatos e instrumentos. 5. Argumentos de la contestación de SMITH SPORT: El tercero interesado no contestó la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. s s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) b) carezcan de distintividad;,... r "Articulo 136, No podrán registrarse como marcas aque/fos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... r 4

GACETA OFICIAL 9/11/2016 25 de 32 2. No procede la interpretación prejudicial del Literal b) del Articulo 135 de la norma antes citada, en tanto que no es materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. 3. Por tanto, solo procede la interpretación prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre una marca mixta y una denominativa. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar 5

GACETA OFICIAL 9/11/2016 26 de 32 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.s a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-J P-2015 y 4 73-1 P-2015 del 1 O de junio de 2016. 7 Ibídem. 6

GACETA OFICIAL 9/11/2016 27 de 32 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para et cotejo de marcas:ª a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no lbldem. 7

GACETA OFICIAL 9/11/2016 28 de 32 de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.9 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia1, 11 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 (i) (ii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarf a a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. 9 10 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. Ibídem. lbfdem. 12 lbfdem. 8 f. f; f

GACETA OFICIAL 9/11/2016 29 de 32 (iii) (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada SMITHS (mixta) y la marca registrada SMITH (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. En el proceso interno se discute si los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distingue la marca registrada, por lo que corresponde analizar dicho tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 13 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asl 13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.- Art/cu/o 151.- Para clasificar los productos y los servicios a /os cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de /os productos o servicios indicados expresamente. (Subrayado agregado) 9

GACETA OFICIAL 9/11/2016 30 de 32 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.14 3.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10

GACETA OFICIAL 9/11/2016 31 de 32 c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asl, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterlas) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00546, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 11

GACETA OFICIAL 9/11/2016 32 de 32 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. U! b Cecilia Luisa Ayl eros MAGISTRADA Hugo Ramiro o MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12