DIRECTRICES DE OPOSICIÓN PARTE 2 CAPÍTULO 2 B. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. Versión final: noviembre de 2007

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1 DIRECTRICES DE OPOSICIÓN PARTE 2 CAPÍTULO 2 B. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Versión final: noviembre de 2007 Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 1

2 ÍNDICE CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN... 5 B. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS... 5 I. PRINCIPIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA La relación entre la similitud de los productos y servicios y el riesgo de confusión La similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria del riesgo de confusión La similitud entre los productos y servicios debe interpretarse en relación con el riesgo de confusión Similitud entre los productos y servicios con independencia de la similitud entre los signos o del carácter distintivo de la marca anterior Existe un límite externo absoluto de la similitud Apreciación del grado de similitud entre los productos y servicios en la práctica Modo de apreciar la similitud de los productos y servicios Necesidad de respuestas expresas y coherentes La Clasificación de Niza y la similitud de los productos y servicios... 9 II. EL TERRITORIO DE REFERENCIA III. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS: FACTORES CONSIDERADOS Principios generales Los factores específicos de la similitud aplicados a la comparación de los productos y servicios Introducción: la dificultad de establecer una distinción entre los factores Naturaleza Consideraciones generales Las diversas propiedades de los productos que definen su naturaleza Relación con otros factores Destino Definición de destino Determinación del nivel de abstracción apropiado Consecuencias de la diferencia de destinos en la decisión sobre la similitud La relación entre la naturaleza y el destino en particular Relación con otros factores Utilización Definición de utilización Determinación del nivel de abstracción apropiado Casos en los que la utilización puede ser un factor importante Cómo distinguir adecuadamente los factores naturaleza destino utilización Productos complementarios Principios Ejemplos generales Accesorios Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 2

3 Carácter complementario definido por los hábitos de los consumidores Productos auxiliares o accesorios Promoción de ventas por los fabricantes de productos o los prestadores de servicios Relación con otros factores Productos competidores Canales de distribución, en particular colocación en los mismos puntos de venta Principales categorías de canales de distribución La importancia de la coincidencia de los canales de distribución en general La importancia de la coincidencia de los puntos de venta en particular Relación con otros factores El público de referencia, es decir los clientes reales y potenciales Concepto de clientes Relación con otros factores Origen habitual de los productos y servicios Origen habitual de los productos y servicios Principio Necesidad de un uso comercial arraigado para la ampliación de las actividades Lugares de producción y/o métodos de fabricación iguales o similares Relación con otros factores Similitud de los productos: materias primas, ingredientes y partes, componentes y piezas Materias primas Ingredientes de los alimentos preparados Partes, componentes y piezas La comparación de los servicios con los servicios Naturaleza Servicios complementarios Carácter complementario (similitud) admitido Carácter complementario (similitud) denegado Servicios competidores El público de referencia Origen habitual La comparación entre productos y servicios Generalidades Servicios habitualmente prestados a los clientes sin necesidad de comprar los productos correspondientes (o viceversa) Servicios accesorios de los productos, es decir, que suelen prestarse junto con los productos (o viceversa) Productos y servicios no similares El origen habitual de los productos y servicios es distinto Principio Servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías Otros casos El origen habitual es el mismo, pero el producto o el servicio no forma parte de la actividad principal Los productos y servicios pueden ser (remotamente) similares Servicios de instalación, mantenimiento y reparación Servicios de asesoramiento En particular, servicios de restaurante y alimentos IV. COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS Productos y servicios de TI/telecomunicaciones Similitud de los servicios de venta al por menor entre sí y de los productos y servicios de venta al por menor Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 3

4 3. Calzados, vestidos, sombrerería, bolsos de mano, accesorios Calzados y vestidos son similares Sombrerería y vestidos son similares Bolsos de mano y vestidos son similares Accesorios específicos de los vestidos Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos Productos farmacéuticos y cosméticos V. INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Factores predominantes Interdependencia de los factores VI. CONCLUSIÓN Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 4

5 CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN B. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS I. PRINCIPIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 1. La relación entre la similitud de los productos y servicios y el riesgo de confusión 1.1. La similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria del riesgo de confusión En ausencia de identidad de los productos y servicios en litigio, su semejanza es una condición necesaria para declarar la existencia de riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. La similitud entre los productos y servicios designados por los signos en conflicto ha sido analizada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la sentencia Canon, el Tribunal declaró que la similitud entre los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC: es además necesario, incluso en el caso de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo es particularmente fuerte, aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares (Canon, apartado 22). Reproduciendo una parte del séptimo considerando del RMC, el Tribunal ya había declarado en el asunto Sabèl: la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (Sabèl, apartado 22) De estas afirmaciones se desprende que el grado de similitud entre los productos y servicios ha de apreciarse en cada caso concreto. Conjuntamente con el grado de similitud entre los signos, el grado de carácter distintivo de la marca anterior (véase Sabèl, apartado 24), el grado de sofisticación y de atención del consumidor medio de los productos y servicios en cuestión (véase Lloyd, apartado 26), y cualquier otro factor pertinente al caso, el grado de similitud entre los productos y servicios constituyen la base para determinar la existencia o no de riesgo de confusión. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 5

6 1.2. La similitud entre los productos y servicios debe interpretarse en relación con el riesgo de confusión El séptimo considerando del RMC indica asimismo el modo de interpretar la similitud entre los productos y servicios: que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. Y el Tribunal ha definido el riesgo de confusión en los siguientes términos:... constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente la existencia de tal riesgo (de confusión) queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (Canon, apartados 29 y 30). La relevancia del origen común (en sentido amplio) para el alcance de la confusión revela el tipo de similitud exigido entre los productos y/o servicios objeto de comparación: Las conexiones entre los productos y servicios han de ser capaces de sugerir que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente; véanse los asuntos: T-85/02 CASTILLO / EL CASTILLO, ap. 33 y ss.; T-99/01 MYSTERY (fig) / Mixery, ap. 41; y C-106/03 HUBERT (fig) / SAINT-HUBERT Similitud entre los productos y servicios con independencia de la similitud entre los signos o del carácter distintivo de la marca anterior La similitud de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse sin tener en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto en el supuesto concreto o el carácter distintivo de la marca anterior Existe un límite externo absoluto de la similitud Procede establecer un límite absoluto entre los productos y servicios que son similares y los que no lo son. Lo anterior significa que el mismo par de productos y servicios siempre está dentro o fuera del límite. Este límite externo ha de definirse por diversas razones: En primer lugar, por necesidades de seguridad jurídica. En segundo lugar, cuando los productos no son similares, la marca anterior sólo puede constituir una base de la denegación de la solicitud de marca comunitaria si se cumplen las condiciones del artículo 8, apartado 5. Estas condiciones confieren una protección reforzada a las marcas renombradas. A Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 6

7 menudo, resulta difícil determinar que se cumplen dichas condiciones, que consisten en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o un perjuicio para los mismos. En tercer lugar, es deseable que la apreciación de los productos y servicios efectuada por la Oficina y por las autoridades competentes de los Estados miembros discurra de forma paralela. Para las autoridades competentes en materia de marcas de los Estados miembros será indispensable definir un límite externo absoluto en las dos situaciones descritas más abajo, lo que hace evidente la necesidad de que la Oficina también lleve a cabo tal definición: En caso de que el Estado miembro no confiera una protección reforzada a las marcas renombradas, el artículo 4, apartado 4, letra a) de la Directiva de marcas deja libre al Estado miembro para hacerlo así. Además, el Estado miembro puede optar por conferir esa protección reforzada únicamente en caso de anulación y violación de marca, pero no para procedimientos de oposición (Alemania, p. ej., ha hecho lo propio). La definición del límite entre productos y servicios (remotamente) similares y no similares debe basarse en la siguiente prueba: Los productos y servicios son similares cuando, suponiendo que las marcas sean idénticas, el público podría creer que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Esta prueba es acorde con una afirmación similar del Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el asunto Ideal Standard (apartado 16). Esta definición se desprende de la interpretación del séptimo considerando del RMC anteriormente expuesta en la sección 1. Un planteamiento más restrictivo por el cual se presuma que los signos son meramente similares, dejaría lagunas en la protección. En cambio, un planteamiento más amplio por el cual se presuma, además de la identidad de los signos, un grado máximo de carácter distintivo de la marca anterior, haría difusos los límites con el artículo 8, apartado 5. Si la marca anterior goza de renombre, el público creerá que casi todos los productos proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente. 2. Apreciación del grado de similitud entre los productos y servicios en la práctica 2.1. Modo de apreciar la similitud de los productos y servicios Deben considerarse las realidades del mercado. Es preciso basar las declaraciones en las realidades del mercado, es decir, en las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. Estas costumbres, en particular, las prácticas comerciales, son dinámicas y están en continuo cambio. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 7

8 El examinador puede conocer las costumbres a partir de los hechos alegados y las pruebas presentadas por las partes. Además, puede darse la circunstancia de que ciertos hechos pertinentes sean notorios y por lo tanto no necesiten ser probados. Todo aquello que no se desprenda de las pruebas o no sea notorio, no podrá tenerse en cuenta (véase el artículo 74, apartado 1 del RMC). Es importante que el examinador evite toda especulación en lo tocante a las realidades del mercado, por ejemplo, de las máquinas o de los productos de TI o de los servicios prestados a las empresas. No pueden utilizarse frases como es posible que ciertos fabricantes de los productos 1 fabriquen también los productos 2 o palabras como quizás Necesidad de respuestas expresas y coherentes Una declaración de riesgo de confusión requiere una respuesta expresa en la resolución a la cuestión de la similitud de los productos y servicios en conflicto. En caso de que los productos y servicios sean declarados similares, la respuesta debe indicar asimismo el grado de similitud. La respuesta a la cuestión de la similitud de los productos y servicios (y, en caso de respuesta afirmativa, en qué grado) suele figurar en la parte de la resolución titulada similitud de los productos y servicios. En los casos límite, no es necesario que la respuesta aparezca en la parte antes mencionada, pudiendo figurar exclusivamente en la parte final denominada conclusión (véase infra, apartado d.). Además, la apreciación de la similitud de los productos y servicios debe ser coherente. Esto significa que, al comparar los mismos productos y servicios, no deben alcanzarse resultados divergentes en distintas resoluciones. En los casos límite (similitud remota contra disimilitud), la cuestión de saber si los productos/servicios son o no similares (y, en caso de respuesta afirmativa, en qué grado) puede dejarse abierta en el análisis de la similitud y responderse en la conclusión de la resolución. En tales supuestos, los diversos factores pertinentes relacionados con la similitud de los productos y servicios en litigio pueden analizarse en la parte de la resolución que trata de la similitud. La cuestión es si, desde una perspectiva comercial, existe una conexión entre los productos y servicios. En el ejemplo, vestidos (cl. 25) frente a perfumería (cl. 3), se debe determinar, por ejemplo, que estos productos pueden venderse de forma conjunta y fabricarse bajo el control de una única empresa. Corresponderá, por tanto, al análisis del riesgo de confusión determinar si la conexión entre estos productos es suficiente, a la luz de la similitud de los signos, del carácter distintivo (intrínseco o adquirido como consecuencia del uso) de la marca anterior y de cualquier otro factor pertinente, para justificar una declaración de riesgo de confusión. Como condición previa para una declaración de riesgo de confusión, deberá también declararse expresamente, Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 8

9 en esta fase, que los productos y servicios se consideran similares y en qué grado. 3. La Clasificación de Niza y la similitud de los productos y servicios El hecho de que los productos respectivos aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de similitud. Según lo dispuesto en la regla 2, apartado 4 del REMC, la Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios. En consecuencia, el argumento esgrimido en un asunto según el cual los instrumentos científicos son similares a conmutadores, sensores y dispositivos de control por encontrarse todos incluidos en la clase 9 no se consideró válido. 371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN). No obstante lo dispuesto en la regla 2, apartado 4 del REMC, conviene señalar que, en cierta medida, la clasificación de productos y servicios se atiene a los mismos principios que el análisis de la similitud de los productos y servicios. En tales supuestos, los productos y servicios que figuran en la misma clase pueden efectivamente ser similares. Jessie N. Marshall escribe en su tratado Guide to the Nice Agreement concerning the international classification of goods and services (publicado en 2000, p. 25): Por lo que se refiere a los títulos de clase, su estructura no es uniforme. Ciertos títulos pueden comprender a otros y abarcar todos los productos de la clase. Por ejemplo, todos los productos incluidos en la clase 5 proceden de la primera frase Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico. Además, la línea divisoria entre algunos títulos de clase es difusa. Este es el caso, por ejemplo, de los productos de papel (papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases) y los productos de imprenta de la clase 16. Véase Marshall, p. 89. En este contexto, resulta oportuno señalar que las clases de la Clasificación de Niza están estructuradas de acuerdo con factores que pueden revestir una importancia real en el análisis de la similitud. Lo anterior se ilustra mediante los ejemplos siguientes, extraídos de la obra de Marshall: Clase 1: función (es decir, un aspecto de la naturaleza ) los productos están correctamente incluidos en la clase 1 si sus funciones se basan en sus propiedades químicas antes que en cualquier aplicación específica que puedan tener los productos (pp. 1 y ss.) Clase 3: destino Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 9

10 Todos los artículos relacionados con los cosméticos, la higiene personal (que no sean para uso médico), la limpieza y el pulido se clasifican en la clase 3 Existen muchos artículos que pueden clasificarse en la clase 3 y en otra clase, dependiendo de que estén relacionados con los cosméticos o con los productos de tocador y no con otro uso específico (p. 14). Clase 18: naturaleza, destino La mayor parte de los artículos de piel se clasifican en la clase 18, a no ser que estén destinados a otro uso que aconseje su clasificación en otra clase (p. 101). Clases 20 y 21: productos diversos no indicio de similitud Estas clases suelen confundirse entre sí, ya que ambas son conocidas como las clases de productos diversos cada clase incluye únicamente productos diversos compuestos de un material específico (p.108). Clase 32: productos competidores... la clasificación de la cerveza en esta clase responde a su caracterización como alternativa a los refrescos (p. 159). II. EL TERRITORIO DE REFERENCIA El territorio en que se ha registrado la marca anterior determinará también el alcance geográfico de la comparación. Lo anterior es importante por cuanto que los hábitos del consumidor o los usos comerciales nacionales pueden influir en la forma en que se fabrican, distribuyen o consumen (utilización) los productos en el territorio de referencia. T-169/02 NEGRA MODELO / MODELO (EN). De acuerdo con la práctica de la División de Oposición, en la comparación de los productos y servicios deben tenerse en cuenta las diferencias entre los mercados nacionales, pues éstos pueden conducir a distintos resultados en lo que se refiere a la similitud de determinados productos en distintos territorios. Este planteamiento no es contrario al concepto de un consumidor europeo único. De acuerdo con el Tribunal de Justicia, se considera que el consumidor medio está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz (Lloyd, apartado 26) con independencia de su nacionalidad o residencia. Tomar en consideración los hábitos nacionales de consumo, tales como los relacionados con las bebidas (p. ej. la costumbre de mezclar agua y vino en Alemania), no invalida la norma del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Si la Oficina no tuviera en Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 10

11 cuenta los hábitos de consumo en un caso en que el derecho anterior es una marca nacional, no podría apreciar debidamente el riesgo de confusión en el Estado miembro interesado. Si basara su resolución en una práctica de consumo artificial, la Oficina correría el riesgo de resolver en un sentido distinto de las autoridades de los Estados miembros (oficinas y/o tribunales de marcas) que toman en consideración los hábitos nacionales de consumo. Dicha práctica contravendría el objetivo de adoptar resoluciones no contradictorias en relación con un mismo territorio, con independencia de que sean las autoridades nacionales o comunitarias quienes las dicten. Los hábitos nacionales pueden también influir en la percepción de los productos y servicios que tiene el consumidor y, por lo tanto, pueden afectar a su atención, cuestión ésta que suele examinarse en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión. Ejemplo: En Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN) se afirmó que los consumidores mezclan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en particular en el mercado alemán, en el que la mezcla de bebidas es muy popular. Los canales de distribución de ambos productos, es decir, de bebidas alcohólicas (excepto cervezas) y "aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, también se consideraron similares en Alemania. Ambas categorías de productos pueden encontrarse en supermercados y tiendas de ultramarinos muy cerca unas de otras en los mismos estantes. Además, es probable que en Alemania los fabricantes de bebidas alcohólicas (excepto cervezas) fabriquen igualmente los productos amparados por la otra marca en litigio. En cambio, en el asunto R 36/ Lindenhof/LINDERHOF (fig) (DE), la Sala de Recurso declaró que sólo había una remota similitud entre el vino espumoso ( Sekt ) y, en particular, las aguas minerales y los zumos de frutas en el territorio de referencia alemán. Esta semejanza remota fue considerada insuficiente para declarar un riesgo de confusión a pesar de la gran similitud fonética de las marcas. Confirmado en la resolución de 15 de febrero de 2005 en el asunto T-296/02, apartados 49 a 59. III. SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS: FACTORES CONSIDERADOS 1. Principios generales Por lo que se refiere a los criterios para determinar la similitud entre los productos y servicios con mayor detalle, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Canon que: Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 11

12 ... Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados... procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23). En la versión inglesa: (... In assessing the similarity of the goods and services all the relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.) Tal como se ha expuesto con anterioridad (véase la parte B.I d), el término end users es una traducción incorrecta. La traducción correcta es purpose of use (destino). La expresión en particular, revela que la lista de los factores mencionados por el Tribunal es meramente indicativa. La similitud entre los productos y servicios no puede depender de un número fijo y limitado de criterios que, generalmente, pueden determinarse por adelantado y que surten el mismo efecto en todos los casos. Pueden concurrir otros factores además de o en lugar de los enumerados por el Tribunal que pueden resultar pertinentes en el caso concreto. La similitud entre los productos y servicios debe determinarse sobre una base objetiva. No obstante, base objetiva no significa base abstracta o intrínseca. Antes al contrario, lo realmente importante es la perspectiva comercial. El Tribunal declaró en la sentencia Canon que para apreciar la similitud entre los productos procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Se enumeran a continuación los factores más relevantes, que serán analizados por este orden: [Factores establecidos en la sentencia Canon:] naturaleza (la composición, el principio de funcionamiento, la apariencia, el valor y otros) destino: usos idénticos o similares utilización productos y servicios complementarios productos y servicios competidores / intercambiables: satisfacción de una demanda idéntica o similar [factores adicionales:] canales de distribución: canales de distribución idénticos o similares; en particular, su colocación en los mismos puntos de venta el público de referencia el origen habitual de los productos y servicios: tipo de empresa que controla la producción de los productos; en particular, el lugar y método de producción. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 12

13 En todo caso, el examinador debe determinar los factores pertinentes y los elementos que caracterizan la relación entre los productos y servicios comparados, así como la importancia que debe atribuirse a cada uno de estos factores. El principal objetivo de la comparación de los productos y servicios no es identificar las propiedades intrínsecas o inherentes de los productos y servicios de una manera abstracta. Lo importante, más bien, es el solapamiento de los factores, como la naturaleza, el destino, la utilización, etc. que caracterizan el par de productos y servicios de que se trata. En consecuencia, los factores pertinentes y propiedades que caracterizan el producto A o el servicio B pueden ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que deben compararse. Procede señalar que, en muchos casos, los factores se solaparán en el sentido de que cuando concurra uno de los factores generalmente otro también lo hará. Esta cuestión se abordará al término de la exposición relativa a cada factor y se resumirá al final de la parte concerniente a la similitud entre los productos y servicios, en el apartado titulado factores dominantes. Con el fin de garantizar la coherencia y transparencia de las resoluciones, se insta a los examinadores a referirse a los factores pertinentes mediante la terminología arriba utilizada, es decir, la naturaleza, el destino, etc. y no expresiones equivalentes, a no ser que indiquen claramente esta equivalencia. Por ejemplo, en lugar de destino, podría utilizarse "finalidad o "necesidades satisfechas (de los consumidores). Pero el empleo de estos términos sólo puede inducir a confusión en cuanto al significado del factor. Además, el uso acumulado del mismo concepto puede sugerir un grado de similitud superior debido a la coincidencia de un mayor número de factores: El destino, la finalidad y las necesidades satisfechas son idénticos. Sin embargo, esta frase se limita a repetir el mismo concepto, y es obvio que tal repetición no puede tener ninguna incidencia en el resultado del asunto. 2. Los factores específicos de la similitud aplicados a la comparación de los productos y servicios 2.1. Introducción: la dificultad de establecer una distinción entre los factores En los siguientes apartados se pretende definir e ilustrar los diversos factores relacionados con la similitud entre los productos y servicios. No obstante, se debe reconocer que en ciertos supuestos será difícil establecer una distinción entre los diversos factores. Lo anterior es particularmente cierto en lo que a la naturaleza, el destino y la utilización se refiere (véase el cuadro que aparece en la sección 2.5 infra). Cuando el examinador se enfrente a dichas dificultades, no deberá esforzarse por establecer una distinción entre los factores, sino que deberá examinarlos conjuntamente. En esta situación, el examinador podría, por ejemplo, declarar que los productos objeto de Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 13

14 comparación poseen la misma naturaleza y el mismo destino indicando los hechos concretos en que basa su declaración. Las observaciones finales sobre la importancia relativa de cada factor recogidas al final de la explicación de cada uno de ellos, junto al capítulo 8 sobre la interrelación entre los diversos factores, deberían ayudar a trazar los límites entre los mismos Naturaleza Consideraciones generales (i) Principales criterios para definir la naturaleza Diversos criterios de los productos y servicios en litigio pueden resultar de utilidad para determinar su naturaleza, en particular: - La composición, - El principio de funcionamiento, - El estado físico (p. ej. líquido/sólido), - La apariencia (diseño). Estos criterios se analizan más abajo, en la sección (ii) Definición de la naturaleza desde una perspectiva comercial Como todos los factores relacionados con la similitud de los productos y servicios, la naturaleza de un grupo de productos y servicios ha de definirse desde una perspectiva comercial en relación con otros productos y servicios. Ejemplos: Producto de la solicitud de MC Helado comestible ( helado cremoso ) Helado comestible ( helado cremoso ) Propiedades de los productos Producto de la marca anterior Intrínsecas Ambos: agua helada Agua helada / preparaciones hechas de harina y otros ingredientes Comerciales Helado cremoso: alimento, hielo para refrigerar: producto auxiliar para conservar alimentos Ambos productos son alimentos dulces Hielo para refrigerar Confitería hecha con harina, bollos, galletas En el primer ejemplo, helados comestibles frente a hielo para refrigerar, existe un solapamiento en la composición de los productos, a saber, ambos están (parcialmente) compuestos de agua helada. Sin embargo, es evidente que, desde un punto de vista comercial, esto carece de relevancia. Lo importante Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 14

15 es que uno de los dos productos es un alimento, mientras que el otro no. Por lo tanto, su naturaleza no es similar. En el segundo ejemplo, la composición también carece de importancia. Lo que hace que su naturaleza sea similar desde una perspectiva comercial es el hecho de que ambos productos son alimentos dulces y postres típicos. Véase la resolución de las SdR R795/ (Allegro / ALLEGRO): Los "helados comestibles" deben compararse con, en particular, la "confitería hecha con harina", los "bollos" y las "galletas". Si bien los productos a base de helados cremosos están congelados, son semejantes a los productos de confitería, alimentos dulces [la naturaleza]. (iii) Las entradas en los diccionarios pueden ser de utilidad, pero no necesariamente En caso de que la naturaleza de los productos no pueda deducirse fácilmente de la lista de productos y servicios, es posible obtener información adicional en las entradas de los diccionarios. 955/1999 SUPERFLAM (cl.9) / EUROFLAM (cl.9, 11) (FR) No obstante, habida cuenta de que lo que importa son los factores relevantes desde el punto de vista comercial, el examinador no debe confiar únicamente en las entradas de los diccionarios, como sugiere el asunto R 152/ DIPPIN DOTS / dippin dots (fig) (EN), (apartado 24). La Sala sostuvo que: La resolución impugnada es incoherente en el tratamiento del ice (hielo) y ices (helados) de la clase 30 designados en la solicitud. Mientras que sostiene que los ices (helados) son idénticos a los ice creams and edible ices (helados cremosos y helados comestibles) y similares a los frozen yoghourts; novelty frozen water berads; frozen desert products (yogures helados; postres helados), aduce que el ice (hielo) no es similar a los productos del oponente debido a diferencias en su naturaleza y destino En este caso, la Sala de Recurso se remite al Oxford Dictionary, Edición de 1993, según el cual ice es el singular de ices y significa entre otras cosas (An) ice cream o Icing for cakes ((un) helado cremoso o helado para pasteles). En consecuencia, procede concluir que el producto ice (hielo) de la solicitud es idéntico a los ice creams and edible ices (helados cremosos y helados comestibles) amparados por las marcas anteriores. La cita anterior pone claramente de manifiesto los riesgos de basarse únicamente en las entradas de los diccionarios. Dado que en la lista de productos y servicios se mencionaba tanto ices (helados) como ice (hielo), la División de Oposición supuso acertadamente que ices se refería a helados comestibles, y ice al hielo para refrigerar. (Estos dos productos están clasificados en la clase 30 de la Clasificación de Niza.) En Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 15

16 consecuencia, la División de Oposición concluyó acertadamente que los productos eran diferentes por su naturaleza y destino. Estar comprendidos en el mismo título amplio no es suficiente para declarar la naturaleza similar de los productos. El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en el mismo título no significa que su naturaleza sea más que remotamente similar si el título es amplio. Un ejemplo de título amplio es alimentos para consumo humano. Véase 1210/1999 COCOPOPS (cl.30) / COCO (cl.31) (EN), en la que la Sala sostuvo que la naturaleza de la fruta fresca era diferente de la naturaleza del café, la harina y el pan. El asunto 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig) / La Vie Claire (fig) (EN) aporta una nueva ilustración de lo anterior: Carne, pescado, aves y caza son alimentos de origen animal. Naranjas, mandarinas, limones, uvas y todo tipo de frutas frescas, cebollas, hortalizas y legumbres también son alimentos. Esta ligera conexión no excluye su diferente naturaleza. Tan sólo el hecho de que el título común sea lo suficientemente restringido puede abogar en favor de la identidad o similitud de la naturaleza de los productos. Ejemplos: - Productos lácteos considerados una subcategoría de alimentos: En cuanto a la naturaleza de los productos de que se trata [p. ej. leche condensada y queso], el Tribunal... observa que tienen como materia prima la leche y están comprendidos, por tanto, en la categoría de productos lácteos... El público pertinente... considera... que [los productos]... pertenecen a una misma familia de productos (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003 en el asunto T-85/02, Castillo, apartado 33). - Cualquier tipo de bebidas espirituosas destiladas (todas ellas bebidas alcohólicas) es similar a cualquier otro tipo de bebidas espirituosas Las diversas propiedades de los productos que definen su naturaleza (i) Composición (materias primas, ingredientes o materiales acabados combinados), (ii) Principio de funcionamiento, (iii) Estado físico (p. ej. líquido/sólido), (iv) Apariencia (diseño), (v) Valor. Los criterios pertinentes para determinar la naturaleza de los productos son aquellos que, en relación con los otros productos y servicios, atraen la atención de los clientes reales o potenciales del mercado. Su importancia varía en función del producto de que se trate. Los principales criterios pueden ser, por ejemplo: - la composición: el alcohol en las bebidas alcohólicas (la forma de la botella es a menudo poco relevante) o, al contrario, Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 16

17 - la apariencia: un juguete (con frecuencia, la composición tiene escasa importancia). (i) Composición (materias primas, ingredientes) de los productos Una composición idéntica o similar de los productos en cuestión no constituye por sí misma un indicador de que éstos posean la misma naturaleza. La composición puede caracterizar o no a los alimentos. En el caso de helado cremoso frente a confitería hecha con harina, los productos fueron considerados similares a pesar de su diferente composición, en particular porque ambos son postres. Sin embargo, en el asunto que se menciona a continuación lo anterior no se aplica porque un grupo de productos son platos principales, y el otro, postres e ingredientes; uno es de origen animal, y el otro de origen vegetal: Carne, pescado, aves y caza son alimentos de origen animal. Naranjas, mandarinas, limones, uvas y todo tipo de frutas frescas, cebollas, hortalizas y legumbres también son alimentos. Esta ligera conexión no excluye su diferente naturaleza. 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig) / La Vie Claire (fig) (EN). Asimismo, la manteca para cocinar no tiene la misma naturaleza que los aceites y grasas lubricantes a base de petróleo, si bien ambos contienen una base de grasa. La manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano, mientras que los aceites y grasas se emplean en relación con máquinas. Hablando en términos generales, una composición idéntica o similar no es concluyente para declarar la naturaleza idéntica o similar de los productos cuando las materias primas de que están compuestos varían y pueden sustituirse. Sin embargo, es concluyente para declarar la naturaleza idéntica o similar de los productos cuando la composición caracteriza al producto. Este será con frecuencia el caso cuando el material de que está constituido el producto sea un material precioso o raro. (ii) Principio de funcionamiento Los diversos principios de funcionamiento de un producto pueden ser el funcionamiento mecánico, con o sin motor, el funcionamiento óptico, eléctrico, biológico, o químico. Ejemplo de naturaleza similar: Soportes magnéticos, electrónicos u ópticos y dispositivos semiconductores (cl. 9), todos con tipos de imprenta o caracteres de imprenta digitalizados de la clase 9, son similares a cintas magnéticas (cl. 9). La naturaleza es la misma, ya que todos son soportes. 1623/2002 PRADO et al. / PRADO (EN) contra 1298/2001 WAITEC (fig) / Wytek (fig) (EN). Esta resolución no debe seguirse. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 17

18 Dispositivos para doblar planchas para impresión (cl. 7) y máquinas de montaje de cajas de cartón o productos similares (cl. 7). R0610/ PROFORM / PLAFORM (EN) Lavadoras que utilizan detergente en polvo (químico) y nuevas lavadoras que lavan con ondas magnéticas. (iii) Estado físico (p. ej. líquido o sólido) Aunque no necesariamente, el estado físico puede ser un importante subfactor de la naturaleza. La realidad del mercado es decisiva. Por ejemplo, el yogur se comercializa como alimento y como bebida (yogur líquido). Por lo tanto, dichos productos poseen la misma naturaleza. (iv) Apariencia En determinados productos, es de suma importancia la apariencia y no la composición, el principio de funcionamiento o el estado físico. Ejemplo: En ciertos juguetes, puede resultar secundario que sean de felpa, de cartón, de madera, de metal o de otros materiales (excepto cuando deban cumplirse determinadas normas de seguridad destinadas a los niños pequeños). Lo que puede ser importante para los clientes es que posean una forma atractiva. 2628/2001 JAKO-O (fig.) / JOCKO (DE) revocada por las Salas de Recurso en virtud de otros motivos. (v) Valor (precio) del producto o servicio Joyería de oro bisutería de moda. Desde un punto de vista comercial, los pendientes de oro o de plástico, por ejemplo, se considerarán diferentes debido a su distinto valor. Pero la similitud puede declararse sobre la base de otros criterios. Por lo tanto, hay que tener cautela al distinguir entre productos de lujo y productos cotidianos, ya que el fabricante de los primeros puede ofrecer también los segundos Relación con otros factores La naturaleza puede solaparse con el destino y la utilización. Con frecuencia, la utilización es definida directamente por la naturaleza y el destino. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 18

19 2.3. Destino Definición de destino El destino es el uso previsto para los productos y servicios, y no cualquier uso accidental. El destino equivale a la función (económica) de los productos y servicios. Pone de manifiesto la necesidad satisfecha (consumidores) o el problema resuelto (clientes profesionales). En inglés, se utiliza el término purpose mientras que el término destination no suele utilizarse en este contexto aunque es sinónimo del anterior (en francés y en español, los términos destination y destino abarcan tanto la finalidad como los clientes) Determinación del nivel de abstracción apropiado En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado para determinar el destino. Por ejemplo, los alimentos se definen como sustancia que contiene nutrientes como hidratos de carbono, proteínas y grasas, que puede ser ingerida por un organismo vivo y metabolizada en energía y tejido corporal (traducción de las definiciones del Collin s e-dictionary). El hecho de que los alimentos sean metabolizados en energía y tejido corporal por un organismo vivo constituye un destino básico (al igual que la ingestión es una utilización básica). Dado que, en la sentencia en el asunto Canon, los factores naturaleza y destino (así como utilización ) se enumeraron uno por uno, sin relación jerárquica entre los mismos, dichos factores deben considerarse independientes entre sí. Así pues, basándose en la lógica, cabe concluir una vez más que los hechos utilizados para determinar la naturaleza no pueden constituir el fundamento del análisis del factor destino (o utilización ). Siempre que un destino básico (y una utilización básica) sea parte de la definición de la naturaleza de un producto, la apreciación del destino (y la utilización ) con el significado que se le atribuye en la sentencia en el asunto Canon, debe realizarse con un nivel de abstracción más elevado para evitar que dichos factores lleguen a ser redundantes. En el caso del vinagre, por ejemplo, el destino no debe definirse como consumo humano (que forma parte de la naturaleza), sino como aderezo corriente (véase el cuadro que figura en la sección 2.5 infra). Al parecer, el Tribunal de Primera Instancia expresó el mismo punto de vista en su sentencia en el asunto T-85/02, Castillo. En relación con la naturaleza de los productos leche condensada y queso, el Tribunal consideró que dichos productos pertenecen a una misma familia de productos (apartado 33). Por otra parte, el Tribunal halló escasa similitud entre estos productos en lo tocante a su destino (traducido en inglés como end use ) y/o la forma en que se utilizan. La sentencia reza que su destino común como ingrediente culinario caracteriza a casi todos los productos alimenticios (apartado 34). Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia confirmó que los hechos Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 19

20 relacionados con la naturaleza de un producto, como los alimentos, no pueden constituir la base de la apreciación del destino de dicho producto Consecuencias de la diferencia de destinos en la decisión sobre la similitud Si uno de los dos productos posee un destino muy específico, puede existir un fuerte indicio de disimilitud, como es el caso del software especializado integrado en una máquina de hemodiálisis y software multimedia. 713/1999 ALTRA LINK (cl.9) / ULTRALINK (cl.9, 38) (EN) La relación entre la naturaleza y el destino en particular En caso de que la naturaleza sea diferente pero el destino sea el mismo, la similitud se declara con frecuencia, tal como revelan los tres ejemplos que se exponen seguidamente. Ejemplo 1: Productos utilizados en la cocina de la cl. 21 / cuchillería, tenedores y cucharas (cl. 8) Los productos de la clase 21, ciertos productos utilizados en la cocina, son similares a los productos de la clase 8, a saber cuchillería, tenedores y cucharas, aunque tienen distinta naturaleza y quizás un uso diferente. De hecho, todos son utensilios que se utilizan normalmente para realizar tareas domésticas y, en particular, cocinar, o se usan en combinación con y al mismo tiempo que la cuchillería, tenedores y cucharas. Son fabricados por las mismas empresas, vendidos a través de los mismos canales comerciales y dirigidos al mismo círculo de clientes. R 0478/ CUCINA & Co (fig.) / LA CUCINA (fig.) Ejemplo 2: Calzados / vestidos Pese a su distinta naturaleza, en particular por tener el mismo destino, los productos son similares. El calzado, los zapatos y las botas tienen el mismo destino, en principio, que las prendas de vestir enumeradas en la lista: están destinados a vestir a las personas, como protección frente a los elementos y como artículos de moda. T-115/02 a (fig.) / a (fig.) Ejemplo 3: Sustancias farmacéuticas / emplastos Los productos designados en la solicitud sustancias farmacéuticas e higiénicas; medicamentos; píldoras son drogas o sustancias utilizadas para el tratamiento, prevención, o alivio de los síntomas de enfermedades o heridas causadas por accidentes. Los emplastos son tiras adhesivas de material normalmente medicinal que sirven para vendar distintos tipos de heridas. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 20

21 Materiales para vendaje son materiales terapéuticos o de protección utilizados para vendar heridas o miembros rotos. Si bien todos estos productos tienen una naturaleza distinta a la de los productos del oponente, tienen el mismo destino, es decir, curar las enfermedades, discapacidades o heridas. 2940/2000 APEX/APEX (EN) Relación con otros factores El destino constituye un factor importante. Dado que define el uso previsto para el producto o servicio, es el elemento que permite al consumidor identificar más fácilmente dicho producto o servicio. Basándose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales y potenciales, es decir, el público de referencia. Cuando el destino sea similar y los productos y servicios estén en la misma franja de precios (correctamente calculados), los productos y servicios serán normalmente competidores y presentarán un solapamiento sustancial en el público de referencia, es decir, en los clientes reales y potenciales. Además, la utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los productos Utilización Definición de utilización La utilización define la forma en que se usa el producto para satisfacer su destino. Por regla general, la utilización puede inferirse de: El principio de funcionamiento de un producto, es decir, la naturaleza; y La función que el producto o servicio cumple en el mercado (necesidad satisfecha o problema resuelto), es decir, el destino. Por lo tanto, a menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza y del destino y tiene poca o ninguna importancia por sí misma en el análisis de la similitud Determinación del nivel de abstracción apropiado Al igual que el factor naturaleza puede definirse por un destino básico (véase supra, en la sección ), una utilización básica puede también codeterminar el factor naturaleza. En el ejemplo mencionado en el apartado destino supra, la naturaleza de los alimentos se define, entre otras cosas, como sustancia que contiene nutrientes (composición) que puede ser ingerida por un organismo vivo (utilización básica). Debería resultar obvio que esta utilización básica no puede definir el factor independiente de la utilización, pues, de lo contrario, dicho factor carecería de significado independiente del factor naturaleza. Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 21

22 En el caso del vinagre, p. ej., la utilización puede por tanto definirse por la forma en que el vinagre se usa para aliñar alimentos (véase el cuadro infra, sección 2.5) Casos en los que la utilización puede ser un factor importante No obstante lo explicado anteriormente en la sección 2.4.1, la utilización puede ser importante, con independencia de la naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos: En favor de la similitud: Los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel o del cabello pueden adoptar la forma de cremas y lociones. Estos dos tipos de productos tienen la misma utilización que los cosméticos, que también comprenden las cremas y lociones. 1981/2002 VITANOV / NOVA VITA (fig) (EN) Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de comparación y sea idéntica en ambos productos, este hecho por sí solo no será suficiente para determinar la similitud. En contra de la similitud: Frotar verter Mientras que los abrillantadores están destinados, en principio, a dar brillo a los objetos metálicos mediante frotamiento y tienen por lo tanto una finalidad parcialmente estética, los productos contemplados en la solicitud de registro ( preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares ) están destinados esencialmente a limpiar y a desatascar, mediante vertido y posterior disolución de los depósitos metálicos, las tuberías de evacuación de los residuos de la industria de transformación de metales, lo que atestigua su finalidad práctica. T-126/03 ALADIN/ ALADDIN, apartado 85 Relación con otros factores: Con frecuencia, la utilización se deduce directamente de la naturaleza y del destino, por lo tanto, no suele ser un factor muy importante Cómo distinguir adecuadamente los factores naturaleza destino utilización Tal como se ha dicho en las dos secciones anteriores sobre el destino y la utilización, a veces es difícil determinar el nivel de abstracción apropiado para evaluar estos dos factores, con el fin de evitar aplicar los mismos hechos Directrices de oposición, Parte 2, Capítulo 2B Página 22