Cuadernos prácticos de Propiedad Industrial e Intelectual. Sector energía y medio ambiente

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1 Cuadernos prácticos de Propiedad Industrial e Intelectual Sector energía y medio ambiente

2 Cuadernos prácticos de Propiedad Industrial e Intelectual Sector energía y medio ambiente

3 Agradecemos a las empresas que nos han dejado amablemente usar sus logotipos e invenciones para ilustrar esta guía, una iniciativa de el Centro Empresa - Europa SEIMED, perteneciente a la red de transferencia de tecnología internacional Enterprise Europe Network (EEN). Autor: Instituto de Fomento de la Región de Murcia Edita: Instituto de Fomento de la Región de Murcia Diseño: Elena Fuster Imprime: Pictografía, S.L. Depósito Legal: MU

4 Índice Introducción Objetivos de esta guía Capítulo 1: Signos Distintivos 1.1 Qué es una marca y para que sirve? 1.2 Ventajas de proteger mi marca 1.3 Qué símbolos pueden ser marcas de una empresa? 1.4 Qué marcas no se pueden solicitar? 1.5 Tipos de marcas 1.6 Cuánto dura la protección de una marca? 1.7 Marca nacional, marca comunitaria y marca internacional 1.8 Cómo se solicita una marca? 1.9 Procedimiento para el registro de marcas 1.10 Cuánto cuesta registrar una marca? 1.11 Obligación del uso de las marcas 1.12 Distinción entre marca, nombre comercial y denominación social Capítulo 2: Patentes 2.1 Qué son las Patentes? 2.2 Requisitos necesarios para poder patentar un invento 2.3 Qué ventajas y qué derechos me otorga patentar? 2.4 Cuánto tiempo dura la protección? 2.5 Qué pasos hay que seguir para patentar? 1. Búsqueda de antecedentes 2. Cómo se escribe una patente? 3. Registro 2.6 Procedimiento de las patentes 2.7 Cuánto me cuesta registrar? 2.8 Cómo se protege una patente en otros países? 2.9 Qué es un modelo de utilidad? Capítulo 3: Secreto empresarial 3.1 Tipos de secreto empresarial 3.2 Ventajas e inconvenientes del secreto empresarial 3.3 Alcance y protección del secreto empresarial 3.4 Medidas de protección Capítulo 4: Diseño industrial 4.1 Requisitos de registro 4.2 Objeto de protección 4.3 Alcance y duración de la protección 4.4 Aspectos específicos de la protección 4.5 Procedimiento de solicitud 4.6 Protección en el extranjero

5 Capítulo 5: Propiedad intelectual 5.1 Qué se puede proteger mediante propiedad intelectual? 5.2 Protección de la propiedad intelectual 5.3 Componentes Derecho moral Derecho patrimonial Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual Tasas establecidas para el Registro de la Propiedad Intelectual Ámbito de protección Capítulo 6: Transferencia de tecnología 6.1 Cómo hacer acuerdos de transferencia de tecnología? 6.2 DirecTTo - Búsqueda de socios tecnológicos en la Región de Murcia 6.3 Fórmulas de transferencia de tecnología Cesión Licencia 6.4 Aspectos críticos de los acuerdos de transferencia de tecnología Glosario de términos Direcciones de interés Agencias de la propiedad industrial con oficina en la Región de Murcia

6 Introducción Objetivos de esta guía Este documento es una guía básica para la gestión de la propiedad industrial e intelectual dirigida a empresas de los sectores de la Energía y del Medio Ambiente. Contiene una serie de aspectos prácticos relacionados con el área de actividad de su empresa y proporciona todos los conocimientos generales que debe tener en cuenta para proteger sus innovaciones. Esta guía muestra cómo proteger los nuevos productos o servicios que su empresa esté desarrollando, sean del tipo que sean, incluyendo no sólo la protección de resultados de I+D, sino también innovaciones organizativas, comerciales o gerenciales. En general, debe tener en cuenta que cualquier desarrollo que haga en su empresa con un valor económico relevante en el mercado, es protegible mediante los mecanismos que ofrece la propiedad industrial e intelectual, gracias a los cuales podrá obtener derechos exclusivos de explotación en el mercado que contribuyan a rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo de la innovación. Considerando las actividades y especificidades del sector Energía y Medio Ambiente, se han desarrollado los contenidos prácticos relativos a: Signos Distintivos Marcas Nombres comerciales Nombres de dominio Patentes y Modelos de Utilidad Diseños Industriales Secretos Empresariales Propiedad Intelectual Derechos de autor Software 5

7 Capítulo 1 Signos Distintivos 1.1. Qué es una marca y para qué sirve? Una marca es un signo gráfico que permite diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de otra. Puede estar constituida por palabras, números, logotipos, colores, y combinaciones de estas, las marcas sirven para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de la competencia. A las personas o empresas que registren su marca, el Estado les otorga un título exclusivo que sirve para demostrar que esa marca les pertenece y de esta manera, evitar que terceros la copien o imiten; así permite también a los consumidores y usuarios identificar la procedencia del producto o servicio de una empresa determinada, ayudando a proyectar una buena imagen y reputación de dichos productos o servicios que ofrece, con lo que se potencia el valor de la empresa ante los consumidores o usuarios Ventajas de proteger mi marca La marca constituye uno de los principales factores de diferenciación de los productos e identidad empresarial en el mercado. Al titular de una marca registrada le confieren los siguientes derechos: Derecho a utilizar la marca en exclusiva. Ceder (vender) o licenciar (arrendar) la marca. Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o signo idéntico o similar para productos o servicios similares. Oponerse a que se inscriban en la Oficina de Registro marcas confundibles con la suya. Solicitar ante los Tribunales correspondientes la nulidad de otras marcas posteriores confundibles con la suya. Oportunidad de lograr un aumento en el valor de la compañía como consecuencia del prestigio adquirido por la marca en el mercado. La principal desventaja de no proteger su marca, es que cualquiera podría registrarla e impedirle su utilización, puesto que se trata de un derecho constitutivo, es decir, la protección efectiva del derecho de marca, está condicionada a su inscripción en el Registro de la propiedad industrial. 6

8 1.3. Qué símbolos pueden ser marcas de una empresa? Una marca podrá estar formada por los siguientes signos o medios: Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirvan para identificar las personas. Las imágenes, figuras, símbolos o gráficos. Las letras, los números y sus combinaciones. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su prestación. Los sonidos, siempre que se puedan representar gráficamente. Cualquier combinación de los signos o sonidos, que con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores Qué marcas no se pueden solicitar? Prohibiciones absolutas (protegen el interés público) Signos contrarios a la moral, a las leyes o al orden público. Los escudos, banderas, emblemas, siglas, denominaciones o símbolos oficiales, a menos que tenga el consentimiento respectivo. Por ejemplo no se puede registrar el escudo de la Región de Murcia. Signos que no tienen capacidad suficiente para distinguir, por ejemplo, una diagonal sin ningún otro elemento caracterizador. Signos genéricos y específicos, por ejemplo ELECTRIC CAR para un automóvil que se impulsa con un motor eléctrico. Signos descriptivos, por ejemplo los que describan los productos o servicios o indiquen sus cualidades, su especie, su composición, su destino, su valor, su época de producción, su lugar de origen, su calidad o sus cantidades. Por ejemplo, no se puede registrar PAPEL BLANCO RECICLADO. Signos engañosos, por ejemplo, GALPSOLAR para distinguir una empresa que suministra energía proveniente de combustibles fósiles. Prohibiciones relativas (protegen el interés de otras empresas) Marcas que sean idénticas o que se parezcan a otras marcas registradas anteriores para diferenciar en el mercado productos o servicios similares. Por ejemplo, no se podría solicitar la marca HIVERDROLA para una compañía de suministro energético. Una marca que suponga un aprovechamiento indebido de la imagen de otras marcas registradas, de empresas o personas. Por ejemplo, no se podría registrar la marca GREENPEACE para una empresa de gestión de residuos. 7

9 1.5. Tipos de marcas Por el signo que se emplea: Marca denominativa Marca figurativa Marca mixta Marca tridimensional Una o varias palabras. Figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es la combinación de un nombre y una imagen. Corresponden a cuerpos representados en tres dimensiones, como envases, envoltorios, botellas, cajas, etc. M M M CTM MGR sociedad general de residuos Por el reconocimiento: Marca notoria Marca renombrada Toda marca que posee un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público consumidor dentro del sector al cual se orientan los productos y servicios. Conocida por el público en general. M M

10 Por la titularidad: Marca individual Marca colectiva Marca de garantía Tiene titularidad exclusiva de determinada persona jurídica o física. M Son aquellas que individualizan productos o servicios de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, etc. Ejemplo: Es utilizada por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad. Ejemplo: 1.6. Cuánto dura la protección de una marca? Las Marcas tienen una duración de diez años desde la fecha de su solicitud. La renovación debe de realizarse cada diez años, pudiéndose renovar indefinidamente Marca nacional, comunitaria e internacional La marca surte efecto en el ámbito territorial donde se ha solicitado su registro, es por ello conveniente tener en cuenta que podemos encontrar tres niveles de protección, dependiendo de cuánto territorio queramos abarcar con nuestra marca. Marca nacional Marca comunitaria Marca internacional Es el registro que se hace directamente en el país en el que se pretende proteger la marca. BX Es la modalidad de registro mediante la cual puede solicitarse protección una marca con protección en los 27 países miembros de la Comunidad Europea. CTM Por este procedimiento, se obtiene protección en 85 países con una única solicitud, teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. WO

11 1.8. Cómo se solicita una Marca? La propiedad y protección de las marcas españolas, se obtiene mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Para efectuar el registro, suele resultar muy útil contratar a un Agente Oficial de la Propiedad Industrial, que son especialistas en velar por la protección, seguimiento y renovación de su marca. La elección de una marca adecuada es un factor muy importante, ya que podría constituir un elemento determinante a la hora de realizar una estrategia de comercialización de una empresa, así que para ello hay que tener en cuenta: Comprobar que la marca elegida cumple con los requisitos legales de registro. (véase punto 3). Realizar una búsqueda de antecedentes. Averiguar si ya existe una marca idéntica o similar ya registrada. La búsqueda la puede realizar uno mismo, puede contratar a un experto un Agente Oficial de la Propiedad Industrial, o también la propia OEPM realiza búsquedas mediante el pago de una tasa. Tras asegurarse de que la marca que se pretende registrar está libre, se ha de rellenar un formulario, donde figurarán los datos de la empresa y una ilustración gráfica de su marca. Pagar las correspondientes tasas de registro. Entregar la documentación en el Registro de la Propiedad Industrial. Para eso tiene dos posibilidades: Puede registrarlo directamente en la OEPM a través de su registro electrónico que está disponible en O bien, pueden depositarla en el registro territorial de Murcia, ubicado en el INFO, Avda. de la Fama, nº3, Murcia. Tras depositar la solicitud, comienza el procedimiento de registro en la OEPM y continuarán con los pasos siguientes hasta concederle la marca solicitada. El motivo mas habitual de denegación de una marca, se basa en que existen marcas anteriores con las que la nueva solicitud entra en conflicto. Le recomendamos que haga una buena búsqueda previa en el localizador de marcas de la web de la OEPM ( o una búsqueda mas completa en nuestro entorno europeo en TMVIEW ( 10

12 1.9. Procedimiento para el Registro de Marcas Presentar la solicitud ante la OEPM Examen de forma, en el que se revisan los datos mínimos de la solicitud: si está bien cumplimentada, si se ha pagado la tasa correspondiente y la legitimación del solicitante, entre otras. Publicación de la solicitud para que terceros puedan oponerse. Examen de fondo, en el cual se examina si la solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres, y existan o no oposiciones, la OEPM procede a examinar si la solicitud no incurre en algunas de las prohibiciones contempladas en la Ley de Marcas. Presentación de oposiciones: en el plazo de dos meses, cualquier tercero que se sienta perjudicado podrá presentar ante la OEPM una oposición al registro de dicha solicitud. Si no hay oposiciones ni objeciones de oficio se procede a la concesión de la marca. La resolución de concesión o denegación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. A partir de este momento, terceros que se sientan perjudicados, pueden atacar la marca por dos vías: Recurso de alzada, en el plazo de un mes. Vía judicial, hasta 5 años después de la concesión Cuánto cuesta registrar una marca? Las tasas que se han de pagar por una marca, depende de cuántas clases quiera proteger. Cada marca puede tener asignada una o varias clases dependiendo de cuántos servicios o productos represente. Esta clasificación de las marcas viene recogida en La Clasificación de Niza, una clasificación Internacional aplicable en todos los países. En la actualidad son 45 clases de productos y servicios: las 34 primeras para productos y las restantes para servicios. Es importante conocer a qué clasificación pertenece nuestra marca, puesto que es requisito señalarlo en la solicitud de marcas. Para consultar esta clasificación, puede entrar en: Las tasas oficiales publicadas por la OEPM para el 2011 en el territorio español, establece que por cada clase solicitada, la solicitud de una marca cuesta 138,94 euros por cada clase solicitada. Existe un descuento para solicitud por vía electrónica del 15% sobre la tasa normal. 11

13 Ejemplos de clases utilizadas en el sector de la Energía y el Medio Ambiente: Clase 4, energía eléctrica. Clase 9, aparatos en energía solar. Clase 42, Consultoría en temas de energía. Clase 37, construcción; reparación; servicios de instalación. Clase 35, para venta de productos en general. Clase 39, para servicios de transporte y descarga de residuos y desechos. Clase 40, tratamiento de residuos (transformación). Si tienen dudas para conocer la Clasificación de su marca pueden llamar al teléfono de la OEPM ( ) donde le resolverán todas sus consultas Obligación del uso de las marcas El titular de la marca o bien algún tercero autorizado, debe hacer uso real y efectivo para todos los productos y/o servicios para los cuales se registró. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no ha sido utilizada de forma real y efectiva para los productos o servicios para los cuales esta registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, podrá declararse la caducidad de la misma y proceder a la cancelación de su registro Distinción entre marca, nombre comercial y denominación social Se produce un error bastante común, ya que mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro Mercantil, el nombre queda automáticamente protegido como marca. Esto no es así. Es importante entender la diferencia entre marca, nombre comercial y denominación social: Marca Una marca sirve para diferenciar los productos y servicios que ofrece una empresa, de los de otra que ofrece servicios similares. Nombre comercial Un nombre comercial sirve para diferenciar e individualizar a una empresa en el mercado y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o parecidas. 12

14 Denominación social La Denominación Social es el nombre que identifica a una empresa como sujeto de relaciones jurídicas, y por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Ejemplo: Una empresa de gestión y tratamiento de residuos, puede registrar como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de productor y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios de su mismo sector. Su denominación social es la que debe emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social, nombre que le hace ser sujeto de derechos y obligaciones y le otorga personalidad jurídica en el tráfico jurídico. El signo o nombre con que comercialice sus servicios será la marca del producto. Todos estos signos pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia, aunque le recomendamos que coincidan los tres para mejor identificación de su empresa y sus servicios por los usuarios. El nombre comercial suele ser más utilizado por empresas con gran volumen de negocio y que tienen una gama amplia de productos o servicios, también protegidos mediante marcas. De manera práctica, recomendamos que si la empresa es pequeña o mediana, soliciten una marca como signo distintivo, ya que les ayudará a que los usuarios distingan sus productos o servicios en el mercado. Proteja su marca siempre. Ayudará a que identifiquen sus productos o servicios en el mercado y a diferenciarlos de la competencia, lo que proporcionará un valor añadido a su empresa. Ejemplo: Denominación social Nombre comercial Marcas El Pozo Alimentaria, S.A. Fuertes, S.A. EL POZO ESPETEC POZOFRIO EL POZO - PATANEGRA BEEFPOZO BIENSTAR N.I.F. A N M M M M M

15 Capítulo 2 Patentes 2.1. Qué son las patentes? Una patente es un derecho exclusivo que otorga el Estado durante 20 años para la explotación de una determinada invención. Las patentes cubren todos los sectores de la técnica. Se pueden proteger inventos de un nuevo producto, un proceso innovador, máquinas o dispositivos. Por ejemplo, se puede patentar un procedimiento para aumentar la capacidad de los acumuladores eléctricos primitivos, como registró Isaac Peral el 2 de junio de 1887 (patente núm ) Requisitos necesarios para poder patentar un invento. Se conceden patentes sobre inventos que aporten alguna novedad al conocimiento técnico general. Con anterioridad a la solicitud, el invento no debe ser conocido, tampoco puede haberse explotado, ni haberse publicado o patentando, ni en España ni en otro país extranjero. Ejemplo: No sería novedosa una invención que se ha patentado en China, y 4 años mas tarde se patenta en España por alguien que desconoce la existencia de ese invento chino, ya que el invento chino rompe la novedad. La novedad se valora a nivel mundial. En segundo lugar, el invento no debe consistir en variaciones evidentes sobre inventos anteriores. La nueva patente debe incluir una actividad inventiva significativa que aporte soluciones tecnológicas innovadoras a la sociedad. En general no se considera que tengan actividad inventiva las modificaciones de tamaño, de forma o la utilización de otros materiales salvo que estos cambios sean tan importantes que no se le hubiera ocurrido a un técnico experto en la materia y aporten ventajas significativas. En tercer lugar, un invento, para que sea patentable, debe ser útil de alguna manera práctica. Es decir, debe tener una aplicación industrial concreta, no siendo patentables los descubrimientos que no tengan una utilidad práctica. Se puede patentar solo el conocimiento aplicado en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura o los servicios. 14

16 2.3. Qué ventajas y qué derechos me otorga patentar? Una patente produce sus efectos desde el mismo momento de la solicitud, aunque sea provisional hasta su concesión definitiva. Por eso es necesario redactar unas buenas solicitudes de patentes, ya que se obtienen todos los derechos exclusivos de explotación del invento y tan solo el titular de la patente tiene el derecho exclusivo de fabricar, usar, vender o explotar de alguna otra forma el invento. La legislación de propiedad industrial permite que el titular entable acciones judiciales para proteger sus derechos. Se debe tener en cuenta que el procedimiento habitual de defensa de las patentes es por la vía civil, que obliga al titular que ha visto perjudicados sus derechos a demandar a aquellas empresas que los hayan infringido. Es importante tener en cuenta que aunque usted haya pagado las tasas de solicitud de patente, ni la Oficina Española de Patentes y Marcas ni ninguna otra instancia estatal, van a proteger su invención. El titular de una patente o sus licenciatarios deben recabar pruebas, solicitar medidas cautelares, mandar un requerimiento al infractor, etc. En general, nuestra recomendación es que siempre proteja sus inventos más rentables. Contará con una expectativa de derecho que puede ejercer frente a terceros. No es aconsejable proteger absolutamente todas las innovaciones que se hagan en su empresa, pero sí debería solicitar una patente de todos aquellos desarrollos tecnológicos sobre los que exista una posibilidad razonable de obtener una rentabilidad significativa en el mercado. Si su invención es un éxito, sus competidores trataran de emularle rápidamente y solo mediante una patente les podrá prohibir que exploten su invención, siendo así posible mantener durante varios años su ventaja competitiva. El proceso de patentar tiene como inconvenientes el coste de la solicitud y la revelación de posibles secretos industriales. Un requisito importante para obtener una patente es la suficiencia de la descripción, puesto que en el documento de patente debe detallar de forma muy completa y clara el invento. La protección de sus secretos industriales es débil si su invención se refiere a un producto o a un dispositivo incluido en una máquina que se va a comercializar, ya que cualquier competidor, solo con adquirir ese producto, podría ver el contenido técnico de su invento Cuánto tiempo dura la protección? Una patente dura 20 años. Este plazo se computa desde la fecha inicial de solicitud de la misma (fecha de prioridad). 15

17 Para que una patente se mantenga en vigor, hay que pagar unas tasas anuales de mantenimiento. Estas tasas se pagan por anticipado, durante cualquier día que esté incluido en los dos meses anteriores a la fecha de solicitud, todo el mes de la solicitud y cualquier día del mes posterior. En caso de que se le pasara el plazo de renovación, se podrá rescatar con un recargo por demora en los seis meses siguientes de hasta 50% del importe. Si no se pagaran las tasas de patente esta se convertiría en dominio público y cualquier empresa podrá fabricar, usar o vender el invento sin restricción alguna Qué pasos hay que seguir para patentar? 1. Búsqueda de antecedentes Antes de solicitar una patente es conveniente estudiar el estado de la técnica, analizando todas las patentes y publicaciones escritas para confirmar que el invento es novedoso y presenta una actividad inventiva relevante. No es fácil hacer una búsqueda de calidad y profesional, por lo que se recomienda encargarla a un Centro Tecnológico, a una Agencia de la Propiedad Industrial o la Oficina Española de Patentes y Marcas. En Internet existen bases de datos gratuitas en las que se pueden hacer unas búsquedas razonablemente buenas. Puede conseguir incluso los documentos completos de la patente y su estado registral. Le recomendamos que utilice al menos las siguientes bases de datos: INVENES ( que contiene patentes y modelos de utilidad españoles. En el modo experto esta base de datos permite la búsqueda texto completo o exclusivamente en el texto de las reivindicaciones. ESP@CENET ( que contiene más de 70 millones de documentos provenientes de las oficinas de patentes de 90 países. Para hacer una búsqueda con garantías debe familiarizarse con la Clasificación Internacional de Patentes. Se trata de un sistema estándar mundial que categoriza exactamente la tecnología descrita en un documento de patente. La clasificación está disponible en A modo de ejemplo, a continuación se muestra cómo estaría clasificado un combustible sólido proveniente de residuos industriales Sección C Clase C10 Subclase C10L Grupo principal C10L 5 Subgrupo C10L 5/48 Química; metalurgia. Industrias del petróleo, gas o coque; gas de síntesis que contiene monóxido de carbono; combustibles, lubricantes; turba. Combustibles no previstos en otros lugares; gas natural, gas natural de síntesis obtenido por procedimientos no previstos en las subclases C10K; gas petróleo licuado; uso de aditivos para combustibles o fuegos; generadores de fuego. Combustibles sólidos. Combustible sólido formado esencialmente de residuos industriales. 16

18 2. Cómo se escribe una patente? Las patentes se conceden a cambio de que el inventor revele su invención a la sociedad en el documento de solicitud. Por tanto, se deben incluir en la descripción todos los detalles que permitan llevar a cabo el invento y todas las cuestiones que nos interese proteger. Tenga en cuenta que lo que no escriba en la patente reivindicando sus derechos exclusivos, no queda protegido. Es recomendable que lea esta sección con algún documento completo de una patente. Creemos que de esta forma podrá seguir más fácilmente este texto La descripción de una patente comienza con el título de la misma. Posteriormente se suele incluir el objeto de la invención que describe muy brevemente las tecnologías o el uso que se le va a dar al invento. Para facilitar la comprensión del problema técnico que se desea resolver con la invención, se suele incluir a continuación el estado de la técnica anterior. En este apartado de la descripción, el solicitante expresa qué desarrollos tecnológicos se han realizado anteriormente, mencionando otras patentes, artículos u otras fuentes de información y se expone qué problemas técnicos no resuelven los desarrollos anteriores. Recuerde que dos requisitos importantes de su patente son que su invento sea novedoso y que tenga actividad inventiva. En este apartado va a poder autoevaluarse e indicar en qué se diferencia de las anterioridades a su patente. A continuación se suele incluir la descripción propiamente dicha del invento en la que se exponen sus principales características de forma general y cómo se resuelven los problemas técnicos que se han planteado en el apartado anterior, donde se indicaba el estado de la técnica. Posteriormente se debería incluir una breve descripción de los dibujos, apenas dos frases para cada figura, que permitan identificar rápidamente qué está viendo. Esta breve descripción de los dibujos hace posible que usted no escriba ningún texto en las figuras. Finalmente en la descripción es conveniente indicar un modo de realización preferida de su invento, en el que describe cómo resuelve concretamente el problema técnico planteado de una manera detallada. En este apartado se deben poner materiales, medidas, composiciones concretas, etc, haciendo referencia a los números que se han incluido en las partes descriptivas del dibujo. Debe hacer una descripción exhaustiva de su invento y la solución concreta que sacará al mercado, porque normalmente le copiarán esta realización preferente y si la ha descrito en el documento de la patente, podrá defenderse más fácilmente en tribunales. La parte más importante de una patente son las reivindicaciones, que se incluyen a continuación de la descripción y que son la única parte que tiene validez legal a la hora de establecer los derechos exclusivos del titular de la patente. Consiste 17

19 en frases muy largas que en su redacción más habitual están separadas por la palabra caracterizado, caracterizado por. Todo lo que se incluye antes de esta palabra son antecedentes de la invención, cosas que ya existen y por lo tanto, no se reivindica la autoría. A partir de este término, el titular incluye todos los aspectos que se ha inventado. En una patente es conveniente incluir varias reivindicaciones que describan desde aspectos generales a modos particulares de resolver el problema técnico en forma de reivindicaciones dependientes. Por otro lado, es posible proteger mediante reivindicaciones independientes en una misma solicitud, diversos aspectos de un invento sin que se pierda la unidad de la invención. Por ejemplo: Es posible proteger en la misma patente un producto, hacer una reivindicación independiente para proteger un procedimiento para fabricar este producto, un dispositivo o máquina de ese procedimiento y otra reivindicación independiente para proteger un uso del producto. Es complicado redactar una patente. Le recomendamos que utilice los servicios especializados de un agente de la propiedad industrial realizar esta solicitud con garantías suficientes. 3. Registro Una vez tenga el documento completo, necesita cumplimentar una instancia solicitando la concesión de una patente. (Existe un modelo normalizado de la misma) que deberá presentar junto con el justificante de pago de las tasas. En el registro le sellarán la instancia, incluyendo la fecha del día de presentación con la hora y el minuto exacto. Puede presentar su solicitud de patente en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en una Oficina de Correos o directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. También puede hacer la presentación por medios electrónicos con un descuento del 15% en la dirección Procedimiento de las patentes Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas recibe una solicitud de patente lo primero que hace es un examen para confirmar que esta solicitud contiene los documentos mínimos para otorgar una fecha de presentación. Posteriormente se hace un examen formal que comprueba que la patente tiene todos los documentos necesarios para hacer un informe del estado de la técnica 18

20 que muestra que documentos anteriores pueden afectar a la novedad y la actividad inventiva de la patente solicitada. Este documento está complementado con una opinión escrita de patentabilidad, que consiste en una de una valoración no vinculante sobre si la invención es nueva, implica actividad inventiva y es aplicable industrialmente. Inmediatamente después, se publica el documento completo de la patente junto con el informe del estado de la técnica y la opinión escrita. A la vista de esta patente, cualquier persona podrá formular observaciones sobre la patentabilidad de esa solicitud publicada. Una vez publicada su solicitud y con la información que tiene disponible, debe decidir si opta por que le hagan un examen de fondo a su solicitud o bien sigue el sistema tradicional, que es el procedimiento general de concesión. Actualmente más del 90% de los solicitantes dejan que su patente siga por el procedimiento general de concesión porque es más barato ya que no hay que pagar las tasas de examen y además existe la posibilidad de que en el examen te denieguen la patente con lo cual se perderían todos los derechos. Sin embargo la vía del examen es recomendable si su patente tiene un fuerte contenido técnico, de la que está usted seguro que se va a conceder, porque contará con un argumento más a la hora de defender la validez de la misma cuando la haga efectiva en tribunales. El procedimiento de concesión finaliza con la concesión del título de patente que se hace sin la garantía del Estado y sin perjuicio de terceros Cuánto me cuesta registrar? No es posible indicar concretamente cuánto le va a costar solicitar una patente porque depende de algunas decisiones que deberá tomar durante el proceso de solicitud. De acuerdo con las tasas del año 2011, el coste mínimo aproximado es de 761,94 euros (ver tabla). Sin embargo le recomendamos que utilice los servicios de una agencia de la propiedad industrial para que le escriba con garantías su patente, le ayude a mantenerla y a hacer efectivos sus derechos exclusivos. El coste de una agencia varía en función de la complejidad de su patente, aunque suelen tener un coste aproximado euros. Principales tasas de una patente (año 2011): Solicitud Informe del Estado de la Técnica Examen previo (opcional) Derechos de concesión 72,00 euros 664,51 euros 378,31 euros 25,43 euros 19

21 Se debe considerar que la tasa de contestación a un suspenso que hay que pagar por corregir errores formales es de 42'82 euros. Además la tasa por presentar una oposición en el procedimiento de examen es de 42'00 euros Cómo se protege una patente en otros países? Se debe tener en cuenta que, aunque las patentes requieren una novedad mundial en cuanto al estado de la técnica, los títulos que se conceden son nacionales. Por tanto, su empresa deberá ir país a país solicitando la protección su invención. Una patente es un título nacional que sólo protege a su titular en el Estado en que ésta se solicita. Sin embargo existen varios tratados internacionales que permiten extender los derechos de una patente nacional a otros países. El tratado más importante se llama Convenio de la Unión de París (1883) y permite al titular de una patente extenderla a otros países dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su solicitud inicial (fecha de prioridad). Para extender su patente internacionalmente le recomendamos que haga una solicitud internacional basada en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT 1970), que le va a permitir tener todos los efectos de un depósito nacional regular en 144 países (en el año 2011) y posponer hasta 30 meses la entrada en la fase nacional, en la que usted tiene que pagar las tasas de solicitud en cada país, pagar una traducción jurada al idioma del país o designar un representante. Mediante este procedimiento, se publica la solicitud a los 18 meses junto con un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita no vinculante de patentabilidad. El solicitante puede entonces decidir si opta por un examen preliminar internacional, que no es vinculante, pero que le aportará mayor información sobre las posibilidades de patentabilidad de su invención. La Oficina Española de Patentes y Marcas es autoridad internacional de búsqueda y examen, lo que nos permite a los solicitantes españoles seguir todo el procedimiento en español. La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene unas ayudas que subvencionan un porcentaje importante del coste de las tasas y de las traducciones juradas. Si solo desea proteger su invención en Europa, la vía más adecuada es la de la patente europea. El procedimiento es similar al de una solicitud internacional PCT. Cuando solicite una patente europea se le hará un informe del estado de la técnica 20

22 y posteriormente pasará un examen de fondo, que es obligatorio. Una vez concedida la patente europea se abre un procedimiento de oposición de terceros que dura nueve meses. El Convenio de la Patente Europea establece que simplemente pagando en los plazos establecidos las tasas de solicitud y suministrando una traducción jurada al idioma del país en el que se desea extender la patente, se produce una validación automática de todas las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes 2.9. Qué es un modelo de utilidad? Mediante un certificado de modelo de utilidad se protegen aquellas invenciones consistentes en darle una nueva forma a un objeto que permita fabricarlo o usarlo más eficazmente. Es el modelo preferido por las empresas murcianas para proteger sus invenciones. Se solicitan anualmente más modelos de utilidad ya que otorga exactamente los mismos derechos exclusivos que una patente. Para solicitar un modelo de utilidad hay que presentar casi exactamente los mismos documentos que para una patente. Sin embargo, las tasas son menores porque no se realiza por parte de la Oficina Española de patentes un informe del estado de la técnica. En su lugar se abre un procedimiento de oposición de terceros que dura 3 meses y de acuerdo con las oposiciones formuladas, si éstas son pertinentes, se concede o deniega el modelo de utilidad. Otra ventaja adicional, es que los modelos de utilidad se conceden en un plazo mucho más corto que las patentes, en unos 10 meses frente a los 22 meses de media de las patentes. Ejemplos de modelos de utilidad: Número Título Solicitante U Dispositivo generador de energía eléctrica. Evoluciones Tecnológicas del Mediterráneo, S.L. U Dispositivo electrónico para la corrección del factor potencia. Domótica y Energía Solar, S.L. U Canal de limpieza portatil. Insetec Sureste, S.L. U Equipo de aire acondicionado para automoción. Carthago Recambios, S.L. U Salvabordillos regulable en altura. Rozas Camarasa, S.L. U Dispositivo de control de la densidad de aguas residuales en la fabricación de hormigón. Frumecar, S.L. 21

23 Capítulo 3 Secreto empresarial En determinados casos existen innovaciones de productos o procesos que es conveniente no registrar para no hacerlos públicos. En este caso no se obtienen derechos exclusivos y no es posible prohibir a terceros que exploten esta tecnología si la han desarrollado de manera independiente. Sin embargo, sí es posible comercializar un producto manteniendo sus características o formas de fabricación en secreto, la empresa poseedora del secreto tiene la ventaja de que sus derechos no caducan a los 20 años. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, hay que emplear más recursos en mantener una cosa secreta que en patentarla. Deberá garantizar la confidencialidad de sus trabajadores haciendo contratos específicos y remunerándolos por ellos, e implantar procedimientos internos de salvaguarda de sus secretos modificando sus sistemas informáticos y de acceso a sus instalaciones Tipos de secretos empresariales Secretos industriales: conjunto de conocimientos técnicos que afectan a la manera de fabricar un determinado producto, aplicar un determinado procedimiento o prestar un determinado servicio. Ejemplo: la fórmula de la Coca Cola. Secretos comerciales: todo lo que afecta a vida y manejo de la empresa: organización interna, relaciones empresa-proveedores y empresa-clientela y técnicas de venta, entre otros Ventajas e inconvenientes del secreto empresarial El secreto empresarial nos proporciona una serie de ventajas, aunque no está exento de inconvenientes. En un breve resumen, tenemos: Duración La protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de que su vigencia no está sujeta a límites temporales. Las patentes, por ejemplo, tienen un plazo 22

24 de duración que puede llegar hasta los 20 años, el secreto empresarial no tiene una fecha de caducidad, por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida, siempre que el secreto no se revele al público. Coste económico Los secretos empresariales no entrañan costes de registro, sin embargo, los gastos generados en el mantenimiento de la confidencialidad de la información pueden ser muy elevados e, incluso superiores al mantenimiento de patentes, dependiendo de su importancia y de los medios empleados Alcance y protección del secreto empresarial El titular del secreto empresarial esta protegido de cualquier revelación, adquisición o uso que cualquier tercero realice frente a un secreto empresarial y de manera contraria a las prácticas leales del comercio, sin consentimiento de su titular. El secreto empresarial está protegido por la Ley de Competencia Desleal y por el Código Penal. Los medios contrarios a los usos comerciales honestos tendientes a la adquisición de la información protegida como secreto empresarial son: El espionaje industrial El incumplimiento de un contrato u otra obligación El abuso de confianza El incumplimiento de un deber de lealtad 3.4. Medidas de protección Con la finalidad de mantener el carácter secreto de la información estratégica de su empresa deberá usted adoptar medidas que lo salvaguarden. Las medidas más frecuentes son las siguientes: Suscribir acuerdos de confidencialidad con el personal empleado en la organización, así como con proveedores y clientes en los casos en los que sea necesario. Tenga en cuenta que la mayoría de los secretos empresariales se revelan por los propios trabajadores de la empresa. En relación con los trabajadores puede usted firmar una cláusula de no competencia cuando se extinga el contrato con su empresa, pero el trabajador deberá obtener una remuneración por ello y está limitada en el tiempo a un máximo de 2 años. Identificación, clasificación y depósito en espacios físicos de accesos restringidos con medidas de seguridad. 23

25 Medidas a adoptar en sus sistemas informáticos: Encriptación de la información. Políticas de usuario. Definición de entornos de seguridad. Sistemas de control de intercambio de información. Antivirus. Plan de continuidad del negocio. Establecimiento de medidas organizativas y de gestión para la identificación y control de la información. Capítulo 4 Diseño industrial Mediante los títulos de diseño industrial se protege la apariencia externa de las cosas. Es decir, se protege la forma de determinados objetos, su ornamentación, textura e incluso dibujos o colores Requisitos de registro Cuando se elabora un contrato de licencia o cesión, pretenden obtener las autorizaciones de derechos para aplicar o explotar un conjunto de conocimientos, de modo que produzcan un beneficio para ambas partes. En este conjunto de conocimientos se encuentra la transferencia de tecnología que va a satisfacer una necesidad específica. Novedad mundial: solo se pueden registrar los diseños que sean nuevos porque no sean conocidos por otras personas, no sean usados con anterioridad, no hayan sido comercializados o que no hayan estado publicados en ninguna parte del mundo. Carácter singular: el diseño, además de ser distinto de cualquier otro, debe contener suficientes diferencias como para que a un usuario experto le produzca una impresión general distinta. Es decir, no basta con cambiar algún componente menor, sino que debe contener aspectos significativamente distintos de los existentes previamente. 24

26 4.2. Objeto de protección El contenido técnico de un determinado producto no se protege mediante el diseño, sino que es objeto de protección mediante patente. Mediante diseño se protegen exclusivamente los aspectos visibles de un determinado producto y en ningún caso, su aspecto técnico o funcional. Aunque pueda parecer un título de protección de innovaciones banal, existen amplios sectores económicos en los que el diseño es un factor de competitividad muy alto. Por la vía del diseño se protegen gran parte de los nuevos productos de la industria textil, de muebles, calzado, envase y embalaje, juguete o utensilios domésticos. Por ejemplo, en el sector del medio ambiente es posible proteger la apariencia externa de un contenedor de residuos sin que ésta tenga contenido técnico pero que sea más atractivo para los usuarios Alcance y duración de la protección Las empresas tienen dos posibilidades para proteger sus diseños: Diseño registrado: se protege mediante una solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este diseño se concede por un periodo de 5 años, que debe ser renovado por periodos de 5 años hasta un máximo de 25. Una vez transcurrido este periodo, pasa a ser de dominio público y cualquier empresa podrá fabricar este producto. Diseño no registrado: este es un mecanismo de protección que no requiere hacer una solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Está indicado para aquellas empresas de sectores (como el de la moda) que lanzan muchos diseños al mercado y a los que no les interesa protegerlo durante mucho tiempo. Se protegen los diseños por un periodo de tres años a partir del momento en que se divulgue en el mercado y se haga público en el sector de la técnica que corresponda. Sin embargo, no se considera un mecanismo de protección adecuado para las empresas del sector del medio ambiente y la energía, puesto que no se pueden prorrogar de ninguna manera los 3 años de vigencia del diseño no registrado, y las empresas de este sector lanzan productos que tienen una mayor vigencia. Por otro lado, el criterio de protección es el de novedad, no aplica el carácter singular y cualquier variación poco relevante de sus diseños no estaría protegida Aspectos específicos de la protección La protección de los diseños industriales presenta una serie de aspectos o características específicas derivadas de la propia naturaleza del activo. Estas son: 25

27 Periodo de gracia de 12 meses para el depósito Hasta ahora, para acceder al registro era necesario que el diseño industrial no hubiera sido hecho público. Sin embargo, hoy en día la legislación nacional y comunitaria permite un periodo de gracia de 12 meses desde la divulgación del diseño para poder realizar su registro sin perder el requisito de la Novedad. Esto es para dar la oportunidad a las empresas para contrastar la aceptación de los nuevos productos antes de efectuar su registro, permitiéndoles así ajustar los costes de protección industrial y solicitando únicamente el registro de aquellos diseños que hayan demostrado ser más viables comercialmente. Posibilidad de aplazamiento de la publicación Se podrá aplazar la publicación de los diseños sin que signifique un menoscabo de los derechos del solicitante que, por política comercial, es decir, para evitar el conocimiento del diseño por parte de la competencia, desee mantener en secreto, hasta un plazo máximo de treinta meses Procedimiento de solicitud Primer paso. Hacer una búsqueda previa Es conveniente realizar un análisis previo que confirme que el diseño que se desea proteger no existe (novedoso) y que se diferencia suficientemente de lo que ya existe (carácter singular). Para ello se recomienda que utilice apoyo especializado. También puede consultar usted mismo las bases de datos públicas. Debería consultar al menos las que están disponibles en el portal de la Oficina Española de Patentes ( o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior ( Para hacer una búsqueda precisa, existe una clasificación normalizada internacionalmente de diseños que se denomina Clasificación de Locarno. Segundo paso. Elaborar la solicitud Es bastante sencillo, puesto que la parte principal de la solicitud está compuesta por dibujos o fotografías del diseño. Es recomendable incluir varias perspectivas o vistas diferentes que permitan identificar de manera precisa el diseño que ha realizado. Puede incluir hasta 7 perspectivas diferentes de un mismo diseño por el mismo precio, en una misma solicitud de diseño se pueden incluir 11 diferentes y hasta 50, con aumentos en el precio por tramos. 26

28 De 1 a 11 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 72,00 euros 63,00 euros 52,33 euros 41,87 euros 33,51 euros Ejemplo: solicito un diseño con 37 diseños distintos, el coste total es de: ,33+41,87= 262,71 (Según tasas de 2011) Además, es necesario incluir un título, que debe ser lo más breve y descriptivo posible, de modo que permita una descripción inicial del diseño. Por otro lado, es posible incluir un resumen, que es optativo. Sin embargo, consideramos que es muy recomendable realizar en el resumen una descripción del diseño así como de los elementos que representan la novedad del mismo. Tercer paso. Hacer el registro Para hacer el registro de su solicitud de diseño, además de pagar una tasa que actualmente es de 72 euros, tiene varias opciones. La más recomendable es hacerlo por vía electrónica en el portal de la Oficina Española de Patentes de marcas ( aunque para ello es un requisito imprescindible contar con un certificado digital. También puede dirigirse directamente al Registro de la OEPM, a una Oficina de Correos o bien al Registro del Instituto de Fomento de la Región de Murcia Protección en el extranjero Como en otros títulos de propiedad industrial, es posible registrar su diseño por la vía nacional (protegiendo país por país de su interés), por vía comunitaria (con protección en todos los países de la Unión Europea) o extender su diseño por vía internacional: Vía nacional Depositando solicitudes de protección en todos y cada uno de los países en los que se pretende tutelar el diseño. 27

29 Vía comunitaria Se adquiere un derecho de carácter comunitario que produce efectos en todo el territorio de la Unión Europea. La protección por esta vía es muy ventajosa ya que supone una reducción de costes de registro y mantenimiento. Además, es muy utilizada por las empresas españolas porque es barata, rápida y se protegen los diseños en nuestro entorno económico más próximo. La tasa en 2011 es de 350 euros para el primer diseño registrado. Los diseños comunitarios se presentarán en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene la sede para toda la Unión Europea, en Alicante. Vía internacional A esta vía se la denomina Sistema de La Haya y es administrado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Permite hacer un registro único que tiene los mismos efectos en los países que se designen. De esta forma se evita repetir los trámites en países distintos, haciendo la gestión más sencilla y económica. Es una buena opción porque se obtienen los mismos derechos que si se hubiera solicitado el diseño en los países correspondientes; pero tiene el inconveniente que pocos de los ciudadanos o residentes en un determinado Estado, pueden obtener la protección de dibujos y modelos industriales en varios países. El registro se realiza mediante un único depósito y tasa, gozando en cada uno de los Estados de la misma protección que los registros realizados en cada Estado. El principal inconveniente de este sistema es que no protege en todo el mundo. Hasta la fecha (2011) el Arreglo de La Haya solo ha sido firmado por 57 países, entre los que no se encontraba Estados Unidos ni prácticamente ningún país latinoamericano, con los que tenemos vínculos económicos significativos. Para estos países será necesario proteger los diseños por la vía nacional explicada anteriormente. 28