Causa Rol No

Transcripción

1 TRINIDAD BIANCHI ZORNOW v. FABRICA DE CALZADOS GINO S.A. Causa Rol No Santiago, 07 de mayo de VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio plumadiseno.cl, siendo partes en este litigio, como primer solicitante, doña TRINIDAD BIANCHI ZORNOW, con domicilio en calle Pintor Raimundo Monvoisin, número 7849, comuna de Las Condes, Santiago; y como segundo solicitante, FABRICA DE CALZADOS GINO S.A., con domicilio en Miraflores, número 130, piso 25 comuna y ciudad de Santiago. SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco número 5561, Piso 9, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos. TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Matías Edwards Zamora. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

2 CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días. QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente: Que FABRICA DE CALZADOS GINO S.A., es una empresa dedicada a la producción, diseño comercialización y distribución de calzados, artículos de cuero, carteras y bolsos en nuestro país, remontándose sus inicios al año 1999, actuando como predecesora de la sociedad COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PE Y PE LIMITADA, alcanzando a la fecha un gran desarrollo, lo que se refleja en la creación de una serie de marcas, dentro de las cuales se encuentran DAKOTA, POLLINI, PANAMA JACK, GINO, PLUMA, BRUNO ROSSI, 16 HRS y MINGO, gama de calzados muy reconocida y distinguida en el mercado por parte del público consumidor. Que su representado, actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios que incluyen el término PLUMA, y que se condice con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado, y que corresponden a las marcas que se indican a continuación: PLUMA, N registro , para la fabricación de productos de la clase 25; ECOLOGIC BY PLUMA, N registro , para productos de la clase 25, y; PLUMA, registro N , para productos de la clase 25. Agrega que, los referidos registros, dan cuenta del mejor derecho que asiste a su representado sobre el dominio PLUMADISENO.CL, toda vez que el mismo, al ser confrontado con sus marcas, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones presentadas, no siendo,

3 por tanto, el segmento DISENO, un elemento que le otorgue distintividad gráfica alguna a la designación del mismo, toda vez que la marca registrada de su representada, igualmente queda inserta de manera íntegra dentro del signo pedido. Al respecto, señala que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por sus segmentos iniciales, precisamente idénticos en estos autos, lo que producirá una confusión entre los mismos, quienes ingresando con el nombre de dominio en disputa, creerán que se encuentran con productos de su mandante. Con ello, de ser usada la marca PLUMA por otra persona, le causará grave perjuicio, ya que el elemento DISENO, no es suficiente para diferenciarlo de su marca. Que siendo los nombres de dominio identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, en la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, se ha ido adoptando el criterio de la identidad que existe entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En tal sentido, siendo FABRICA DE CALZADOS GINO S.A. titular de la marca PLUMA, signo que goza de gran reconocimiento dentro del mercado nacional, debe cumplirse con el resguardo constitucional a la propiedad industrial, además de considerar lo señalado por la UDRP de la ICANN, la OMPI, y el reglamento de NIC Chile, normativa que ha señalado que el tener un registro marcario es considerado como fundamento plausible para iniciar un procedimiento de disputa por un nombre de dominio, en especial si este es confusamente similar a una su marca de productos. Que, en atención al criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, se debe considerar que tiene un mejor derecho quién ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. En tal sentido, es FABRICA DE CALZADOS GINO S.A., quién ostenta la marca PLUMA, la que se encuentra vigente, y que ha producido que su mandante sea reconocida como un referente nacional en la industria del calzado, exportando con éxito de ventas sus productos.

4 Que el principio first come, first served, constituye una alternativa aplicable sólo en los casos en que ninguna de las parte haya acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio, menos si su mandante registró su marca con anterioridad a la fecha con la que el primer solicitante inscribió el nombre de dominio en disputa. El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de registros marcarios obtenida de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de las solicitudes y registros para la marca PLUMA y ECOLOGIC BY PLUMA. 2. Copia de sentencia dictada en relación a conflicto de dominio PATH- FINDER.CL. 3. Copia de sentencia dictada en relación a conflicto de dominio PROMAIN.CL. 4. Copia de sentencia dictada en relación a conflicto de dominio PORTALMELON.CL. SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante. SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó escrito con sus pretensiones, reclamaciones y observaciones, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente: Que el segundo solicitante tiene muchas posibilidades más para elegir otro nombre de dominio, que le favorezca, distinto a plumadiseno.cl, lo que puede aseverar en su calidad de diseñadora gráfica y publicista. Al efecto, la primera solicitante, propone al segundo solicitante variadas posibilidades de nombres de dominio, tales como calzadospluma.cl,

5 plumacalzados.cl, calzadosplumachile.cl, diseñocalzadospluma.cl, entre otros. Al respecto, señala que no están en uso, según lo demuestran las imágenes que adjunta en su presentación, en los que en definitiva se señala que no ha sido posible encontrar el servidor. Agrega que su nombre de dominio no hace alusión al rubro de calzados o zapatos, por lo que no entiende el interés de Calzados Gino por el nombre de dominio en disputa. Que, en caso de que se le quite el nombre de dominio, que le ha costado sacar adelante, perdería la gran mayoría de sus clientes, que llegan a su sitio a través de Google.cl, quienes ya conocen su dirección, lo que les generaría confusión, pues podrían creer que ya no ejerce su profesión o que ya no sigue trabajando. OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentado el escrito de la primera solicitante, y dio traslado de la presentación al segundo solicitante. NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos: Que los argumentos esgrimidos por la primera solicitante, sólo dicen relación con las posibilidades que su mandante tendría para escoger un nombre de dominio distinto del que se está disputando en autos, sin un fundamento jurídico o de sentido común que sustente dicha postura. Que el conflicto subyace a la titularidad respecto de aquellas marcas comerciales que contiene el elemento PLUMA, en relación al dominio solicitado, el que puede llegar a ser un mecanismo publicitario, y cooperar enormemente en el fortalecimiento de las marcas. Que su representado CALZADOS GINO S.A., goza de un mejor derecho por tener diversos registros marcarios que contienen el elemento PLUMA, por le hecho de que la denominación DISENO es una expresión genérica, que no es susceptible de otorgar distintividad al conjunto PLUMADISENO.CL, por lo que es confusamente similar a los registros marcarios señalados en la demanda.

6 Que el giro que desarrolla su mandante, en relación a los productos de la clase 25 y 28, se relacionan al diseño en general, tanto gráfico como industrial, y de vestuario, lo que puede generar riesgo de que el público consumidor asocie marcas que no son de titularidad de la demandante con aquellas que puedan estar siendo trabajadas por la primera solicitante, y viceversa. Finalmente, de asignarse el nombre de dominio a la primera solicitante, se estarían desconociendo privilegios industriales de los cuales es titular su mandante, quedando como mayor perjudicado, el público que accede al dominio en conflicto, quienes se formarán una concepción errada acerca del origen empresarial de los productos que se promuevan, comercialicen o distribuyan a través del mismo. DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante. UNDECIMO: Que el primer solicitante no evacuó el traslado conferido a la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante. DECIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO, DÉCIMO TERCERO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa. DÉCIMO CUARTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede

7 inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia. DÉCIMO QUINTO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que doña TRINIDAD BIANCHI ZORNOW fue la primera solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio First come first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO SEPTIMO: Que, a través de los dichos plasmados en su presentación por la primera solicitante, y de la inspección personal de este tribunal a la página Web queda suficientemente acreditado que doña TRINIDAD BIANCHI ZORNOW ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar sus servicios de diseño integral. DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas PLUMA y sus derivados, todos ellos individualizados en sus presentaciones, para las clases 25 y 18 y de la marca ECOLOGIC BY PLUMA, para la clase 25. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

8 DECIMO NOVENO: Que, conforme a lo señalado en los considerandos decimo séptimo y décimo octavo anteriores, queda acreditado que el ámbito de actividad de la primera solicitante es la prestación de servicios de diseño integral, mientras que el giro del segundo solicitante es la comercialización, producción y distribución de calzados. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente distintos, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes. VIGESIMO: Que, conforme al mérito de autos, puede concluirse que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en relación a una solicitud de nombre de dominio, este sentenciador entiende que puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho adquirido sobre un nombre y sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado. VIGÉSIMO TERCERO: Que, así las cosas, en autos se ha acreditado un interés legítimo por parte de la primera solicitante, doña TRINIDAD BIANCHI ZORNOW,

9 sobre la expresión PLUMADISENO.CL. En efecto, si bien la primera solicitante no es titular de marcas comerciales relacionadas al nombre de dominio en disputa, ello no implica necesariamente desvinculación entre ella y el signo en disputa. En rigor, la primera solicitante no detenta derechos marcarios, sin embargo, es evidente que sobre el DNS sí existe un interés legítimo de su parte por adquirirlo. A este respecto, este sentenciador entiende que si bien no existe una vinculación formal, sí existe en todo caso un nexo de tipo material o substancial, el cual debe ser tenido en cuenta en la especie, conforme a principios de prudencia y equidad aplicables. VIGÉSIMO CUARTO: Que, por otro lado, debe destacarse además que el elemento característico y principal de la familia de marcas que detenta FABRICA DE CALZADOS GINO S.A., es, precisamente, la expresión PLUMA, de lo cual se concluye que el segundo solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa PLUMADISENO.CL. VIGÉSIMO QUINTO: Que, con arreglo a lo expuesto, este Arbitro puede concluir que existe un interés legitimo de parte de ambos solicitantes por el nombre de dominio en disputa. VIGESIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos o intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa. VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como

10 único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado, sin ser determinante, a la hora de resolver sobre quién tiene un mejor derecho. VIGESIMO OCTAVO: Que, por lo anterior, no resulta equitativo a juicio de este árbitro, expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se otorgara el nombre de dominio, a alguna de las partes, basándose solamente en el registro marcario exhibido. VIGESIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte del segundo solicitante el hecho de ser reconocido, o tener una fama más allá de la clase involucrada, o de que el público efectivamente reconociera y esperará encontrar en Internet bajo el nombre en disputa, en forma única y exclusiva productos del titular de la marca, ni mucho menos que se vaya a producir la confusión alegada. TRIGÉSIMO: Finalmente, desde el punto de vista de la composición de las expresiones en pugna, existen importantes diferencias gráficas y fonéticas entre los nombres plumadiseño.cl y las marcas PLUMA y ECOLOGIC BY PLUMA, a saber, la voz DISEÑO del signo en disputa, por lo que, desde un punto de vista gráfico, los términos resultan aptos para una correcta diferenciación de los mismos, evitando que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocado y la confusión. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, RESUELVO: Asígnase el nombre de dominio plumadiseno.cl a la primera solicitante, doña TRINIDAD BIANCHI ZORNOW, con domicilio en calle Pintor Raimundo Monvoisin, número 7849, comuna de Las Condes, Santiago

11 Cada parte responderá de sus costas. Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. Rol N Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.