David Araya Vallejos con ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. mizuchirolls.cl. Causa Rol N 6283

Transcripción

1 David Araya Vallejos con ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. mizuchirolls.cl Causa Rol N de noviembre de 2015 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio mizuchirolls.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, DAVID ARAYA VALLEJOS, y, como solicitante de revocación, ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 4 de agosto de 2015, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - Como una forma de solucionar los conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecidos ciertos criterios que se deben analizar de manera de encontrar una solución a dichos conflictos. Los

2 principios en cuestión son: First Come, First Served, Teoría del Mejor Derecho, Legítimo Interés y Buena Fe. - Respecto del principio First Come, First Served, la revocante afirma que sólo en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente. Afirma que, al no ser un principio absoluto, tendría un mejor derecho al ser titular de la marca comercial MIZU, para distinguir servicios de las clases 39 y 43, bajo los registros N , y , en particular restaurantes, bares y establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo; registro N para distinguir productos de la clase 29; así como los nombres de dominio y - Afirma que en el mismo sentido el artículo 14 de la Reglamentación otorga una especial protección a los derechos válidamente adquiridos, debiendo considerar como tal los derechos que ostenta en virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular, siendo el nombre de dominio en disputa cuasi idéntico a la marca actualmente registrada en Chile. - Señala que posee un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna. ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. tiene más de 10 años de presencia en el mercado nacional y cuenta con 6 locales de comida sushi en Santiago, ubicados en importantes y transcurridos sectores de la capital, como son Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, Lo Barnechea, Huechuraba y Chicureo. El reconocimiento por la calidad de los productos y servicios que ofrece bajo la marca MIZU ha crecido exponencialmente en el transcurso de los años, haciéndola hoy en día un referente en el mercado de la comida japonesa. - De igual forma, afirma que de asignársele el nombre de dominio en disputa al demandado, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea asociación y/o confusión, toda vez que la adición de las letras chirolls no es un elemento diferenciador suficiente. A mayor abundamiento, el demandado estaría creando un juego de palabras mi-

3 zuchi-rolls o mi sushi rolls, aprovechándose de la fama de la actora al reemplazar la letra Z con una S. Finalmente, indica que fonéticamente no hay diferencia alguna entre su marca registrada y el nombre de dominio en disputa. - Señala que existiría un perjuicio económico toda vez que uno de los principales servicios de su empresa lo realiza por internet: el pedido de comida en línea. - Reitera que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por cuanto poseería un mejor derecho respecto del actual titular. - En este sentido, relaciona sus argumentos con las disposiciones de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN) y lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL. - Alega que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de la marca MIZU en Chile, así como ser titular del nombre de dominio mizu.cl - Afirma que le asiste el principio de la buena fe en todo su actuar, siendo el creador de un signo que ha sido erigido como una marca famosa y notoria, cumpliendo con todas las cargas que establece el proceso ante Nic Chile. - La solicitante de revocación acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple del fallo dictado por el don Luis Absalón Valencia Arancibia, de fecha 10 de marzo de 2015, que revoca la inscripción del dominio miisu.cl 2. Copia simple del fallo dictado por este, de fecha 18 de mayo de 2015, en el conflicto por el nombre de dominio aguasmizu.cl 3. Copia simple de la página de internet en la cual se deja constancia del rechazo a la solicitud número , para la marca MIZUKI SUSHI DELIVERY.

4 4. Copia simple de la página de internet en la cual se deja constancia del registro de la marca MIZU, registro N Copia simple de la página de internet en la cual se deja constancia del registro de la marca MIZU, registro N Copia simple de la página de internet en la cual se deja constancia del registro de la marca MIZU SUSHI BAR DELIVERY, registro N Copia simple de la página de internet en la cual se deja constancia del registro de la marca MIZU SUSHI BAR DELIVERY, registro N Copia simple del menú de comida ofrecida bajo la marca MIZU. 9. Impresiones de la gráfica y publicidad de la marca MIZU. 10. Copia simple de la página de internet QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que, dentro de plazo, el actual titular evacuó dicho traslado señalando, en lo medular, lo siguiente: - David Araya Vallejos inscribió el nombre de dominio por encargo de don DIEGO VEGA FIGUEROA, quien dirige un emprendimiento de venta de sushi. David Araya sólo administra las redes sociales e informática dentro de la organización - Diego Vega Figueroa es ingeniero en ejecución en bioprocesos de la Universidad Católica de Valparaíso, obteniendo su título en el año No obstante, luego de terminar su carrera, decide emprender en el rubro gastronómico y de la comida a domicilio, específicamente la comida japonesa. - La denominación MIZUCHI ROLLS, por la que se hace llamar en su rubro y por la cual es ampliamente conocido en el lugar donde desarrolla su actividad, proviene de la unión de dos conceptos: MIZUCHI, que es un

5 dragón legendario japonés, descrito también según algunos como una antigua deidad de esta cultura, y ROLLS, lo cual evidentemente se refiere a las pequeñas unidades con forma cilíndrica en que sirve el sushi, conocidas popularmente con el nombre de ROLLS. Además, el dragón MIZUCHI está representado también en el logo comercial, con una amplia difusión en el mercado real y en internet. - De esta forma, don DIEGO VEGA FIGUEROA continúa con el desarrollo pacífico de su negocio bajo el nombre de MIZUCHI ROLLS, ejerciendo su actividad de manera pacífica, legítima, y de buena fe. - El actual titular inscribe de buena fe el dominio MIZUCHIROLLS.CL, con el objeto de dar visibilidad más fácilmente a su negocio, para que sus clientes tengan acceso a sus productos y servicios de gastronomía japonesa. - Señala que su actuar se circunscribe en los términos del artículo 20 del Reglamento, así como en el párrafo 4 letra c) de la UDRP. - Por lo expuesto en conjunto con los documentos que acompaña, afirma que ha demostrado para el uso e inscripción del nombre de dominio en disputa lo que en la doctrina del derecho civil se denomina una conducta concluyente, dirigida inequívocamente a utilizarlo para la realización de una actividad lícita y de buena fe. - Afirma que la expresión MIZUCHI ROLLS, se compone de dos elementos distintos: MIZUCHI y ROLLS, lo que presenta grandes diferencias tanto gráficas como fonéticas con la marca de la revocante. Es más, incluso con el juego de palabras descrito por la contraria, la división de la expresión fonéticamente resultaría MI SUSHI ROLLS, por lo que no existe escenario alguno en que se utilice la marca MIZU. - Indica que no existía riesgo de confusión en el mercado, así como tampoco detrimento a la marca de la revocante, toda vez que los consumidor no se detienen a analizar el detalle de la expresión que conforma el nombre de dominio y, por tanto, no repararía únicamente en MIZU, sino que identificarían MIZUCHI ROLLS como un todo.

6 - Sostiene que la titularidad de marcas comerciales no otorga un derecho automático sobre un nombre de dominio determinado, sino que es solo uno más de los antecedentes a considerar para la resolución de este tipo de conflictos, pero en ningún caso el único criterio relevante. Criterio que sería ratificado por la jurisprudencia arbitral reciente. - Finalmente, afirma que la demandante no ha acreditado la existencia de un peligro de error o confusión entre los consumidores. - Solicita se aplique el Principio First Come, First Served, en el evento de que se considere que la demandante tiene un derecho de similares características. SÉPTIMO: Que, atendiendo el mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al sitio web otorgando un plazo de 3 días para efectos de que las partes formularan las observaciones que estimaran pertinentes. OCTAVO: Haciendo uso de dicha oportunidad, la revocante hizo presente a este Tribunal lo siguiente: - La página web en disputa se usa para comercializar productos y ofrecer servicios que corresponden a exactamente los mismos del giro de la revocante. - La revocante tiene una presencia comercial de hace más de 10 años en el mercado chileno. - Posee el registro de las marcas MIZU, MIZU SUSHI BAR DELIVERY/CATERING hace más de 10 años. - El demandado no tiene registrada la marca mizuchirolls ni ninguna otra similar. - Lo anterior permitiría la confusión entre posibles consumidores entre la revocante y el nombre de dominio en disputa, generando una desviación de clientela y perjuicio económico.

7 NOVENO: Que, de igual forma, el actual titular hizo uso del plazo otorgado, haciendo presente lo siguiente: - En el acta se pueden apreciar diferencias gráficas sustanciales entre los sitios web de las partes, no pudiendo suscitar confusión alguna. - Todos los locales de la revocante se encuentran en Santiago y la actividad de la actual titular es en Valparaíso. - Afirma que le asiste un interés preferente respecto del nombre de dominio en disputa al realizar una actividad comercial real y lícita que no puede ser considerado como inferior al interés de la demandante. CONSIDERANDO: DÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa. UNDÉCIMO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio mizuchirolls.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que éste es similar a las marcas comerciales y nombre de dominio de su representada, buscando el actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación, aprovechándose del prestigio de la marca comercial MIZU. DÉCIMO SEGUNDO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio mizuchirolls.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario.

8 DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que David araya vallejos es el actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO QUINTO: Que, de los dichos del actual titular, se desprende que su interés en el nombre de dominio es difundir su actividad comercial y productos en el rubro gastronómico, particularmente en la entrega a domicilio de comida japonesa, desarrollando su actividad en la ciudad de Valparaíso. DÉCIMO SEXTO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca MIZU, MIZU SUSHI BAR DELIVERY y del nombre de dominio mizu.cl, según consta en los Registros respectivos. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

9 DÉCIMO OCTAVO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO NOVENO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en la página web del dominio en disputa, a saber, Este árbitro comprobó que el sitio web se encuentra operativo, redireccionando a una página comercial de Facebook titulada Mizuchirolls Valparaiso Delivery e identificada como Restaurante de sushi. Según el contenido del mismo, se aprecia que el actual titular lo utiliza para publicar los productos que vende, comunicarse con sus clientes, indicar los horarios de atención, ubicación del local entre otras actividades relacionadas con la actividad gastronómica. VIGÉSIMO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa mizuchirolls.cl es similar al nombre de dominio de que es titular la solicitante de revocación, a saber mizu.cl, y a su marca registrada MIZU, lo que no permitiría la diferenciación del dominio cuestionado respecto del dominio y registros marcarios de la solicitante de revocación, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en éste se comercialicen. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a mayor abundamiento, es posible establecer el legítimo interés del solicitante de revocación en cuanto a proteger la expresión que constituye su signo distintivo y nombre de dominio, atendido que la misma se encuentra incluida en el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que

10 permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el revocante del nombre de dominio. En este sentido, la incorporación de los términos chi o rolls en el nombre de dominio en disputa, entendiéndose éste en su sentido más natural y obvio, teniendo especialmente presente su estructura fonética, no puede ser considerados de forma alguna como un elemento diferenciador suficiente. VIGÉSIMO SEGUNDO: Cabe señalar que, habiéndose acreditado en autos mediante la prueba documental del actual titular y la medida para mejor resolver de Inspección Personal del Tribunal, el uso efectivo por parte del actual titular del nombre de dominio en disputa para promocionar su empresa relacionada con la actividad gastronómica, en particular la preparación y distribución de sushi, especialmente el despacho a domicilio de dicho producto, se debe tener presente que la demandante de revocación desarrolla exactamente la misma actividad en el mercado real y virtual. En efecto, como da cuenta la prueba documental acompañada por la revocante, la demandante de revocación también realiza su actividad en el rubro gastronómico, en particular en la comida japonesa, siendo especialmente reconocida por la elaboración y despacho a domicilio de sushi, actividad que desarrolla hace más de 10 años en el país. Lo anterior viene en reforzar la eventual confusión del público que produciría la asignación del nombre de dominio al actual titular respecto del origen empresarial de los productos que se comercialicen, existiendo, en definitiva, un derecho previo que no sólo se ampara en la protección marcaria que otorgan sus registros, sino también en el uso legítimo que hace la demandante de revocación del término MIZU. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el interés preferente del demandante de revocación, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes.

11 RESUELVO: Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A., en contra de DAVID ARAYA VALLEJOS, actual asignatario del nombre de dominio. Asígnese el nombre de dominio mizuchirolls.cl a la demandante de revocación ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. No se condena en costas al actual titular por haber tenido motivos plausibles para litigar. Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento. Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.