Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro

Transcripción

1 Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio coronasunset.cl Expediente Rol N Santiago, 10 de enero de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 21 de octubre de 2016, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio coronasunset.cl, Expediente ROL N SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, JORGE GARCÉS y como revocante, MULTITIENDAS CORONA S.A. TERCERO: Que con fecha 21 de octubre de 2016, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio coronasunset.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 25 de noviembre de 2016 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 30 de noviembre de 2016 la revocante, MULTITIENDAS CORONA S.A., dedujo demanda de revocación temprana en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio señalado, argumentando que MULTITIENDAS CORONA S.A. es una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicada a la venta de una gran variedad de productos, creada en la década de los 70, que cuenta con 7 tiendas en Santiago y más de 35 establecimientos comerciales a lo largo del país y que se ha posicionado como una de las tiendas del retail de mayor renombre y reconocimiento en el mercado nacional. Manifiesta que, gracias a sus múltiples 1

2 establecimientos y publicaciones, ha posicionado la marca comercial CORONA como un elemento distintivo de sus actividades, productos y servicios, marca que se encuentra debidamente registrada en el Instituto de Propiedad Industrial como estrategia de difusión y forma de protección de sus intereses. Agrega que su parte cuenta, además, con diversos nombres de dominio que se conforman o contienen la expresión CORONA, los cuales se asemejan al nombre en controversia, entre ellos corona.cl, casabellacorona.cl, coronaduoc.cl, coronaycia.cl, sociedadcoronaycia.cl, soportetecnicocorona.cl, universidadcorona.cl, amocorona.cl y masajescorona.cl, lo que considera una muestra más de su interés preferente respecto del dominio de autos. En seguida, explica que el registro y utilización por un tercero de la expresión CORONA le causará graves perjuicios, por cuanto el dominio en controversia no cuenta con algún elemento diferenciador suficiente respecto sus las marcas comerciales, nombres de dominio y actividad comercial, sin que la expresión sunset, agregada por el demandado, pueda estimarse como suficiente para distinguirlos, por lo cual considera inminente el riesgo de error y confusión en los usuarios de internet y consumidores en general, quienes, con justa razón, podrían creer que se trata de un sitio web con alguna promoción o publicidad de su parte. A continuación, profundiza acerca del riesgo de confusión que a su entender provocaría la existencia del nombre de dominio en controversia en manos de su actual titular, toda vez que el demandado se limitó a inscribir como dominio la expresión corona, incorporando simplemente la expresión sunset, cuya traducción al español es puesta de sol, cuestión que estima no le otorga suficiente distintividad. Destaca la función que cumplen los nombres de dominio para poder identificar e individualizar correctamente a cada operador de internet y que, en caso de mantenerse la actual asignación del nombre de dominio en disputa, no se estaría cumpliendo, y sostiene que el demandado no ha desarrollado un sitio web en dicho dominio, lo cual evidenciaría que no existe un interés real de su parte en utilizarlo. Cita el artículo 12 del Reglamento de NIC Chile, y sostiene tener derechos adquiridos sobre la expresión CORONA que se estarían vulnerando. Se refiere luego a los siguientes criterios aplicables para la resolución de conflictos por nombres de dominio: recurre, en primer lugar, al criterio de titularidad sobre marcas comerciales, argumentando que el Derecho Comparado y la jurisprudencia de nuestro país han establecido una relación 2

3 entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, como criterio de resolución de conflictos por nombres de dominio, criterio que se encuentra refrendado por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de ICANN, el Informe Final de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el artículo 20 del Reglamento de NIC Chile, a partir de lo cual concluye que debe asignarse el nombre de dominio en disputa a su parte, por cuanto este reproduce sus marcas comerciales y la situación contraria ocasionaría confusión y error en los usuarios de internet, sumado a la dilución de tales marcas comerciales; se refiere al criterio de la notoriedad del signo, indicando que la expresión CORONA, íntegramente reproducida en el nombre de dominio coronasunset.cl, identifica las reconocidas tiendas de su parte; manifiesta que su parte sí hace uso efectivo en internet las marcas CORONA, lo cual es comprobable al ingresar a su sitio web en la red social y afirma que, al consultar en el buscador google por la expresión CORONA, los resultados aluden precisamente a su parte, lo que demuestra que los usuarios de internet podrían hacer la misma relación; cita el Convenio de París, conforme al cual ha de evitarse la dilución del poder distintivo de las marcas famosas y notorias, evitar el aprovechamiento injustificado por terceros y el error o confusión en el público en general; invoca el criterio del mejor derecho por uso empresarial legítimo, explicando que su parte efectivamente utiliza el término CORONA en el mercado e internet; luego trae a colación el criterio de identidad, conforme al cual concluye que debe asignarse a su parte el nombre de dominio porque es similar o idéntico a los registros marcarios de MULTITIENDAS CORONA; y concluye dando razones de por qué no debe aplicarse el principio first come first served, sosteniendo que este en ningún caso libera a la demandada de acreditar su mejor derecho o un interés preferente, y que además se trata de un principio de ultima ratio, es decir, que solo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otros criterios de asignación respecto de un determinado nombre de dominio, considerando que este no es el caso porque sostiene haber demostrado la existencia de un interés preferente de su parte. Finalmente, menciona jurisprudencia arbitral en apoyo de su postura, específicamente los fallos recaídos en los nombres de dominio masajescorona.cl, crown.cl y coronachile.cl en que habrían tenido acogida sus argumentos. En atención a todo lo 3

4 expuesto solicita se acoja la demanda, se revoque la asignación del nombre de dominio coronasunset.cl en el demandado y se le asigne a su parte, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Copias de certificados de registros de marcas comerciales en el Instituto de Propiedad Industrial para la marca CORONA, registrado a nombre de MULTITIENDAS CORONA S.A., en clases 11, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 39, 40 y 42; 2) Comprobantes de dominios inscritos en NIC Chile corona.cl, casabellacorona.cl, coronaduoc.cl, coronaycia.cl, sociedadcoronaycia.cl, soportetecnicocorona.cl, universidadcorona.cl, amocorona.cl y masajescorona.cl, todos registrados por MULTITIENDAS CORONA S.A.; 3) Impresiones del sitio web 4) Impresiones de resultados de búsqueda en google.cl por la expresión CORONA ; 5) Impresión del sitio web con perfil comercial de Multitiendas Corona S.A.; 6) Impresión del sitio web 7) Impresión del sitio web con noticia titulada Corona Inauguró Su Tienda Número 35 Con Nuevo Formato En Villarrica, ; 8) Impresión del sitio web con noticia titulada Multitiendas Corona suma ventas por US$ 300 millones y abrirá 20 "sucursales financieras" en 2011 ; 9) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio santacorona.cl ; 10) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio promain.cl ; 11) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl ; 12) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl ; 13) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio crown.cl ; y, 14) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio coronachile.cl. SEXTO: Que con fecha 02 de diciembre de 2016 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 12 de diciembre de 2016, la parte de CERVECERÍA CHILE S.A. presentó su defensa y contestación, en la que solicitó el rechazo de la demanda, argumentando que su parte cuenta con un interés preferente en la asignación del nombre de dominio coronasunset.cl, explicando que Cervecería Chile S.A. es el segundo actor en el mercado nacional de las cervezas, después de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), y que se dedica, desde el año 1991, a la fabricación e importación de cervezas en nuestro país. Manifiesta que su empresa actualmente es 4

5 controlada por el grupo cervecero belga ABInBev, el cual cuenta con importantes marcas de cervezas tales como Báltica, Becker, Beck s, Paceña, Malta del Sur y desde el año 2015 también se incluye la marca Corona, esto luego de haber adquirido ABInBev al grupo mexicano Modelo, que era el dueño hasta ese entonces, traspasándose por ende su portafolio desde el antiguo distribuidor en Chile. Respecto a la marca CORONA, expone que esta nace en el año 1925, para una bebida Pilsen, que hoy día es mundialmente conocida y distribuida en más de 159 países, siendo la cerveza más vendida en México y la primera cerveza en importación en los Estados Unidos. Agrega que la marca ha sido tan difundida en el mundo que además patrocina un festival de música denominado CORONA SUNSETS, que ha sido realizado en México, Gran Bretaña, España, Australia, Chile y China, realizándose en nuestro país el año 2016, y que el año 2017 se realizará con fecha 28 de enero. Sostiene que, a partir de la búsqueda en Google por los términos CORONA SUNSET, aparecerán diversos datos asociados a la cerveza Corona, para promocionar festivales musicales a lo largo del mundo. Hace presente que cuenta actualmente con un nombre de dominio registrado similar al de autos, como es coronasunsets.cl, el cual se encuentra en uso por su parte, para promocionar los festivales a realizarse en Chile cada año, y que el registro de ese dominio tuvo oposición de una sociedad dueña de Multitiendas Corona S.A., por similares fundamentos a la presente demanda, que fue rechazada, y que, siguiendo el mismo criterio manifestado en esa sentencia, debería también rechazarse esta otra demanda. Estima que no existe vinculación entre la revocante y el nombre de dominio en disputa, esto porque Multitiendas Corona S.A. es una cadena de tiendas comerciales y del retail, que en modo alguno podría confundirse con la cerveza Corona, ni menos con un festival musical como es Corona Sunsets. A su modo de ver, la mera coincidencia del término CORONA con las marcas y nombres de dominio de la revocante, no son determinantes y no provocarán confusión en el público consumidor, que busca acceder a esa tienda por internet. Añade que el nombre de dominio en controversia se basa en la marca CORONA, registrada previamente en Chile por Cervecería Modelo, y que la promoción de un festival de música asociado a su cerveza se enmarca dentro de los derechos que sustentan sus actividad comercial, sin que tenga ninguna relación con Multitiendas Corona S.A., y sin que exista confusión o dilución marcaria, pudiendo coexistir perfectamente estos signos, tal como ocurriría 5

6 con diversos registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresión corona. Argumenta que no se dan los requisitos para aplicar los criterios de revocación argüidos por la revocante, toda vez que su parte también tiene una marca notoria y famosa relacionada con los servicios que se promocionan en el nombre de dominio en controversia; porque la actividad comercial para el cual se registró no se relaciona con el ámbito de protección de las marcas de la demandante, y porque el nombre de dominio contiene elementos que lo distinguen de dichas marcas, tal como ocurre con numerosos registros existentes en el mercado y que incluyen el signo CORONA. En atención a todo lo anteriormente, expuesto solicita se mantenga la asignación del nombre de dominio coronasunset.cl a favor de su parte. SÉPTIMO: Que la titular acompañó a su contestación prueba documental consistente en: 1) Copia de sentencia arbitral de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por el juez don Cristián Saieh Mena en juicio sobre nombre de dominio coronasunsets.cl, causa Rol N 8431; 2) Impresiones de resultado de búsqueda en por los términos cerveza corona ; 3) Impresiones de resultado de búsqueda en por los términos corona sunset ; 4) Impresión de Radiovoces.cl, con noticia titulada Corona Sunsets Festival llega a las costas de Chile!!! ; 5) Impresión de página web 6) Reporte de las marcas comerciales CORONA inscritas por distintos titulares; y, 7) Impresión de los resultados de nombres de dominio registrados en NIC Chile y que contienen la palabra corona. OCTAVO: Que con fecha 23 de diciembre de 2016 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. NOVENO: Que con fecha 3 de enero de 2017 se solicitó a la parte de Cervecería Chile S.A. que aclarara el vínculo existente con quien aparece como titular del dominio, señor Jorge Garcés. Con fecha 6 de enero de 2017 la parte de Cervecería Chile cumplió lo ordenado, acreditando que don Jorge Garcés es empleado de dicha compañía desde el 4 de abril de 2011, desempeñando el rol de líder de IT, cargo por el cual realiza la centralización de compras de nombres de dominio para Cervecería Chile S.A. DECIMO: Que con fecha 10 de enero de 2017 se reiteró la citación a oír sentencia. CONSIDERANDO: 6

7 PRIMERO: Que la prueba acompañada por ambas partes, referenciada en los resultandos Quinto y Séptimo, no fue objetada por ninguna de ellas, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte detenta legítimos derechos sobre la marca comercial CORONA, con la cual se distinguen servicios de establecimientos de compra y venta de diversos productos tales como vestuario y calzado, artefactos eléctricos, muebles juegos y juguetes; servicios de sastrería; servicios de importación y exportación de productos y representación de empresas; servicios de publicidad; servicios de almacenamiento, transporte y comercio; y productos como muebles, juegos y juguetes y otros artículos, todo ello del modo en que dan cuenta los certificados de registro de marcas comerciales acompañados a su demanda. Asimismo, a partir de las impresiones del sitio web fluye también que la demandante ofrece y publicita sus productos y servicios en el mercado del retail, a través de su denominación MULTITIENDAS CORONA, o simplemente como CORONA, siendo ampliamente conocida con esta última denominación en el mercado nacional, incluyendo por cierto la red de Internet, tal como demuestran las impresiones de los sitios web y a lo que se suman los impresos de búsqueda en google.cl por la expresión CORONA, los que arrojan como resultado directas referencias a Multitiendas Corona S.A. Además, la revocante acreditó ser titular de otros 10 nombres de dominio registrados en NIC Chile, que contienen la expresión corona, como son corona.cl, casabellacorona.cl, coronaduoc.cl, coronaycia.cl, sociedadcoronaycia.cl, soportetecnicocorona.cl, universidadcorona.cl, amocorona.cl, masajescorona.cl y santacorona.cl, esto a través de la incorporación de los respectivos certificados de inscripción y fallos arbitrales en que le han sido asignados. TERCERO: Que la actual titular, por su parte, demostró que los términos cerveza corona aluden directamente a la reconocida cerveza que su parte distribuye en nuestro país, del modo en que da cuenta el resultado de consulta por dichos términos en el buscador Asimismo, acreditó que la consulta en ese buscador por la expresión corona sunset enlaza directamente con un festival musical 7

8 vinculado a la Cerveza Corona, lo cual se corrobora con las impresiones de los sitios web y La parte titular demostró también ser titular del nombre de dominio coronasunsets.cl, en el cual se contiene información acerca de un festival relacionado a la cerveza corona, y que se realizaría en enero de 2016, nombre de dominio que le fue asignado por sentencia judicial dictada en causa Rol N 8431, que se acompañó a su contestación, y contra la oposición de SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A., esgrimiendo fundamentos similares a los de autos. Finalmente, esa parte comprobó la existencia de una gran cantidad de marcas comerciales registradas por titulares distintos a Multitiendas Corona S.A., incluyendo a CERVECERÍA MODELO, y que contienen o se constituyen por el signo CORONA ; y también de un considerable catálogo de nombres de dominios registrados en NIC Chile, igualmente por titulares diversos a la revocante y que contienen la palabra corona, todo ello con la incorporación del reporte de marcas comerciales y consulta en WHOIS de NIC Chile acompañados al momento de presentar su defensa. CUARTO: Que, con el mérito de todo lo anterior, este juzgador debe resolver conforme a lo que su prudencia y la equidad le dicten, y puesto a sopesar las posiciones de ambas partes, estima que la revocante demostró tener derechos adquiridos sobre la marca comercial CORONA, emplear la denominación de MULTITIENDAS CORONA, o solamente CORONA, en el mercado, a través de la oferta y publicidad de productos y servicios relativos a la industria del retail, y ser reconocida en el mercado nacional como una importante empresa del rubro. De otra parte, la actual titular demostró igualmente tener derechos y un interés legítimo en el uso de la expresión corona sunset, toda vez que, con esa expresión, se identifica un festival musical vinculado a la reconocida Cerveza Corona. QUINTO: Que, si bien es cierto, la revocante es titular de un derecho de propiedad sobre marcas comerciales conformadas por el signo CORONA, cabe precisar que la existencia de registros marcarios es, en el régimen jurídico de los nombres de dominio, prueba del mejor derecho, pero no fundamento del mejor derecho en sí, por lo que su existencia, por sí sola, no es obstáculo para que un tercero pueda utilizar la expresión Corona en un nombre de dominio, en tanto el dominio solicitado y la marca u otro nombre de dominio preexistente puedan coexistir pacíficamente. En este sentido, este 8

9 sentenciador estima que es compatible la coexistencia del sitio web coronasunset.cl en posesión de su actual titular con las marcas comerciales de propiedad de la revocante, esto porque no está destinado a ofrecer servicios o productos similares a los que este ofrece la Multitiendas Corona S.A., debido a que, mientras aquel ofrece servicios relativos a un festival musical, esta última ofrece productos de retail, sin que puedan confundirse en su naturaleza y campos de acción. Ahondando en el punto, corresponde analizar la conformación del nombre de dominio en controversia, para determinar si existe el riesgo de confusión y demás perjuicios alegados por la demandante en relación a las marcas comerciales y nombres de dominio que posee. El dominio en controversia se compone de dos expresiones, corona, por un lado, y sunset, por otro, siendo el primer vocablo representativo de diversos significados, uno de ellos puede ser alusivo a una marca comercial de propiedad de la revocante o también a la Cerveza Corona, que es distribuida en Chile por la revocante; mientras que la expresión sunset significa puesta de sol en idioma inglés. Se ha demostrado por la revocante que, utilizadas ambas expresiones en su conjunto, se vinculan en la red de internet a un festival musical patrocinado por la cerveza Corona, y sin que lleve necesariamente a relacionarse con servicios o productos de la Multitiendas Corona S.A., ni a la industria del retail. SÉPTIMO: Que, así las cosas, no se evidencia el riesgo de confusión y error, dilución marcaria, vulneración de derechos adquiridos y demás perjuicios denunciados por la revocante, esto por cuanto la demandante afirma ser conocida en el mercado nacional como Multitiendas Corona S.A. o simplemente Corona, sin que la expresión coronasunset pueda estimarse como una referencia a sus productos o servicios, conforme a lo expuesto en el acápite precedente. De esta manera, aun cuando posea una marca registrada con el nombre Corona para distinguir servicios de establecimientos de retail, ello no es obstáculo para la existencia de otras marcas, y por cierto otros nombres de dominio, que empleen dicha denominación, en tanto no aluden a la Multitiendas Corona S.A. o simplemente Corona, que es el nombre por el cual es conocida la revocante. Prueba de ello es la existencia de diversas marcas comerciales registradas y nombres de dominio registrados en NIC Chile por titulares distintos a su parte, y que se denominan o contienen el nombre Corona, según demuestra la prueba documental acompañada por la actual titular. 9

10 OCTAVO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que ambas partes tienen legítimos intereses y derechos sobre el nombre de dominio en controversia, y que el mismo es compatible en posesión de su actual titular con los derechos de la revocante, debiendo privilegiar la posición del primer solicitante, en virtud del principio denominado first come, first served, razón por la cual se rechazará la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio coronasunset.cl a favor del titular, Jorge Garcés, sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I , y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I