TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 662-IP-2015 InterpretaciOn Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 076/2015-CA Marcas K-NINO (mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan VISTOS El Oficio 01/2015 de 17 de noviembre de 2015, recibido en este Tribunal el 8 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicito Interpretacion Prejudicial de los articulos 135 literal b), 136 literal a) y f) y 147 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N 076/2015-CA; y El auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPANiA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. 1

2 Demandado: Tercero Interesado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -SENAPI- ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD 2. Hechos relevantes: 2.1. EL 10 de mayo de 2013, MIGUEL SERRANO CRONEMBOLD (en adelante, MIGUEL SERRANO) solicito el registro del signo mixto K- NINO para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza: "productos veterinarios". (Expediente administrativo ) El 30 de agosto de 2013, una vez publicada en Ia Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia 0545, COMPANIA INDUSTRIAL ALTIPLANO S.A. (en adelante, ALTIPLANO), presento oposicion andina argumentando titularidad, riesgo de confusi6n y conexion competitiva con su marca K-NINO (mixta), registrada en Per6 para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza: "insecticidas para la eliminacion de roedores daninos, pulgas, sama, piojos para el agro y el hogar, fungicidas, herbicidas". (Certificado Republica del Peru) El 30 de agosto de 2013, ALTIPLANO solicita el registro de Ia marca mixta K-NINO en Bolivia, para distinguir los siguientes productos de Ia Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza: "preparaciones farmaceuticas y veterinarias; preparaciones higienicas y sanitarias para el uso medico; alimentos y sustancias dieleticas para uso medico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apositos; apositos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales daninos, fungicidas, herbicidas; productos veterinarios y demas comprendidos en la clase internacional 5". (SM /2013) El 6 de enero de 2014, Ia DirecciOn de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolucion , resolvio declarar improcedente Ia oposicion presentada y concedi6 el registro solicitado El 28 de febrero de 2014, ALTIPLANO presento recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo El 2 de abril de 2014, Ia Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolucion DPI/OP/REV-N 79/2014, resolvio rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirm6 el acto administrativo impugnado. 2

3 2.7. El 24 de abril de 2014, ALTIPLANO presento recurso jerarquico contra el anterior acto administrativo El 28 de agosto de 2014, Ia Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolucion Administrativa DGE/OPO/J-N 286/2014, resolvio rechazar el recurso jerarquico interpuesto y confirm6 el acto administrativo impugnado El 9 de abril de 2015, ALTIPLANO presento demanda contencioso administrativa contra Ia Direccion General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), solicitando como pretension principal Ia nulidad del anterior acto administrativo. 3. Argumentos de Ia Demanda presentados por ALTIPLANO: 3.1. Adujo que Ia administraci6n no realizo una interpretacion correcta del articulo 147 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, por cuanto acudi6 a elementos que no encajan dentro de los parametros establecidos en esta disposicion Indica que el interes real se acredita Onicamente con Ia interposicion de Ia oposici6n y la solicitud simultanea del registro de la marca. Ademas, que ALTIPLANO acredito el interes real al presentar la solicitud de registro de Ia marca mixta K-NINO (SM /2013) Tambien serialo que no es necesario que el signo solicitado sea identico a la marca soporte de Ia oposicion, sino que es suficiente que conserve sus caracteristicas esenciales y agrego que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortografico, fonetico y conceptual Finalmente, que existe asociacion empresarial y conexion competitiva, pues ambas marcas cuentan con similares medios de publicidad, la misma finalidad y un use complementario de sus productos y que la administraci6n en un caso analog() actu6 diferente. 4. Argumentos de Ia ContestaciOn presentados por SENAPI: 4.1. Senate) que el opositor no cumplio con los requisitos previstos en el articulo 147 de Ia Decision 486, ya que el interes real se acredita con Ia solicitud de un signo idontico a Ia marca soporte de la oposicion, lo cual no sucedio en el presente asunto Sostuvo que los productos del signo solicitado y el usado como soporte de la oposici6n son diferentes Expres6 que las oficinas nacionales competentes son independientes y autonomas en relacion con sus decisiones, por lo que no estan obligadas a adoptar criterios anteriores. 3

4 5. Participacion del Tercero Interesado Miguel Serrano: 5.1. No fue remitida Ia contestacion del Tercero Interesado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6. Solicitud de interpretacion: 6.1. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia cuya Corporacion decidio suspenderlo y solicitar Interpretacion Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 11 de septiembre de 2015, la cual se remitio a este Tribunal mediante oficio del 17 de noviembre de B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicito la interpretacion prejudicial de los articulos 135 literal b), 136 literales a) y f) y 147 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar los articulos 136 literal a) y 147. No asi el articulo 135 literal b), ya que no se esta resolviendo un asunto de nulidad absoluta sino de nulidad relativa; tampoco el articulo 136 literal f) puesto que se esta interpretando el literal a) del mismo articulo, el cual consagra una disposici6n especifica para las marcas'. El Tribunal Consultante realize) las siguientes preguntas: Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina. - "Articulo No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaci6n; (..-) "Articulo A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que tambien tienen legitimo interes para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca identica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, el opositor debera acreditar su interes real en el mercado del Pais Miembro donde interponga Ia oposici6n, debiendo a tal efecto solicitar el registro de Ia marca al momento de interponerla. La interposicion de una oposicion con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposicion de una oposicion con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreara la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento sera de aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente." (- -.)"- 4

5 "e:,cuales son los elementos para establecer el interes real de Ia Compania Industria Altiplano S.A., conforme el articulo 147 de Ia Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina??:,La oposicion andina tiene como base fundamental evitar inducir a error o confusi6n al consumidor?,que se entiende por confusi6n en materia de registro de marcas? 6Cuales son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusion en el registro de marcas? 6Para evitar confusi6n debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?,que se entiende por identidad de marca? 6Que se entiende por distintividad? c,puede causar confusion en el consumidor las marcas similares en nombre, aun cuando la elaboracion, fabricacion y comercializacion de productos sean diferentes?,por que?,puede causar confusion en el consumidor las marcas similares, que contengan uno o mas productos anteriormente registrados dentro de la misma clasificacion (05 de Niza)? 6por que?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. La oposician andina. El interes real en el mercado. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion o de asociaci6n. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 3. Connparacian entre signos mixtos. 4. Conexi6n competitiva. 5. Analisis de registrabilidad de marcas que amparan productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas. 6. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Autonomo, integral, motivado y de oficio. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. La oposiciem andina. El interes real en el mercado 1.1. Como en el proceso interno se discute sobre los requisitos para acreditar el interes real en el mercado en el marco de la oposicion andina, prevista en el articulo 147 de la Decision 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad Andina, el Tribunal abordara el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la material Conforme al articulo 146 contenido en esta normatividad, dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicacion de la solicitud 2 Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 196-IP-2006 del 4 de diciembre de 2006; 663-IP-2015 del 26 de agosto de 2016; y 188-IP-2011 del 14 de marzo de

6 de registro de marca, quien tenga legitimo interes, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada contra dicha solicitud Por su parte, el articulo 147 amplia el interes legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, pues habilita la posibilidad de presentar oposicion a la inscripcion de una marca en un Pais Miembro de Ia Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros anteriores de marcas concedidos en los demas Paises Miembros, cuya figura precisamente se conoce con el nombre de "oposicion andina" El Juez Consultante realize) la siguiente pregunta: oposicion andina tiene como base fundamental evitar inducir en error o confusion al consumidor? 1.5. La oposici6n andina tiene como finalidad la protecci6n del derecho exclusivo sobre Ia marca, bajo el entendido de que en el mercado subregional se permite la libre circulacion de bienes y servicios, lo cual implica que los consumidores potenciales no serian Onicamente los del Pais Miembro donde se encuentra registrada la marca, sino aquellos asentados en los demas Paises Miembros. En este escenario, a los titulares de Ia marca se les otorga una herramienta para poder defender sus derechos de propiedad industrial en los demas Paises Miembros, siempre y cuando tengan interes real en el mercado en dichos paises Lo anterior, porque Ia oposicion andina se considera soportada en los dos principios basicos que gobiernan el derecho de propiedad industrial: el derecho a la protecci6n de la actividad empresarial y el derecho a la protecci6n al consumidor. El primero, porque con esa herramienta se permite que el empresario pueda ampliar su actividad at mercado ampliado, y el segundo, porque el consumidor comunitario podria caer en error at adquirir un producto o servicio o servicio con libre transit subregional. Requisitos para formular la oposicion andina Legitimidad activa. Puede presentar oposicion andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o Ia expectativa de adquirir un derecho en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposici6n debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte identica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el use del signo solicitado pueda inducir a error at public consumidor Interes real. El Juez Consultante realize) Ia siguiente pregunta en relacion con este topico: LCuales son los elementos para establecer el interes real de la Compaiiia Industria Altiplano S.A., conforme el 6

7 articulo 147 de Ia Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina? 1.8. Se debe acreditar interes real en el Pais Miembro donde se presente Ia oposicion. Para esto es necesario presentar Ia solicitud de registro del signo opositor en dicho pais, bajo la condici6n de que realice en el mismo momento, es decir, de manera simultanea, ya que de lo contrario se procederia at rechazo de la mencionada oposicion3. Es importante aclarar que Ia simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha La acreditaci6n del interes real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposici6n, asi como Ia indebida obstaculizacion del registro de signos bajo Ia justificacion de Ia defensa de otros que no tendrian penetraci6n clara en el mercado nacional. La premisa es Ia siguiente: quien presente oposici6n andina debe demostrar que el mercado de dicho Pais Miembro realmente es de su interes Cabe precisar que para acreditar el interes real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "identica" a Ia anteriormente solicitada o registrada en otro Pais Miembro, sino que bastaria con presentar Ia solicitud de registro de Ia marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposici6n andina En efecto, el requisito relativo a Ia presentaci6n de la solicitud para el registro de marca en el Pais Miembro donde se formula oposicion no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente identico, sino que basta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro Pais Miembro Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interes real no solo se limitan a la descripcion de sus elementos distintivos, sino que tambien debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interes real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposici6n andina, constituye una modificacion que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. Efectos de Ia oposicion andina posicion andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto evitar el registro de Ia marca solicitada y, como consecuencia, que Ia oficina competente siga el tramite previsto en los 3 Sobre esto se puede ver la Interpretacion Prejudicial 188-IP-2011 del 14 de marzo de

8 articulos 148 a 150 de Ia Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina posicion andina con una solicitud previamente presentada. Ademas de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal Ia suspension del tramite de registro hasta que Ia oficina nacional del Pais Miembro donde previamente se solicito el registro haya resuelto tal solicitud (parrafo tercero del articulo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro Pais Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar Ia marca observada, ya que la oficina nacional competente debera realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el tramite de los articulos 148 a 150 de Ia DecisiOn El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro Pais Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presento la oposicion, ya que la oficina nacional competente debera analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad De conformidad con lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro Pais Miembro, asi como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con Ia finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditacion del interes real en el mercado del Pais Miembro donde se interpone la oposicion, materializado a traves de la solicitud de registro presentada en el Pais Miembro al momento de interponer Ia oposician. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociaci6n. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos K-NINO son con-fundibles, el Tribunal habra de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: 4 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretacion Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretacion Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de

9 "Articulo No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de /a marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; (...)" El Ordenamiento Juridico Comunitario protege Ia funci6n distintiva del signo marcario, a traves del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas at efecto en el Regimen de Propiedad Industrial codificado en Ia Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuates riesgos de confusion o de asociacion en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos identicos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de Ia disposici6n que se analiza Sobre este tema el Juez Consultante realizo Ia siguiente pregunta: IQue se entiende por distintividad? 2.4. La distintividad es Ia capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El caracter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar Ia eleccion de los bienes y servicios que desea adquirir y correlativamente le permite al titular de Ia marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrinseca, mediante Ia cual se determina Ia capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere at signo en si mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrinseca, por la cual se determina Ia capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado De ahi que la norma prohiba el acceso at registro de algt:in signo identicos o semejante6 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusi6n o de asociacion en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que ademas 5 Los signos identicos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. 6 Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 9

10 aparejaria Ia gran posibilidad de inducir a error at public consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusion o de asociacion en Ia seleccion de los productos o servicios identificados con Ia marca En relacion con este asunto el Juez Consultante realiza Ia siguiente pregunta: LQue se entiende por confusion en materia de registro de marcas? 2.8. En cuanto at riesgo de confusi6n, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a Ia posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que este adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econornica El Juez Consultante realizo las siguientes preguntas relacionas con el riesgo de confusion: ICuales son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusion en el registro de marcas?,para evitar confusion debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? LQue se entiende por identidad de marca? La oficina competente debere realizar un estudio integral y de oficio para evitar el riesgo de confusion, lo cual implica un analisis completo de los signos en conflicto y, edemas, una revision integra de sus bases de datos con el objetivo de captar cualquier posible error en el publico consumidor. Para esto debera individualizar los posibles signos en conflicto y posteriormente establecer si son identicos o semejantes at signo solicitado a registro. Una vez realizado esto, tendra que estudiar Ia presencia de eventuates riesgos de confusion o de asociacion en el publico consumidor Los signos identicos son aquellos que son absolutamente iguales, es decir contienen todos los elementos que configuran los signos en conflicto. Y los signos semejantes son aquellos que comparten rasgos esenciales, con diferencias secundarias o insignificantes que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 10

11 2.13. Es muy importante tener en cuenta que el derecho de marcas como ya se dijo, se encuentra soportado en los principios basicos del desarrollo de la actividad empresarial y de proteccian al consumidor. Estos dos principios cardinales deben tener una participacion equilibrada, lo cual significa que, si bien los titulares de marcas tienen herramientas para defender sus derechos exclusivos, todo tipo de analisis debera vincular necesariamente la proteccian del pciblico consumidor quien efectivamente es el que va adquirir los diferentes bienes y servicios en el mercado Por lo tanto, con el fin de resolver Ia nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretaci6n, se debera establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pbblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: Fonetica: Se refiere a Ia semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar Ia posible confundibilidad unicamente en Ia apreciacion de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusion y/o de asociacion en el public consumidor, debe corresponder al resultado de un analisis integral conforme lo requiera cada caso particular segt:in sus propias especificidades, ademas de considerar los productos o servicios que se identifican con Ia marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujecion a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 11

12 2.16. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual En Ia comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hard en momentos diferentes El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusion o de asociaci6n Al efectuar Ia comparacion en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cam el producto o servicio es percibido por el publico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusion o de asociacion. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en relacion con Ia categoria de bienes o productos. 3. Comparacion entre signos mixtos 3.1. Como la controversia informa de Ia presunta confusion entre los signos mixtos K-NINO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parametros: 3.2. Debera establecerse cual es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas8 de comparacion: 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretacion Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- IP-2007; e Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP

13 Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusion, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparacion entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir tres elementos: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es Ia idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacion de colores y el grafico que Ia contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciacion del signo solicitado a registro9. En el cotejo de dos signos figurativos se debera atender a Ia distincion de los elementos mencionados, pues la confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en Ia disposicion de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado Se debe tener en cuenta Ia silaba Monica de los signos a comparar, ya que si ocupa Ia misma Sobre esto se puede consultar la InterpretaciOn Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de

14 posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en ambos signos De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se debera realizar el cotejo de los signos mixtos K-NINO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n entre los mismos, con el fin de proveer sobre Ia legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretacion Prejudicial, ademas de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretacion sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habran de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuacion en esta providencia. 4. Conexion competitiva 4.1. Como el signo mixto K-NINO se solicit() para amparar "productos veterinarios", de Ia Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, y la marca mixta K-NINO (opositora), se encuentra registrada para amparar "insecticidas para la eliminacion de roedores datiinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas herbicidas", de la Clase 5 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza, se abordara el tema propuesto El Juez Consultante realizo las siguientes preguntas en relacion con el asunto planteado: 4.3. (Puede causar confusion en el consumidor las marcas similares en nombre, aun cuando Ia elaboracion, fabricacion y comercializacion de productos sean diferentes? por que?,puede causar confusion en el consumidor las marcas similares, que contengan uno o más productos anteriormente registrados dentro de Ia misma clasificacion (05 de Niza)? Ipor que?" 4.4. Para un correcto analisis de registrabilidad se debera determinar Ia naturaleza o use de los productos y/o servicios identificados por las 14

15 Proceso 662-1P-2015 marcas, ya que Ia sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni Ia ubicacion de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (parrafo segundo del articulo 151 de la Decision 48610). Por esta razon, podrian presentarse marcas identicas o semejantes que no causen riesgo de confusion o asociacion asi estén registradas en la misma clase, siempre y cuando los productos amparados no tengan relacion o conexion competitiva. Dicha relacion puede establecerse mediante los siguientes criterios11: La inclusion de productos diferentes en una misma clase de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza. En esta hipotesis se esta frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o identicas, Ia vinculacion o relacion entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume tambien la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le correspondera al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presuncion Canales de comercializacion. Para determinar la conexion competitiva se deben analizar los canales de comercializacion de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercializacion en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en Ia conexion competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o a lmacenes especializados, asi como en pequenos sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambien una aparente similitud o relacion Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por Ia publicidad general (radio, television y prensa), Ia incidencia de conexion competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusion se da mediante comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, tambien podriamos encontrar una incidencia mayor de conexion competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado Articulo 151 "C..) Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". Se destacan las siguientes providencias: InterpretaciOn Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretacion Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP

16 aisladamente para orientar este analisis, pues se requiere de Ia concurrencia de otros para el efecto Mismo genero de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen at mismo genera habra mayor incidencia de conexion competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar Ia conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como Ia intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o Ia complementariedad, relativo at hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro12. Para apreciar Ia conexion competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc De conformidad con los criterios serialados, se debera determinar la existencia de conexi6n competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar Ia conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran 12 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo serialado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Version espanola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverte S.A. Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es Ia variacidn en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto mas barato en terminos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:< +efecto+sustitucion&h1=es&sa=x&ved=oahukewjombyuus3mahx1hr4khrxzaxcq6aeuta C#v=onepaqe&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16

17 suficientes para establecer Ia conexi6n competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer Ia conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Onicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este Ultimo supuesto, se requerira Ia concurrencia de otros criterios para la consecucion del prop6sito de establecer la conexi6n competitiva Analisis de registrabilidad de signos que amparan productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas 5.1. Como la controversia informa que los signos en conflicto identifican productos veterinarios, insecticidas, fungicidas y plaguicidas, se abordara el tema propuesto reiterando Ia linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre este asunto El analisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de Ia Clase 5 que no sean para uso humano, tales como veterinarios, fungicidas, insecticidas, pesticidas o herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusion en el public() consumidor, ya que de encontrarse similitud podria causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para Ia salud humana, animal y vegetal, y asi evitar cualquier error sobre el producto a consumirse Si bien, en principio, algunos de los productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercializacion diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulacion de los mismos puede generarse confusion en el public consumidor, tal como seria el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier case. Lo anterior, porque estos estan al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario o pesticida a una mascota o planta Este criterio del Tribunal esta cimentado en los derechos fundamentales a Ia salud, Ia vida y la preservacion del medio ambiente y, por consiguiente, at estar de por medio estos bienes superiores que gozan de plena proteccion juridica, considera que el estudio de registrabilidad de estas marcas debe ser mucho más esmerado y diligente con el fin de evitar eventuales riesgos de confusion en el 13 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de Se puede ver la Interpretacion Prejudicial 225-IP-2013 de 12 de febrero de

18 publico consumidor al adquirirlos. Este discernimiento del Tribunal debe ser entendido en su real contexto, pues el mismo no conlleva ni equivale a exigirle a las autoridades de registro o a las autoridades jurisdiccionales a quienes les corresponda conocer de los conflictos marcarios, que deban tener especiales conocimientos cientificos o tecnicos en el area de Ia medicina, quimica o farmacia De conformidad con lo anterior, se debera determinar la posibilidad de riesgo de confusi6n entre los signos mixtos K-NINO. 6. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Autemomo, integral, motivado y de oficio 6.1. Como el demandante argumento que Ia administracion en un caso analogo actuo diferente, y el SENAPI sostuvo que es independiente y autonomo, el Tribunal se referira at tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en multiples asuntos El articulo 150 de la Decision 486 preve que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (articulo 148), debera realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes caracteristicas: Es autonomo: sus decisiones son independientes, tanto en relacion con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relacion con las emitidas por Ia propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informacion recaudada para el procedimiento en cuestion, independiente del analisis efectuado ya sobre signos identicos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligacion al hacer el analisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo tramite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables. Por lo mismo, el limite de sus actuaciones esta dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las 15 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpreted& Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretacion Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP Interpreted& Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP

19 respectivas legislaciones de los {Daises a traves de las acciones judiciales correspondientes para conocer de Ia legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su funci6n emitan Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los articulos 134, 135, 136, 137 y 172 de Ia Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina Es motivado: debe ser plasmado en Ia ResoluciOn que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que Ia oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, Ia resolucion respectiva, que en Oltimas es la que se notifica at solicitante, debe dar razon del analisis efectuado. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Consultante al resolver el proceso interno 076/2015-CA, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 Wrath tercero de su Estatuto. La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 7) Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Martha R -da erc an M ISTRADAr Hernán a _ero Zarhbrano ISTRADO Hugo Ramiro GOmez A pac MAGISTRADO 19

20 De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese al Tribunal Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 662-IP