SIGNOS CONFORMADOS POR EL NOMBRE DE UN LUGAR GEOGRÁFICO:

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1 SIGNOS CONFORMADOS POR EL NOMBRE DE UN LUGAR GEOGRÁFICO: MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN PATRICIA GAMBOA VILELA Sumario: 1. Introducción. 2. Marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico. 2.1 Denominaciones geográficas arbitrarias. 2.2 Denominaciones geográficas consideradas signos de fantasía. 2.3 Denominaciones geográficas descriptivas. 2.4 Denominaciones geográficas evocativas. 2.5 Signos engañosos: falsa indicación de procedencia. 2.6 Registro de nombres de Estados. 2.7 Marcas que incluyen una denominación de origen. 3. La denominación de origen. 3.1 Elementos que la conforman. 3.2 Funciones de la denominación de origen. 4. Protección de la denominación de origen en el Perú. 1. Introducción El empresario que desea salir al mercado a ofrecer un producto o servicio, se encuentra con otros productos o servicios similares, que en líneas generales satisfacen del mismo modo las necesidades de los consumidores. He allí que surge la necesidad de diferenciarse y los elementos que responden a esta necesidad son los signos distintivos: elementos que sirven para identificar y diferenciar en el mercado productos, servicios o actividades económicas. Los signos distintivos pueden estar conformados por elementos diversos: palabras, figuras, formas tridimensionales, sonidos, aromas, entre otros. Lo importante es que cumplan la función distintiva y de diferenciación. Sin embargo, no es menos cierto que, según el elemento que conforme a un signo distintivo, se pueden presentar circunstancias particulares que merecen una reflexión particular. Así sucede por ejemplo en el caso de los signos conformados por formas tridimensionales, signos sonoros y signos olfativos, entre otros. En el caso de los signos distintivos constituidos por palabras, encontramos un supuesto particular cuando se trata de signos conformados por el nombre de un lugar geográfico, ya que la registrabilidad de estos signos va a depender en gran medida de si existe, o no, relación entre el lugar geográfico y el producto que se pretende distinguir. Así, encontramos casos que van desde signos que no pueden ser registrados por generar riesgo de engaño en los consumidores respecto de la procedencia geográfica de los Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con cursos de capacitación en Propiedad Intelectual en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid, España), en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ginebra, Suiza), en la Organización Mundial del Comercio (Ginebra, Suiza) y en la Oficina Japonesa de Patentes y Marcas (Tokio, Japón). Profesora del curso de Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la PUCP. 1

2 productos o servicios que identifican, hasta signos que por el contrario son considerados como elementos respecto de los cuales sí pueden recaer los derechos exclusivos que confiere la propiedad industrial. El presente trabajo se centrará en dos supuestos: i) las marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico y ii) las denominaciones de origen. En el primer punto, analizaremos en qué casos un signo conformado por el nombre de un lugar geográfico puede ser registrado como marca, y en qué casos dicho registro debe ser denegado para salvaguardar tanto el interés de los consumidores, como el interés de los competidores. En el segundo punto, analizaremos en qué casos el nombre de un lugar geográfico aplicado a un producto puede configurarse como una denominación de origen. 2. Marcas conformadas por el nombre de un lugar geográfico En términos simples, marca es todo signo que cumple la función de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Así, pueden constituir marca las palabras, frases, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales de los productos, envases o envolturas, y en general, cualquier elemento con aptitud distintiva. Al elegir una marca, el empresario puede optar por un signo que evoque o sugiera al consumidor las características del producto o servicio a distinguir. Tal es el caso, por ejemplo, de la denominación Cardioferon que, aplicada a productos farmacéuticos, indica que se trata de productos para el tratamiento de afecciones cardiacas. Estos signos son los denominados signos evocativos y si bien, por lo general, son de más fácil recordación por el consumidor medio, por su propia naturaleza evocativa son considerados marcas débiles, toda vez que tendrán que aceptar la coexistencia, en el registro y en el mercado, de marcas que evoquen el mismo concepto o las mismas características respecto de los productos o servicios de que se trate. Por otro lado, el empresario podrá optar por un signo arbitrario, es decir, un signo constituido por una palabra u otro elemento que tiene un significado concreto para el consumidor medio, pero este significado no guarda relación alguna con el producto o servicio a distinguir. En este caso estamos frente a palabras del idioma acuñadas para funcionar como marcas y en la medida que se alejan del producto o servicio para los cuales se solicita, se considera que tienen aptitud distintiva. Ejemplo de denominación arbitraria es la palabra CISNE para distinguir pan: tiene un significado para el consumidor medio (nombre de un ave), pero este significado no está relacionado con el producto pan. Finalmente, el empresario puede optar por los denominados signos de fantasía, que son aquellos signos creados o diseñados para funcionar como marca. Estos signos pueden estar constituidos por denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el empresario no existían y en consecuencia no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio que pretenden identificar- son signos que 2

3 cuentan con elevada aptitud distintiva. La denominación Reebok es un claro ejemplo de signo de fantasía. Dentro de la gran variedad de elementos que se pueden elegir como marca, se encuentran las denominaciones que constituyen el nombre de un lugar geográfico. Así, es frecuente encontrar en el mercado marcas conformadas por el nombre de una ciudad, de una región, de un país o de cualquier otra extensión geográfica; y que, según el caso, podrían ser clasificadas como marcas evocativas, arbitrarias o de fantasía. Sin embargo, no es menos cierto que, en determinados casos, las denominaciones geográficas pueden constituir indicadores de la procedencia geográfica del producto. Ello se presenta cuando el lugar geográfico al que corresponde la denominación guarda estrecha relación con el producto a distinguir, es decir, cuando el lugar geográfico es conocido por la producción o elaboración del producto que pretende identificar; de modo tal que su presencia en el signo obedece precisamente a la intención del empresario de vincular el producto con ese origen geográfico, ya que este vínculo será valorado positivamente por el consumidor. En el supuesto que este origen geográfico que indica el signo no coincida con el que corresponde al producto identificado, se generará un perjuicio tanto al consumidor que verá defraudada sus expectativas, como a los competidores, toda vez que se estaría captando clientela sobre la base de información falsa respecto de la procedencia geográfica del producto. Atendiendo a lo expuesto, podemos arribar a una primera conclusión: las denominaciones geográficas pueden ser adoptadas y registradas como marcas, salvo en determinados supuestos (como aquellos en los que se afecta al consumidor, a los competidores y al mercado en general). Así, a lo largo del presente trabajo, analizaremos la registrabilidad de signos conformados por denominaciones geográficas, a la luz de las disposiciones contenidas en la Decisión Andina 486, norma que regula los derechos de Propiedad Industrial en nuestro país. Al respecto, pondremos especial énfasis en los signos susceptibles de generar engaño por el uso de denominaciones geográficas. 2.1 Denominaciones geográficas arbitrarias Como ya hemos señalado en párrafos anteriores, las denominaciones arbitrarias son aquellas que tienen significado para el consumidor, pero ese significado no guarda relación con el producto o servicio a distinguir. Así, en el caso de nombres de lugares geográficos que no guarden relación con el producto a distinguir, nos encontraremos frente a denominaciones geográficas arbitrarias, y por lo tanto registrables. En efecto, si el lugar geográfico al cual corresponde la denominación no es conocido por la elaboración o producción del producto a distinguir, entenderemos que no existe conexión entre el lugar geográfico y el producto y, en consecuencia, un signo conformado por el nombre de dicho lugar no será percibido por el consumidor como una indicación de la procedencia geográfica del producto, sino como un signo distintivo que indica mas bien un origen empresarial determinado. 3

4 Vemos pues que para estas denominaciones geográficas arbitrarias se aplica el mismo principio que para los signos arbitrarios: en la medida que no guardan relación con el producto a distinguir, se considera que cuentan con aptitud distintiva y pueden ser registrados como marca. Del mismo modo, en el caso de denominaciones geográficas escritas en un idioma distinto al Español, cuyo significado es entendido por el consumidor medio, y este significado no es asociado al producto a distinguir, se considerará igualmente que se trata de denominaciones arbitrarias. Ejemplos de denominaciones geográficas arbitrarias son las siguientes marcas: Florida, que distingue conservas de pescado; Alicante, que distingue condimentos; Antártida, que distingue café; Sorrento, que identifica chocolates, entre otras. Al escuchar o apreciar estos signos en el mercado, el consumidor difícilmente va a asumir que los productos que distinguen provienen de los lugares geográficos a los que hacen referencia dichas denominaciones, sino que los va a percibir como marcas. En este punto, cabe tener en cuenta que si bien sobre estas denominaciones arbitrarias pueden recaer derechos exclusivos a favor de un solo titular, en la medida que corresponden al nombre de lugares geográficos no se podrá impedir que terceros, de buena fe, utilicen dichas denominaciones a título informativo para indicar, de ser el caso, que sus productos provienen de dicho lugar Denominaciones geográficas consideradas signos de fantasía Como señalamos en párrafos precedentes, signos de fantasía son aquellos conformados por denominaciones u otros elementos que no evocan concepto alguno al consumidor medio. Así, se considerarán signos de fantasía a aquellas denominaciones geográficas que no sean percibidas como tales por el consumidor medio, es decir, aquellas denominaciones que el consumidor desconoce que corresponden al nombre de un lugar geográfico determinado. En la medida que son signos que no tienen significado para el consumidor medio, estas denominaciones poseen aptitud distintiva y, por lo tanto, son registrables. En el caso de denominaciones geográficas escritas en idioma distinto, cuya traducción es desconocida por el consumidor, se aplicará el mismo criterio que para cualquier otra denominación escrita en idioma distinto y se concluirá que se trata de 1 En efecto, el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece que [l]os terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 4

5 denominaciones de fantasía. Así, por ejemplo, tenemos la marca firenze 2 para distinguir metales comunes y sus aleaciones. 2.3 Denominaciones geográficas descriptivas Se considera signos descriptivos a aquellos que se limitan a informar directamente acerca de las cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplican. Los signos descriptivos carecen de aptitud distintiva y, en consecuencia, no podrá ser registrados como marca, toda vez que se trata de elementos de uso común, y a veces incluso de uso necesario en la comercialización de los productos o servicios de que se trate. Así, otorgar un derecho exclusivo sobre los mismos a una sola persona, impediría que terceros los utilicen legítimamente, con lo cual se alteraría el normal desenvolvimiento de la competencia y del comercio en el mercado. La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) prohíbe de manera expresa el registro de signos descriptivos. Así, se establece que no se podrán registrar como marca los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Como se advierte de la lectura del citado inciso, dentro de las características a las cuales puede hacer referencia un signo descriptivo, se encuentra el origen geográfico del producto. En efecto, en aquellos casos en los que el nombre del lugar geográfico guarda relación con el producto, la presencia de dicha denominación en la etiqueta o envoltura del producto por el cual la zona geográfica es conocida, va a llevar al consumidor a asumir que dichos productos provienen de la mencionada zona geográfica. Es decir, a diferencia de las denominaciones geográficas consideradas arbitrarias, en las cuales el consumidor no ve más que un signo distintivo, en el caso de las denominaciones geográficas que tienen conexión con el producto a distinguir, el consumidor percibirá a dicha denominación como una indicación del origen geográfico del producto. Ejemplos de denominaciones geográficas descriptivas son las siguientes: PuertoRico, para distinguir bebidas alcohólicas; 3 Paris para distinguir prendas de vestir o perfumes; Suiza, para distinguir relojes. Cabe resaltar en este punto, que la prohibición de registro bajo análisis se refiere a signos constituidos exclusivamente por denominaciones descriptivas. En consecuencia, serán susceptibles de registro signos que incluyan el nombre de un lugar geográfico percibido como indicación de procedencia geográfica, siempre que presenten además 2 Firenze es la denominación que en el idioma Italiano corresponde a la ciudad de Florencia. Dicha traducción, sin embargo, es desconocida por el consumidor, quien percibirá a la denominación Firenze como signo de fantasía. 3 Puerto Rico es conocido por la fabricación de ron de excelente calidad. En ese sentido, la denominación Puerto Rico resulta descriptiva respecto de dicho producto. 5

6 otros elementos que en su conjunto logren conformar un signo con aptitud distintiva; debiendo precisarse que el registro de un signo de estas características no otorgará a su titular el derecho a oponerse al registro de otros signos que incluyan el término descriptivo en su conformación. Asimismo, podrán registrarse los signos formados por la combinación de términos descriptivos, siempre que en conjunto logren conformar un signo suficientemente distintivo. Finalmente, resulta pertinente señalar que en el caso de elementos figurativos que de manera inequívoca indiquen la procedencia geográfica del producto a distinguir (por ejemplo la bandera, escudo, mapa, u otro símbolo del país o región), se seguirá el mismo tratamiento que para las denominaciones descriptivas. 2.4 Denominaciones geográficas evocativas Existen determinados signos que no indican de manera directa la procedencia geográfica del producto, pero sí sugieren o evocan esa procedencia. En este caso estamos frente a signos evocativos que, aunque débiles, gozan de aptitud distintiva y pueden ser registrados como marca. Tal es el caso de la denominación Italgrif, para distinguir grifería, que evoca los conceptos de grifería y origen italiano. 2.5 Signos engañosos: falsa indicación de procedencia Además de ser un elemento identificador, la marca se configura como un medio que proporciona información al consumidor respecto de los productos o servicios que distingue. Así, la marca cumple, entre otras, una función indicadora del origen empresarial de los productos, informando al consumidor que todos los productos idénticos o similares que llevan dicha marca, provienen del mismo empresario. En el mismo sentido, la marca cumple una función indicadora de calidad, en tanto indica al consumidor que todos los productos idénticos, que llevan la misma marca, tienen calidad homogénea. Sin embargo, existen signos que, aplicados a determinados productos o servicios inducen al público consumidor a creer que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas son denominadas en doctrina marcas engañosas y su registro está prohibido en la mayoría de legislaciones con el objeto de proteger no sólo el interés general de los consumidores, sino también el interés de los empresarios, quienes podrían verse afectados por el ingreso, al registro y al mercado, de una marca que proporcione información distorsionada respecto al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los cuales se aplique. Así, en el caso de la Decisión 486, encontramos una prohibición de registro referida a los signos engañosos, en el artículo 135 inciso i), el mismo que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos y servicios de que se trate. 6

7 En efecto, la norma citada prohíbe el registro de los llamados signos engañosos, es decir, signos que, de manera directa o indirecta, proporcionan información falsa o errónea sobre las características de los productos o servicios que distinguen. Esto impide que el consumidor tome una decisión de compra acorde con sus expectativas. Respecto de la prohibición del registro de signos engañosos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente: [S]e trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado. 4 De este modo, se advierte que la intención del legislador al prohibir expresamente el registro de signos engañosos obedece tanto al interés por evitar que los consumidores se vean engañados respecto de características que puede ser determinantes en la decisión de compra, como al deseo de asegurar que los agentes de mercado se desenvuelvan dentro de márgenes de lealtad y transparencia. En efecto, el empleo de signos engañosos atenta contra los principios de veracidad y honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante como elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos y servicios que se ofrecen. Ahora bien, al analizar si un signo tiene, o no, el carácter de engañoso, se debe tener en cuenta que, en estricto, el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. Así, para determinar el carácter engañoso de un signo se deberá analizar el signo en relación con el producto a identificar; toda vez que un signo que resulta engañoso para distinguir determinado producto puede ser registrado como marca para distinguir otro producto. Por ejemplo, un signo que incluya, entre otros elementos, la figura de olivos, será engañoso si pretende distinguir aceite de maíz; pero será evocativo, y por lo tanto registrable, si va a identificar aceite de oliva; y será arbitrario si pretende distinguir prendas de vestir. 4. Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 82-Ip Marca: Chips. La sentencia fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero del

8 Ahora bien, en la medida que el análisis de registrabilidad de los signos es un examen de puro derecho, se puede afirmar que la prohibición de registro de una marca engañosa es absolutamente independiente del uso engañoso que de la misma se pueda hacer. En efecto, para que se verifique el supuesto regulado en la prohibición de registro que estamos analizando, el riesgo de engaño debe provenir del signo mismo puesto en relación con el producto o servicio que se pretende distinguir. A estos efectos, es irrelevante la forma en que la marca va a ser usada o es usada en el mercado. En ese sentido, no se puede calificar a un signo como engañoso, y denegar su registro, si el riesgo de engaño radica en el posible uso engañoso que se pueda hacer del signo en el mercado. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que no es suficiente, como ya se adelantó, que el signo proporcione al consumidor información distorsionada sobre las características de los productos o servicios en cuestión; sino que además esa información equivocada que se proporciona debe ser determinante para el consumidor, al momento de tomar una decisión de compra. Para realizar dicho análisis se toma como referencia, claro está, la perspectiva del consumidor medio de dichos productos o servicios. En el mismo sentido, es necesario precisar que para determinar si un signo es, o no, engañoso no es necesario que se demuestre que efectivamente está produciendo engaño en el mercado, sino que basta con que desde un examen de puro derecho- exista el riesgo abstracto de que tal engaño se verifique. Ahora, dentro de los signos susceptibles de ser calificados como engañosos, cabe destacar, para efectos del presente trabajo, a aquellos constituidos por nombres geográficos. Dichos signos, por sus características, son susceptibles de proporcionar información equivocada a los consumidores, precisamente, respecto del origen geográfico de los productos o servicios a los cuales se apliquen. Al respecto, cabe recordar lo señalado en párrafos anteriores, en el sentido que los nombres de lugares geográficos pueden ser registrados como marca, si es que se configuran como signos arbitrarios, es decir, si el nombre geográfico que se pretende registrar no guarda relación alguna con los productos o servicios a los cuales se va a aplicar, o si es que el signo en su conjunto es percibido como de fantasía o como evocativo. El problema surge cuando al utilizar un nombre geográfico como marca, el empresario trata de suscitar la idea equivocada de que sus productos o servicios proceden de un lugar geográfico que no les corresponde. Así, como señala Fernández-Novoa, es posible ( ) que la elección de un nombre extranjero, como marca, se haga con el fin de asociar las mercancías de la empresa a países y lugares que aún no poseyendo un especial renombre respecto a tales mercancías, son, sin embargo, altamente estimados por el público como consecuencia de la difusión de determinadas modas, corrientes de opinión, sucesos de actualidad, etc Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca, Actas de Derecho Industrial, 1975, p

9 En tal sentido, en el caso de los signos que contengan una denominación geográfica debe evaluarse si éstas son percibidas como tales por el público relevante, es decir, si los consumidores al apreciar el signo solicitado entienden que el mismo proporciona una referencia directa al origen geográfico de los productos en cuestión y si éstos provienen, o no, de dicha zona; toda vez que si el nombre geográfico no tiene relación con el producto, será considerada una denominación geográfica aparente. Al respecto, el mismo Fernández-Novoa señala lo siguiente: [C]uando se designa un producto a través de un nombre geográfico es lógico pensar que existe una conexión entre la denominación geográfica y el producto correspondiente (...) no obstante en algunas ocasiones el empleo de una denominación geográfica no implica la existencia de una conexión entre el nombre geográfico y la mercancía designada a través del mismo. Cuando no es posible establecer vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico que constituye su distintivo estamos en presencia de una denominación geográfica aparente (...) cabe citar la denominación MONT-BLANC que constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica. 6 En el caso de denominaciones geográficas correspondientes a lugares que guarden alguna relación con el producto o servicio a distinguir, nos encontraríamos frente a indicaciones de procedencia que, como ya lo estableciéramos en los párrafos precedentes, serán tratadas como signos descriptivos. 7 No obstante ello, dada la importancia que reviste el uso de una denominación geográfica, en estos casos a diferencia de lo que sucede con las denominaciones arbitrarias o de fantasía la Decisión 486 establece disposiciones especiales tendientes a regular el uso de las denominadas indicaciones de procedencia. Así, el artículo 221 de la Decisión 486 establece que se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. La misma norma establece además un supuesto específico de prohibición de registro, referente a los signos constituidos por denominaciones geográficas susceptibles de generar error en el consumidor respecto a la procedencia geográfica de los productos a distinguir. Esta prohibición de registro está contenida en el artículo 135 inciso l), el mismo que establece que no se podrán registrar como marca los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. 6 Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Madrid, 1970, pp. 2 y ss. 7 Cabe precisar que cuando la relación entre el producto y la zona geográfica es muy fuerte, al punto que las características del producto derivan precisamente del hecho de haber sido producidos o fabricados en determinada zona, nos encontraremos ante una indicación geográfica o ante una denominación de origen, según sea el caso. El análisis de estas figuras, por su complejidad y extensión, escapa al objeto de estudio del presente trabajo y serán materia de un estudio posterior. 9

10 No obstante tratarse de una prohibición de registro regulada en un inciso específico, no debe dejarse de lado el hecho que estamos frente a un supuesto de signos engañosos el engaño en este caso particular, está referido al origen geográfico del producto o servicio ; razón por la cual resulta aplicable a este caso lo señalado en párrafos anteriores, en el sentido que el examen correspondiente a efecto de determinar si un signo se encuentra, o no, incurso en la referida prohibición de registro debe ser un examen de puro derecho, es decir, sin tomar en cuenta el uso del signo en el mercado. Así, la indicación de procedencia debe ser falsa en sí misma, puesta en relación con el producto a distinguir; independientemente de que el uso que haga del signo el titular, lleve a engaño al consumidor. 2.6 Registro de nombres de Estados El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. El citado artículo, a diferencia de lo establecido en el artículo 82 inciso j) de la Decisión 344, excluye el supuesto de signos constituidos por las denominaciones de Estados. Atendiendo a ello, bajo la Decisión vigente, los nombres de Estados sí podrían registrarse como marca, salvo en aquellos casos en los cuales se configuren como un signo descriptivo (según lo expuesto en el punto 3 del presente trabajo), o en los casos en los cuales el uso del nombre de un Estado sea susceptible de inducir a confusión al consumidor respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique; supuesto contemplado de manera específica en el inciso l) del mismo artículo 135, ya citado. 2.7 Marcas que incluyen una denominaciones de origen Dentro de las prohibiciones absolutas de registro aplicables a las marcas, encontramos en la legislación vigente dos que están referidas a las denominaciones de origen. Estas prohibiciones de registro están reguladas en los incisos j) y k) del artículo 135 de la Decisión 486, que establecen que no podrán registrarse como marca los signos que: j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. 10

11 En tanto en la segunda parte del presente trabajo nos detendremos a analizar la figura de la denominación de origen, por ahora nos limitaremos a señalar, en primer lugar, que la aplicación de las prohibiciones de registro señaladas tienen como premisa la existencia de una denominación de origen (nacional o extranjera), que esté protegida en el Perú. 8 En segundo lugar, cabe notar que de la lectura de las normas citadas se advierte que se otorga una protección más amplia a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, que a las denominaciones de origen de los demás productos. En efecto, el inciso j) señala que la prohibición de registro de una marca que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen, operará siempre que se produzca un riesgo de confusión, es decir, siempre que además de la semejanza entre los signos, estemos frente a productos idénticos o relacionados. Por el contrario, el inciso k) que hace referencia a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, no establece limitación alguna, con lo cual se entiende que la protección, en el caso de estas denominaciones de origen, opera con independencia de los productos de que se trate. A continuación explicaremos con más detalle en qué consiste, desde nuestra perspectiva, la figura denominada denominación de origen. Con ello, además, pretendemos proporcionar mayores alcances para entender mejor las prohibiciones de registro que acabamos de citar. 3. La denominación de origen La denominación de origen es un signo distintivo, es decir, un elemento que al igual que la marca, nombre comercial, entre otros es utilizado por los empresarios en el tráfico mercantil, para diferenciar sus prestaciones. La peculiaridad de la denominación de origen frente a los demás signos distintivos está dada por el hecho que i) se trata de un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, y ii) que se aplica a aquellos productos que tienen características especiales, debidas precisamente al hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar geográfico. Como se puede apreciar, en el caso de la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo que refleja la estrecha conexión que existe entre el producto y el lugar geográfico de producción o extracción; conexión que está dada por el hecho que las características del producto se deben esencialmente al lugar de producción o 8 El artículo 218 de la Decisión 486 establece que las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. La misma norma agrega que para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. De otro lado, el artículo 219 de la misma norma señala que tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen. 11

12 extracción, y por ello, a su vez, el nombre del lugar geográfico correspondiente es utilizado para designar al producto. 9 Podemos advertir además que no todo signo que incluya el nombre de un lugar geográfico puede ser considerado como denominación de origen. Se tiene que presentar como requisito inexcusable el vínculo ya señalado entre el producto y el referido lugar geográfico. 3.1 Elementos que la conforman No debemos olvidar que, como en el caso de los demás signos distintivos, estamos frente a una figura cuya delimitación conceptual y alcances están definidos legalmente. En ese sentido, es la legislación de cada país la que establece qué se debe entender por denominación de origen. 10 En el caso de la Decisión 486, el artículo 201 establece lo siguiente: Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Del análisis de la norma citada podemos extraer cuáles son los elementos para que, según nuestra legislación, se configure una denominación de origen. Estos elementos son: a) Lugar geográfico El artículo bajo análisis establece que el signo que pretenda ser protegido como denominación de origen debe incluir en su conformación el nombre de un lugar geográfico. Dicho de manera negativa, según nuestra legislación queda descartada la posibilidad de reconocer como denominación de origen signos que no incluyan el nombre de un lugar geográfico. Cabe precisar que el legislador, sin embargo, es flexible al señalar que este nombre puede ser el que corresponde según la cartografía nacional del país del que se trate, o el nombre que sin ser el oficial es utilizado para referirse a un lugar determinado. 9 Cita de artículo de amcham. 10 Es también la legislación de cada país la que establece los mecanismos de protección, requisitos para su reconocimiento y los alcances de la protección, entre otros. 12

13 b) El nombre geográfico es utilizado para identificar un producto En primer lugar, cabe notar que para la legislación vigente la denominación de origen es un signo distintivo que identifica productos, a diferencia de los demás signos distintivos que pueden estar referidos tanto a productos como a servicios. Resulta pertinente precisar, además, que a diferencia de lo que sucede con otras legislaciones que establecen que la denominación de origen sólo puede ser aplicada a los productos agrícolas o alimenticios; en nuestro caso, según la legislación vigente, la denominación de origen puede ser aplicada a cualquier tipo de productos. Esta amplitud ha permitido que, por ejemplo, en nuestro caso se haya reconocido como denominación de origen a Chulucanas, signo que es aplicado a cerámica. Ahora bien, habiéndose establecido que la denominación de origen puede ser utilizada en relación con cualquier tipo de producto, se debe tener en cuenta un punto importante. Para hablar de una denominación de origen, el producto en cuestión debe ser conocido o designado con el nombre del lugar geográfico de extracción o producción. Es decir, se debe acreditar que en el tráfico mercantil del sector correspondiente, el nombre del lugar geográfico se emplea para designar ese producto. Atendiendo a lo expuesto, no podemos considerar que estamos frente a una posible denominación de origen, si esta última no está conformada por el nombre de un lugar geográfico que sea utilizado por los consumidores y los círculos empresariales correspondientes para identificar el producto de que se trate. c) El producto tiene características especiales que se deben a la zona Cabe precisar que no basta con que el nombre del lugar geográfico se utilice para hacer referencia al producto, sino que además se debe verificar que el producto en cuestión tiene características especiales que lo diferencian de los demás de su especie; y que estas características se deben exclusiva o esencialmente a esa zona geográfica incluidos factores naturales y humanos de la cual se extraen, cultivan o producen. Es decir, el producto que identifica la denominación de origen debe ser un producto único, con características no susceptibles de ser replicadas si el producto se extrajera o produjera en otro lugar. Este vínculo entre el lugar geográfico al que hace referencia la denominación de origen y el producto a distinguir es un elemento que diferencia a la denominación de origen de la marca. Así, la marca identifica productos que no obstante ser fabricados - por su titular o persona autorizada, claro está- en lugares distintos, mantienen calidades estándar. Ello no sucede en el caso de la denominación de origen, en la medida que, para poder ser identificado con la denominación de origen, el producto debe haber sido extraído o producido en el lugar al que hace referencia la denominación de origen. 13

14 Así, podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una posible denominación de origen, no basta con que el producto sea conocido o designado con el nombre de un lugar geográfico, sino que debe existir un vínculo estrecho entre el producto y el lugar geográfico. De allí la necesidad de que la solicitud para la declaración de protección de una denominación de origen esté acompañada de un estudio técnico que demuestre que las características especiales del producto se deben a la zona correspondiente. Resulta importante precisar además que para la configuración y el reconocimiento de una denominación de origen, no es necesario que estemos frente a un producto originario u oriundo de la zona geográfica a la cual se deban sus características especiales. En efecto, como ya señalamos, la denominación de origen es un signo distintivo; figura totalmente distinta a lo que podríamos llamar un certificado de origen del producto, o una acreditación de una zona geográfica como lugar de origen del producto. Así, la denominación de origen, como signo distintivo, busca informar a los consumidores que el producto que la ostenta tiene características especiales, debidas a la zona de producción o extracción. En modo alguno significa que ese producto es oriundo de dicho lugar. En ese sentido, para la configuración de una denominación de origen no es necesario acreditar que el producto a identificar es oriundo de la zona geográfica que da su nombre a la denominación de origen. Lo que se tiene que acreditar es que el producto de ese lugar geográfico tiene características especiales (por los factores naturales y humanos), que lo diferencian de los productos de la misma especie que se elaboran en otra parte del mundo. Finalmente, en este punto, cabe señalar que los factores geográficos que otorgan características especiales al producto incluyen no sólo a los factores naturales (suelo, clima, entre otros), sino también los factores humanos (modo tradicional de elaboración o producción, por ejemplo). 3.2 Funciones de la denominación de origen La denominación de origen cumple funciones que van más allá de la simple indicación de la procedencia geográfica del producto. 11 Suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que se trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del cual proceden, y que lo distinguen respecto de los productos de la misma especie. 11 Como analizaremos más adelante en detalle, la denominación de origen se diferencia de la indicación de procedencia en que esta última se limita a informar respecto del lugar en el cual el correspondiente producto ha sido extraído, producido o elaborado; mientras que en la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo que informa, además, respecto de una calidad especial del producto debida al lugar en el cual ha sido extraído, elaborado o producido. 14

15 Así, realizando un símil con las funciones que cumple la marca, pero respetando la naturaleza jurídica de la denominación de origen, podemos establecer que este signo distintivo cumple las siguientes funciones: i) función indicadora de la procedencia geográfica del producto; ii) función indicadora de la existencia de características especiales en el producto; iii) función condensadora del eventual goodwill del producto identificado; y iv) función publicitaria. i) Función indicadora de la procedencia geográfica del producto Como ya hemos establecido, en la medida que la denominación de origen es un signo distintivo que incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, informará al consumidor que el producto que lleva la denominación de origen proviene de ese lugar. Es decir, la denominación de origen informa respecto de la procedencia geográfica y además asegura al consumidor que todos los productos que llevan la misma denominación de origen provienen de la misma zona geográfica. Para asegurar el cumplimiento de esta función, no basta con otorgar derechos exclusivos sobre la denominación de origen, sino que además se hace necesaria la implementación de sistemas efectivos de control y supervisión de los productos; sobre todo si se tiene en cuenta que estos productos pueden provenir de distintos empresarios. Una vez más cabe precisar que la denominación de origen no hace referencia al origen del producto (dónde apareció por primera vez); sino a la procedencia geográfica del mismo (dónde ha sido extraído, cultivado o elaborado el producto de que se trate, sea, o no, oriundo de ese lugar). ii) Función indicadora de las características especiales del producto La denominación de origen informa a los consumidores, y a los círculos empresariales también, que los productos que la ostentan tienen características especiales que diferencian a dichos productos de los demás de la misma especie; e informa además que esas características especiales se deben a la zona geográfica de producción o de extracción. En efecto, si bien en el caso de la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo conformado por el nombre de un lugar geográfico, y en principio se podría considerar que se trata de un signo meramente descriptivo, se debe tener en cuenta que la denominación de origen adquiere en el mercado, y para el consumidor específicamente, un significado, que va más allá de una simple referencia a la procedencia geográfica de los productos. Así, se trata de un signo que hace alusión a determinadas características especiales que diferencian al producto que las ostenta, de los demás similares; evidenciando así el vínculo que existe entre el lugar geográfico y el producto. Un punto importante a tener en cuenta es que no se trata de un signo que indique que las características del producto son mejores o superiores a las de otros productos; simplemente informa que se trata de características especiales que están presentes de manera uniforme en todos los productos que llevan la misma denominación de origen. 15

16 Así, puede suceder que en otros lugares existan productos del mismo género con calidad superior; pero ello no afecta la función indicadora de características especiales que cumple la denominación de origen, pues informa que la calidad del producto que la ostenta es especial ni superior, ni inferior a la de otros productos, simplemente distinta- y homogénea (al menos en las características establecidas), en todos los productos que llevan la misma denominación de origen. En el caso particular de la denominación de origen, la función indicadora de características especiales en los productos cobra especial importancia y exige de adecuados mecanismos de control y supervisión, toda vez que se trata de productos que pueden provenir de distintos empresarios, y un uso indebido de la denominación de origen puede llevar a que esta función no se cumpla y finalmente se llegue al desprestigio del signo. iii) Función condensadora del eventual goodwill La denominación de origen es además un signo distintivo capaz de condensar y anunciar la buena fama o buena reputación de los productos a los cuales se aplica. Esta reputación indudablemente está ligada a las características especiales del producto que, como ya hemos señalado, se deben a la zona geográfica de producción o extracción. La función condensadora del goodwill incide en la aceptación y preferencias, por parte de los consumidores, de los productos que llevan la denominación de origen. En ese sentido, se trata de una función que beneficia en primer lugar a los empresarios autorizados a utilizar el signo en cuestión (productores o asociaciones de productores de la zona); sin embargo, no se debe olvidar que también favorece la economía de la zona geográfica protegida y finalmente beneficia a la economía del país al que pertenece dicha zona. iv) Función publicitaria La función de la denominación de origen no se agota con la individualización de los productos que la ostentan y con la indicación de que éstos tienen una calidad uniforme; sino que también cumple una función publicitaria. En efecto, como bien señala Gómez Segade, la denominación de origen permite individualizar las mercaderías y establecer una relación entre la mercancía distinguida con el signo, por un lado; y las imágenes de calidad y precio de los clientes, por otro. Constituye un informativo de gran valor para la decisión de compra de los consumidores. 12 Esta función está estrechamente ligada con la función condensadora de goodwill, toda vez que una denominación de origen que condense una buena fama o buena reputación, indudablemente obtendrá las preferencias del público consumidor, al punto tal que la denominación de origen, por sí sola llegará a determinar la decisión de compra del consumidor, es decir, tendrá un poder de venta en sí misma. 12 José GÓMEZ SEGADE, Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen, Actas de Derecho Industrial, 1981, Madrid, editorial Montecorvo, S.A., 1982, p

17 3. Protección de la denominación de origen en el Perú Este punto es bastante amplio y escapa a los alcances del presente trabajo; sin embargo, no queremos dejar de mencionar que, según la normativa vigente, sobre una denominación de origen reconocida recaen derechos exclusivos que tienen por finalidad evitar que dicho signo sea utilizado con productos que no tienen las características que la denominación de origen identifica; evitando a la vez que la denominación de origen se convierta en un signo genérico, es decir, en la forma usual de designar el producto, independientemente de su procedencia geográfica. Cabe precisar además que, en el Perú, el titular de las denominaciones de origen nacionales es el Estado Peruano. Los productores o asociaciones de productores que deseen utilizar en el mercado la denominación de origen protegida deberán solicitar la autorización de uso correspondiente ante la autoridad competente. 13 Actualmente, existen tres denominaciones de origen peruanas, cuya protección ha sido declarada: Pisco, Chulucanas y Maíz Blanco Gigante Cusco. Asimismo, se encuentran en trámite sendos expedientes para la declaración de protección de dos denominaciones de origen adicionales: Pallar de Ica y Chirimoya Cumbe. 13 La autoridad competente es la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 17