SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile Expediente Rol Nº Nombre de dominio: milsaboresdelivery.cl Titular: Alberto Salvatierra Johnson Revocante: Grupo Mil Sabores SpA Tipo revocación: Temprana. SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, diez de noviembre de dos mil diecisiete.- VISTOS: Que con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio milsaboresdelivery.cl. El suscrito con misma fecha aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular Alberto Salvatierra Johnson, profesión u oficio y domicilio, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante Grupo Mil Sabores SpA, representada por el abogado Guillermo Villarroel Sanhueza, domiciliado para estos efectos en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

2 Que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio milsaboresdelivery.cl. Que en suma, los argumentos de Grupo Mil Sabores SpA, presentados en su demanda son los siguientes: a) Que Grupo Mil Sabores SpA, es una empresa dedicada al rubro de la gastronomía que opera como tal desde el año 2013, estando ligada al famoso chef peruano Gastón Acurio, invirtiendo cuantiosas sumas en el rubro de la alimentación, operando distintos restoranes en Santiago de Chile que se enfocan en distintos públicos. b) Que la revocante opera varios restoranes como La Sanguchera del Barrio, con múltiples locales, Restorán La Mar, Tanta, Madam Tusan y Emporio Armani. Además, la revocante ha sido conocida en distintas publicaciones en prensa escrita como en internet, haciéndose un renombre en el área de la gastronomía. c) Que la revocante tiene las siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI): MARCA denominativa MIL SABORES, Registro N , que protege servicios de la clase 35 MARCA denominativa MIL SABORES, Registro N , que protege servicios de la clase 43 d) Que la revocante además es titular del nombre de dominio e) Que Grupo Mil Sabores SpA inició actividades ante el Servicios de Impuestos Internos el 17 de diciembre del 2012 y operó con su razón social formalmente a partir del 2 de septiembre del año 2013 hasta la fecha, continuando con su uso actualmente. f) Que Grupo Mil Sabores Spa es reconocida en el rubro alimenticio por su nombre o razón social, por tener las marcas registradas con la denominación MIL SABORES, por tener el dominio web por aparecer en distintos medios de prensa escrita tradicional y por internet siendo conocida por los consumidores por dicho nombre. g) Que el signo MIL SABORES distingue la revocante porque solo es utilizado por ella. Si el demandado utiliza este signo, generará confusión y hará creer a los consumidores que el dominio web que registró pertenece a la demandante. h) Que la palabra delivery que aparece añadida en el nombre de dominio es secundaria y no posee distintividad suficiente, siendo un vocablo inglés que significa entrega, y en el lenguaje corriente de Chile hace referencia a un servicio genérico prestado por restoranes que entregan la comida a domicilio.

3 i) Que al tener la revocante la marca inscrita, no es lícito que el demandado la utilice en su nombre de dominio pues provoca confusión, solo pudiendo usarla el demandante. Transcribe el art. 19 bis de la ley de propiedad industrial N j) Que la revocante tiene el registro marcario que protege la denominación MIL SABORES, siendo precisamente este signo el que se utiliza de forma preponderante en el nombre de dominio en disputa, sin que la denominación delivery le agregue distintividad sino por el contrario, es sugestivo de un restorán que tiene el servicio de entrega de comida a domicilio, colisionando en el mismo rubro de operación de mi representada, y para que cual se concedió la marca. k) Que cita el artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl. l) Que el caso de autos, el titular del registro contraría los principios de competencia leal, pues incurre en actos expresamente sancionados por la ley de competencia desleal N en su artículo 4 letra a), al provocar su registro confusión con las marcas comerciales, signos distintivos y razón social de la revocante, todos derechos válidamente adquiridos que fundamentan el interés preferente de la revocante para obtener el nombre de dominio en disputa. m) Que los nombres de dominio cumplen en la práctica una función de diferenciación e individualización del sujeto que opera la página web o recurso Internet que identifica por lo que resulta preocupante la existencia de un nombre de dominio como el de autos, puesto que se confunde de una marca registrada, sin que el nombre de dominio del titular tenga una identidad propia que lo haga distintivo en el mercado. n) Que resulta pertinente citar el fallo de este mismo Tribunal Arbitral quien conociendo del juicio de revocación temprana del nombre de dominio abastiblefv.cl causa rol N 37 en su considerando décimo primero. o) Que funda igualmente el interés preferente de la demanda, el hecho de ser la razón social de la demandante idéntica al registrado por el demandado, cuestión que lesiona su identidad comercial, vulnerando el artículo 8 del Convenio de París, ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que protege los nombres comerciales (razones sociales). p) Que el principio first come first served, es de ultima ratio, de esta manera no debe aplicarse de forma preponderante, sino que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas y principios relativos a los dominios, ponderándolos. q) Que se cita el fallo dictado por S.J.A, Janett Fuentealba conociendo del juicio naturaeventos.cl, en su considerando octavo, noveno y décimo. r) Que la demanda de revocación no busca limitar al titular del nombre de dominio de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para

4 ello una marca debidamente registrada ni los signos distintivos de la demandante, pudiendo el demandado registrar ante NIC Chile cualquier otro nombre de dominio. s) Que habrá daño a la identidad comercial por dilución, dado que la dilución de la imagen comercial o marcaria, consiste en que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica o muy similar a las marcas y signos distintivos de la revocante que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento de su capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados. t) Que esta situación además de ser injusta resulta contraria al Derecho objetivo, ya que se afecta el derecho subjetivo de propiedad de la revocante sobre su imagen, signos distintivos, marcas, razón social, respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa, y que amerita por tanto protección jurídica. u) Que en conclusión el otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios del demandado con los de mi representada, ya que los consumidores identificarían el dominio web con mi mandante, titular de la marca MIL SABORES, cuyo nombre o razón social es Grupo MIL SABORES SpA y que tiene el nombre de dominio banqueteriamilsabores.cl. v) Que todo el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Que el demandado no posee un derecho equivalente al de la demandante, dado que no tiene una marca registrada en Chile sobre el nombre de dominio solicitado. w) Que el interés legítimo, marcas, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que avalan el interés preferente la revocnate para ser el titular del nombre de dominio en disputa. Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: 1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería del representante de la parte demandante para actuar en autos. 2. Impresión de pantalla de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de los registros marcarios ya individualizados. 3. Copias de cinco páginas webs. 4. Registro del nombre de dominio 5. Copia de página web de Servicio de Impuestos Internos. 6. Copia de la escritura de la revocante.

5 Que con fecha veintiocho de septiembre, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que vencido el plazo que tenía el demandado para contestar, éste no la efectuó. Que con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se cita las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la legitimidad del presente arbitraje, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL que señala: Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; Encontrando sustento además en el artículo 8 de la norma antes citada, en la que se determina que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto. CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio milsaboresdelivery.cl, y según consta del mérito de autos. QUINTO: Que si bien el titular demandado no concurrió a la defensa en este juicio, en razón del artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias de NIC Chile, este Tribunal no puede estimar la inacción como falta de interés por parte del titular actual del nombre de dominio en disputa. SEXTO: Que el revocante, Grupo Mil Sabores SpA, ha presentado oportunamente la presente demanda manifestando que cuenta con un interés preferente en la asignación del respectivo nombre de dominio, basado en sus registros marcarios que corresponden a los signos MIL

6 SABORES, a su nombre de dominio banqueteriamilsabores.cl, y a su razón social, ya detallados en los vistos de esta Sentencia. SÉPTIMO: Que con la documentación acompañada en autos, la que no ha sido objetada, el revocante ha acreditado ser titular de dos registros marcarios, que incluyen de manera aislada la expresión MIL SABORES. OCTAVO: Que confrontado el nombre de dominio milsaboresdelivery.cl con el registro marcario MIL SABORES, es posible advertir semejanzas en cuanto comparten íntegramente la marca MIL SABORES y junto al segmento delivery, el cual, en Chile, se utiliza cotidianamente para referir servicios de reparto de comida a domicilio. NOVENO: Que por lo anterior, junto al hecho que el giro comercial de la revocante corresponde al rubro gastronómico, este Tribunal da por establecido que el Revocante tiene un interés legítimo respecto del nombre de dominio de autos. DÉCIMO: Que la revocante señala que el nombre de dominio en conflicto contiene íntegramente su marca registrada MIL SABORES, sin que la adición de Ia expresión "DELIVERY" sea suficiente para otorgarle la distintividad necesaria para impedir eventuales confusiones en el público, pues su rubro es precisamente el rubro gastronómico y la palabra delivery hace alusión a restaurantes que ofrecen reparto a domicilio, por lo que el público consumidor considerará que se trata de un servicio de delivery de comida ofrecido por la revocante. DÉCIMO PRIMERO: Que este Tribunal, a pesar de que el nombre de dominio de autos no se encuentra en uso, en base a las expresiones utilizadas en la dirección electrónica, ha generado la convicción de que la cobertura que la titular pretende distinguir coincide plenamente con la cobertura protegida por los registros marcarios MIL SABORES ya individualizados de la revocante, toda vez que ambas expresiones corresponden a un signo evocativo de servicios gastronómicos en virtud de las palabras mil sabores y la palabra delivery que corresponde coloquialmente a servicios de reparto de comida a domicilio. DÉCIMO SEGUNDO: Que por lo expuesto precedentemente, a falta de prueba en contrario y de acuerdo por las máximas de la prudencia y equidad, es posible establecer que la revocante ya ha adquirido una identidad no sólo en el tráfico analógico sino que también en la Internet bajo la denominación MIL SABORES para sus restaurantes y servicios gastronómicos, la que es reconocida en el mercado nacional e internacional. DÉCIMO TERCERO: Que por lo anterior, su protección es de interés tanto de la demandante como del público en general, que se vería perjudicado si el nombre de dominio milsaboresdelivery.cl localizara un sitio web de un tercero para ofrecer similares productos y servicios relativos a servicios gastronómicos, en el caso de autos, con reparto a domicilio, dando pie para toda suerte de errores y confusiones, así como la posibilidad de aprovechamiento parasitario del Good Will de la demandante.

7 DÉCIMO CUARTO: Que dado que el nombre de dominio milsaboresdelivery.cl no está siendo explotado y el actual titular no ha aportado antecedentes en las oportunidades procesales para ello, este Tribunal ha visto limitado sus recursos para ponderar la calidad de su interés por sobre los méritos alegados y probados por el revocante. DECIMO QUINTO: Que en virtud de lo anterior, cabe señalar que si bien el principio primero en llegar, primero en derecho es fundacional del sistema de asignación de nombres de dominio, este no es absoluto, debiendo ceder necesariamente ante la acreditación de un interés preferente por parte de un tercero, particularmente aquel fundado no sólo en su beneficio individual, sino el bien común que debe orientar el funcionamiento de la Internet. DÉCIMO SEXTO: Que atenidos los razonamientos precedentes, este Tribunal resolviendo en conciencia, de acuerdo con la equidad y las máximas de la prudencia, tiene por establecido que el interés acreditado por el revocante, Grupo Mil Sabores SpA, resulta preferente y en consecuencia corresponde acoger su pretensión. POR TANTO, S E R E S U E L V E: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge la demanda de revocación y se ordena que se transfiera el nombre de dominio milsaboresdelivery.cl al revocante de autos Grupo Mil Sabores SpA, y en su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico. Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta resolución. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado

8 Autorizan en calidad de testigos Carolina Paz Toro Bragg Catalina Paz Fernández Sepúlveda Rut: Rut: