Roj: AAP B 2459/ ECLI: ES:APB:2018:2459A

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1 Roj: AAP B 2459/ ECLI: ES:APB:2018:2459A Id Cendoj: Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona Sección: 15 Fecha: 10/05/2018 Nº de Recurso: 764/2017 Nº de Resolución: 53/2018 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: LUIS RODRIGUEZ VEGA Tipo de Resolución: Auto Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil Calle Roger de Flor, Barcelona - C.P.: TEL.: FAX: aps15.barcelona@xij.gencat.cat N.I.G.: Recurso de apelación 764/2017-1ª Materia: Medidas cautelares Órgano de origen:juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona Procedimiento de origen:p.s.medidas cautelares coetáneas 799/2016 Parte recurrente/solicitante: INOXCROM INTERNACIONAL, S.L. Procurador/a: David Elies Vivancos Abogado/a: Carles Navarro Gonzalez Parte recurrida: INOXGRUP, SCCL Procurador/a: Paloma-Paula Garcia Martinez Abogado/a: AUTO Nº 53/2018 Cuestiones: Marcas. Medidas cautelares. Eficacia de la inscripción de la marca después de acción reivindicatoria. Composición del tribunal: JUAN F. GARNICA MARTÍN JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO Luis Rodriguez Vega Barcelona, a diez de mayo de dos mil dieciocho. Parte apelante: Inoxcrom Internacional SL - Letrado/a: Carlos Navarro González - Procurador: David Elies Vivancos 1

2 Parte apelada: Inoxgrup SCCL - Letrado/a: Marta Manzano Durán - Procurador: Paloma García Martínez Resolución recurrida: Auto - Fecha: 18 de enero de Parte demandante: Inoxcrom Internacional SL - Parte demandada: Inoxgrup SCCL ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: «Que debo denegar las medidas cautelares solicitadas por David Elies Vivancos, Procurador de los tribunales y de Inoxcrom Internacional SLU, contra Inoxgrup SCCL, con expresa imposición de costas a la actora de este incidente». SEGUNDO. Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 11 enero de 2018 pasado. Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia 1. La actora Inoxcrom Internacional SLU interpuso demanda de juicio ordinario contra Inoxgrup SCCL en la que pretende que se condene a la sociedad demandada a cesar en el uso del signo "Globo Terráqueo" protegido por la marca española num A la demanda se acompañó una solicitud de medidas cautelares para que, de forma provisional, desde la interposición de la demanda, se prohibiera a la demandada hacer uso del mencionado signo, solicitud que, previa audiencia de la sociedad demandada, fue desestimada por el auto que ahora se recurre. 2. La actora recurre el auto y la demandada se opone a la revocación de la resolución recurrida. SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia. 3. Son hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia los siguientes: a) La actora Inoxcrom Internacional es la adjudicataria de la unidad productiva de Inoxcrom SA, cuya oferta fue preferida a la oferta realizada por Inoxgrup SCCL, que contaba con el apoyo de Segismundo, titular de diferentes marcas, entre la que estaba la marca española b) El día 31 de octubre de 2012 el Sr. Segismundo procedió a registrar la citada marca española M (en adelante M'844), para cuyo uso licenció a Inoxgrup. La marca protege el uso del siguiente gráfico para producto de la clase 16, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta: Globo Terráqueo c) El Sr. Segismundo e Inoxgrup ejercieron acciones contra Inoxcrom Internacional para que esta compañía cesara en el uso de dicho signo, demanda que se tramitó en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de esta ciudad, con el número 850/2013. Inoxcrom Internacional compareció para oponerse a la demanda y ejercitar mediante reconvención una acción reivindicatoria sobre dicha marca, acción que fue estimada por sentencia del Juzgado de fecha 37/2015, de 16 de febrero, la cual fue confirmada por la Audiencia Provincial en sentencia 167/2016, de 14 de julio. d) La sentencia firme de primera instancia declara: "el cambio de titularidad de la marca española registrada por Segismundo a favor de la entidad Inoxcrom Internacional SLU, extinguiéndose automáticamente todos los derechos y licencias que hubiera podido otorgar Segismundo ". 2

3 e) Firme la sentencia, el abogado de Inoxcrom Intencional, procedió a requerir a Inoxgrup para que creara en el uso del signo reivindicado, el citado globo terráqueo. La demandada contestó a dicho requerimiento alegando haber cesado en el uso de tal signo desde la firmeza de la sentencia de segunda instancia. f) La actora presentó demanda y solicitud de medidas cautelares el día 19 de diciembre de 2016 (fecha de incoación), por lo tanto, antes de que en el Registro se procediera a inscribir su titularidad, cambio que ha sido publicado BOPI el 21 de febrero de 2017, en cumplimiento del mandamiento librado por el Juzgado nº 2 el 30 de noviembre de TERCERO. La apariencia de buen derecho. A) La adquisición de la titularidad de la marca reivindicada. B) La infracción de la marca 4. La adopción de una medida cautelar depende de que el demandante justifique dos requisitos, conforme el art. 728 LEC. En primer lugar, que el tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, pueda emitir un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión (apariencia de buen derecho). En segundo lugar, que durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, puedan producirse situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria (peligro en la mora procesal). A) La adquisición de la titularidad 5. La actora ejercita una acción de infracción de la marca, por lo tanto, el primer requisito es ser titular de la marca pretendidamente infringida. El auto de la juez de primera instancia parte de lo dispuesto del art. 2.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) en el que se establece que "el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley". La juez entendió que, dado que a la fecha de presentación de la demanda, la actora no había obtenido el cambio de titularidad no estaba legitimada para ejercitar su acción. 6. Aun cuando entendemos la interpretación efectuada por la juez, no podemos compartirla. Efectivamente, conforme el art. 2.1 LM, el derecho de propiedad de la marca nace del registro válidamente efectuado, y desde ese momento, legitima a su titular para ejercitar los derechos y las acciones que la ley le reconoce, tal y como establece el art LM (El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico) y el art. 40 LM (El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia). 7. Desde ese momento se presume que el titular es propietario de la marca. Ahora bien, el propio art. 2.2 LM prevé la posibilidad de que un tercero reivindique su propiedad, si el registro se ha efectuado en fraude de sus derechos o violación de sus obligaciones legales o contractuales, imponiendo judicialmente el correspondiente cambio de titularidad, que produce sus efectos desde la fecha del registro (art. 2.3). Por lo tanto, en cuanto a la titularidad de la marca, el Registro solo otorga a su titular un título de legitimación que permite presumir a su favor la propiedad sobre el signo, pero dicha presunción se revierte mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria, como ha hecho, en este caso, el actor. Por lo tanto, desde que es firme la sentencia que estima la reivindicatoria, el actor puede ejercitar todos los derechos que le otorga su propiedad, con independencia de los efectos que respeto del tercero de buena fe, que no es el caso, pudiera producir su falta de inscripción. 8. En consecuencia, consideramos que el actor era titular de la marca desde la inscripción del signo, como consecuencia de la sentencia firme de primera instancia, en la que se le reconoce su derecho a su propiedad. Lo que le legitimaba, desde la fecha de su firmeza, a ejercitar los derechos que el art. 34 LM le reconoce, aun cuando el cambio de la titularidad en el registro fuera posterior. 9. Por lo tanto, el actor puede, conforme el art. 41 LM, ejercitar las acciones planteadas en estas medidas, que incluyen el cese provisional en la actividad posiblemente infractora. B) La infracción de la marca 10. El auto parte de que la demandada ha venido utilizando la marca reivindicada después de la fecha de la firmeza de la sentencia relevante, pero considera que no ha habido infracción porque su uso estaba amparado por la licencia que no se extingue hasta el cambio de titularidad en el Registro. Tampoco podemos compartir dicha conclusión. 11. El art. 2.3 LM establece que "si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente". El Registro protege a los terceros. Ahora bien los terceros protegidos, no sólo son aquellos que sean ajenos a la relación jurídica controvertida, sino que además han de haber actuado 3

4 de buena fe, es decir, sin conocimiento de la ilicitud del proceder de su causahabiente. Pues bien, en este caso, la reivindicación se produce en una reconvención formulada en un pleito en el que los actores eran el Sr. Segismundo e Inoxgrup. Ello no quiere decir que Inoxgrup no pueda reivindicar la protección del tercero para justificar su uso del signo desde que se inscribió su licencia, puesto que sería hacer un análisis innecesario a los efectos que ahora nos interesan (medidas cautelares), pero lo que es indudable es que desde la fecha de la sentencia, que se dictó en un pleito en el que fue parte, perdió dicha cualidad. Es decir, la actuación de Inoxgrup desde que es firme la sentencia que reconoce como propietario de la marca litigiosa a Inoxcrom Internacional, deja de estar protegida por el registro, sin tener que esperar a que se inscriba el cambio de titular, lo que hace que su licencia no le ampare a partir de aquella fecha. 12. La demandada no niega que continuara usando la marca después de la firmeza de la sentencia que consideraba propietario a Inoxcrom Internacional, lo que mantiene es que, primero, su actuación estaba amparada por su licencia, y, segundo, que comenzó a tomar decisiones para cambiar su marca, como es la de encargar un cambio en el signo utilizado en sus productos. Sin embargo, el dato objetivo es que el día 9 de enero de 2017, por lo tanto, más de seis meses después de la sentencia, la notario que levantó el acta aportada (folio 631) pudo comprobar como dos librerías tenían a la venta diferentes productos de la demandada, con el signo del globo terráqueo. En consecuencia, provisionalmente podemos afirmar que el actor es titular de la marca nacional M'844 y que ésta ha sido infringida por el demandado. CUARTO.- Peligro en la demora. 13. Como hemos dicho, el segundo de los requisitos es que durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, puedan producirse situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria (peligro en la mora procesal). En este caso, el objetivo de las medidas es evitar provisionalmente la infracción del derecho, cuya efectividad definitiva se pretende obtener en la sentencia, anticipando cautelarmente medidas similares a las que pueden ser acordadas en su fallo ( art LEC ). 14. Pues bien, en este caso, hay un riesgo cierto, justificado por la infracción detectada, de que el demandado continúe usando el signo propiedad de la actora, por lo que procede revocar el auto y conceder las medidas, siempre que el actor presente un fianza de euros. QUINTO. Costas 15. Respecto de las costas de primera instancia, deberán ser sufragadas por la parte que asuma las costas del pleito principal y, conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas de la segunda instancia, al haberse estimado el recurso. PARTE DISPOSITIVA Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Inoxcrom Internacional SLU contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona de fecha 18 de enero de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca, y, en consecuencia, se estima la solicitud de medidas y se acuerda: 1.-Ordenar el cese inmediato y la prohibición provisional, hasta la resolución del juicio, en la realización de cualquier acto de explotación comercial, incluyendo la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), publicidad y comercialización de cualquier producto, material publicitario o para el envasado de los productos, o de cualquier otro, identificado con el signo gráfico del "Globo Terráqueo" protegido por la Marca de mi mandante, tanto por sí misma como por medio de terceros, incluidas las compañías que se hallen vinculadas, de cualquier forma, con INOXGRUP. 2.-Ordenar a INOXGRUP que, por sí misma o por medio de sus distribuidores, procedan a la retirada de todos los productos, material publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda que se encuentren en los puntos de venta para su distribución en el territorio español. 3.-La retención, precinto y depósito por el propio demandado, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto, material publicitario o para el envasado de los productos, con el signo objeto de la presente demanda que se encuentren en las instalaciones y almacenes de las entidades demandadas o sus distribuidores. 4.-Ordenar a INOXGRUP que proceda a retirar de su página web (inoxcrom.es) y de sus cuentas de twitter y de Facebook, y de cualquier otra a través de la cual opere en internet, de cualquier signo que reproduzca el signo gráfico del "Globo Terráqueo" protegido por la Marca y cualquier producto en el que aparezca reproducido dicho signo. 4

5 5.-Ordenar a INOXGRUP que proceda a informar a sus distribuidores y a sus clientes de venta a comercio minorista que procedan a cesar en el uso de cualquier publicidad, incluyendo, entre otras, pero sin carácter limitativo, peanas expositoras de productos, cartelería, expositores, vitrinas, medios escritos y visuales, ya sea en su propio establecimiento como a través de sus sitios web en internet, en el que aparezca reproducido el signo gráfico del "Globo Terráqueo" protegido por la Marca de mi mandante. Las costas de la primera instancia serán pagadas por quien tenga que asumir las del pleito principal, y no procede hacer especial imposición de las costas del recurso. Se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir. Contra el presente auto no cabe recurso alguno. Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, a los efectos pertinentes. Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe. 5