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1 Roj: STSJ MAD 2717/2011 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 1045/2007 Nº de Resolución: 429/2011 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2 MADRID SENTENCIA: 00429/2011 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 2ª Recurso nº 1.045/2.007 Registro General nº 7.839/2.007 SENTENCIA Nº 429 ILMOS. SRES. PRESIDENTE: D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ MAGISTRADOS: D. FRANCISCO BOSCH BARBER Dª ELVIRA A. RODRÍGUEZ MARTÍ Dª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO D. ALFREDO ROLDÁN HERRERO En la Villa de Madrid, a diez de marzo del año dos mil once. Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo nº 1.045/2.007, promovido por el Procurador D. Manuel Álvarez Buylla Ballesteros, en representación de CONSEJO REGURLADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORTA DEL CASAR, asistido del Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros, contra la resolución de fecha de 17 de mayo de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 2 de junio de 2.006, por la que se concedía la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor, habiendo sido representada la Administración demandada por el Abogado del Estado; ha comparecido CAÑAREJAL, S.L., representada por la Procuradora Dª Raquel Gómez Mira, asistida del 1

2 Letrado D. Alejandro Falcón Morales. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- A través del presente recurso contencioso administrativo se impugna la resolución de fecha de 17 de mayo de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 2 de junio de 2.006, por la que se concedía la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor. SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante este Tribunal Superior de Justicia, después de admitido a trámite, reclamado el expediente administrativo, se dio traslado al recurrente para que en el plazo de veinte días formalizara la demanda, lo cual verificó habiendo solicitando en el suplico la estimación del recurso. TERCERO.- Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado y a CAÑAREJAL, S.L., representada por la Procuradora Dª Raquel Gómez Mira, asistida del Letrado D. Alejandro Falcón Morales con entrega del expediente administrativo, para que la contestaran en el plazo de veinte días, formalizadas dichas contestaciones solicitaron en el suplico que se desestimaran las pretensiones del recurrente y que se confirmara el acto impugnado por ser conforme a derecho. CUARTO.- Contestada la demanda y habiéndose solicitado el recibimiento del juicio a prueba, por auto de fecha 30 de enero de 2.009, se acordó no haber lugar a recibir el presente recurso a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la L.J.C.A.. No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el plazo de 10 días para concluir por escrito, lo que consta realizado, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. QUINTO.- Para la votación y fallo del presente proceso se señalo el día diez de marzo del año dos mil once, en que, efectivamente, se votó y falló. SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO, quien expresa el parecer de la Sección. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución de fecha de 17 de mayo de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 2 de junio de 2.006, por la que se concedía la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor. SEGUNDO.- Pretende el Procurador D. Manuel Álvarez Buylla Ballesteros, en representación de CONSEJO REGURLADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORTA DEL CASAR, asistido del Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros la anulación de la resolución recurrida por cuanto, a su juicio es contraria a derecho, aduciendo en apoyo de dicha pretensión y en esencia: Que entre la marca solicitada y las prioritarias existe gran similitud, y las áreas aplicativas son totalmente idénticas Que dicha identidad en el vocablo "Torta", induce al consumidor en grave error lesionando los derechos de la entidad recurrente, Que el queso cuando se denomina Torta el consumidor infiere que se trata del conocido queso de la Comarca Extremeña El Casar Que la marca de la recurrente goza de gran prestigio y notoriedad en el mercado, por lo que la concesión de la marca vulnera lo previsto en los artículos 5.1º b), c) y f) y artículo 6.1º,b) de la Ley de Marcas. Frente a ello el Abogado del Estado y CAÑAREJAL, S.L., representada por la Procuradora Dª Raquel 2

3 Gómez Mira, asistida del Letrado D. Alejandro Falcón Morales interesaron la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales, que la actuación cuestionada se ajustó en todo momento a la legalidad. TERCERO.- Un examen de los autos pone de manifiesto, entre otros hechos, relevantes para la resolución de la causa: Que CAÑAREJAL, S.L. presentó en fecha 8 de junio de en la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de registro de la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor, que sirve para distinguir "quesos". Que el CONSEJO REGURLADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORTA DEL CASAR, es titular de la marca TORTA", nº Clase 29ª del Nomenclátor y "TORTA DEL CASAR" ", nº Clase 29ª del Nomenclátor. Que la resolución de fecha de 17 de mayo de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimó el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 2 de junio de 2.006, por la que se concedió la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor. La resolución recurrida fundó la desestimación del recurso en que el vocablo "Torta" se había generalizado entre los consumidores como ese tipo de queso, por lo que había una disimilitud de conjunto suficiente. Que el Real Decreto nº 1113/2.006, no era aplicable por ser de fecha posterior a que se dictara la resolución recurrida. CUARTO.- El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que "Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores". Por su parte el artículo 5 de la citada 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la presente Ley. b) Los que carezcan de carácter distintivo. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompa ada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas. i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espa a, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del art. 6 ter del Convenio de París. k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el art. 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. 2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. 3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del art. 4 de la presente Ley ". Y el artículo 6.1º de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, añade que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o 3

4 servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior" disponiendo en el apartado 2ª que "Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias. b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii ) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas. d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París"; y añade el artículo 8 que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores". En un sentido parecido se pronunciaban los artículos 118 y 124 del Estatuto y los artículos 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas. QUINTO.- Es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria - Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 ( RJ 1986\1164), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 1988\6381 y RJ 1988\10058), y de 10 de octubre de (RJ 1994\7505). SEXTO.- A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de (RJ 1997\5072) cuando señala que "El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias". SÉPTIMO.- Asimismo jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de (RJ 1994\160)-. Asimismo se viene diciendo en referida jurisprudencia que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto - Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de (RJ 1994\160)-. OCTAVO.- Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus 4

5 integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" - Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297 ) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)-. NOVENO.- La nueva Ley de Marcas establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. En el caso de autos la Sección estima que la parte recurrente ha acreditado que su marca es renombrada. Todos los españoles conocen la Torta del Casar. Así la propia Oficina de Patentes y Marcas en el Considerando Cuarto de su resolución llega a indicar que entre los consumidores se ha generalizado el vocablo "Torta" como este tipo de queso, el queso del Casar, por lo que hace referencia la especie, la calidad, y la procedencia geográfica. La marca concedida contiene el termino "Torta", que es una de las denominaciones de la marca prioritaria "Torta", el término "Torta", es percibido por el público en general con un tipo de queso, o queso de El Casar, el solicitante pretende distinguir con la marca precisamente quesos. Ya que la propia jurisprudencia europea - sentencias, entre otras, de 29 de septiembre de 1988, Canon (C-39/97, Rec. p I-5507) EDJ 1998/15013, apartado 29 y 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C 342/97, Rec. P.I-3819) apartado 17 EDJ 1999/ tiene establecido que si bien el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión", el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/ , como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente asociar la marca concedida con la oponente, y creer que estamos en presencia de otro empresa que fabrica "Tortas del Casar". DÉCIMO.- No ha lugar a efectuar expresa condena en costa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes. VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Centro de Documentación Judicial Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 1.045/2.007, interpuesto por el Procurador D. Manuel Álvarez Buylla Ballesteros, en representación de CONSEJO REGURLADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORTA DEL CASAR, asistido del Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros contra la resolución de fecha de 17 de mayo de 2.007, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 2 de junio de 2.006, por la que se concedía la Marca nacional "TORTA CAÑAREJAL", nº Clase 29ª del Nomenclátor, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; y, todo ello sin efectuar expresa condena en costas. Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. 5

6 Luego que sea firme la presente Sentencia, remítase testimonio de la presente resolución, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen, que deberá de acusar recibo dentro del término de los diez días, conforme previene el artículo 105 de la L.J.C.A., para que la lleve a puro y debido efecto. Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recurso de Casación, que deberá de prepararse ente este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciara ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ,a) de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa constitución del deposito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 6