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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 2 Nº de Recurso: 382/2005 Nº de Resolución: 1430/2007 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO Ponente: SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO Tipo de Resolución: Sentencia T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2 MADRID SENTENCIA: 01430/2007 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 2ª Recurso nº 382/2.005 Registro General nº 2.824/2.005 SENTENCIA Nº ILMO.. SRES. PRESIDENTE: D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ MAGISTRADOS: Dª ELVIRA A. RODRÍGUEZ MARTÍ D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALONSO D. FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS Dª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO D. MARCIAL VIÑOLY PALOP En la Villa de Madrid, a trece de septiembre del año dos mil siete. Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo nº 382/2.005, promovido por la Procuradora Dª Almudena González García, en representación de ANHEUSER-BUSHC INCORPORATED, asistido de la Letrada Dª Laura Alonso, contra la resolución de fecha de 20 de octubre de 2.004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2.004, por la que se concedía la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor, habiendo sido representada la Administración demandada por el Abogado del Estado; habiendo comparecido la Procuradora Dª Patricia González Arrojo, en representación de JOSÉ 1

2 ALEJANDRO, S.L., asistido del Letrado D. Juan de Dios Torrecillas Ruiz. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- A través del presente recurso contencioso administrativo se impugna la resolución de fecha de 20 de octubre de 2.004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2.004, por la que se concedía la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor. SEGUNDO.-Interpuesto recurso contencioso administrativo ante este Tribunal Superior de Justicia, después de admitido a trámite, reclamado el expediente administrativo, se dio traslado al recurrente para que en el plazo de veinte días formalizara la demanda, lo cual verificó habiendo solicitando en el suplico la estimación del recurso. TERCERO.-Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado y a JOSÉ ALEJANDRO, S.L. con entrega del expediente administrativo, para que la contestaran en el plazo de veinte días, formalizadas dichas contestaciones solicitaron en el suplico que se desestimaran las pretensiones del recurrente y que se confirmara el acto impugnado por ser conforme a derecho. CUARTO.- Contestada la demanda, no habiéndose solicitado el recibimiento del juicio a prueba, y, no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el plazo de 10 días para concluir por escrito, lo que consta realizado, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. QUINTO.-Para la votación y fallo del presente proceso se señalo el día trece de septiembre del año dos mil siete, en que, efectivamente, se votó y falló. SEXTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO, quien expresa el parecer de la Sección. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución de fecha de 20 de octubre de 2.004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2.004, por la que se concedía la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor. SEGUNDO.- Pretende la recurrente la anulación de la resolución recurrida por cuanto, a su juicio es contraria a derecho, aduciendo en apoyo de dicha pretensión y en esencia: 1º.- Que la Sentencia de 3 de julio de de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha declarado ya expresamente la incompatibilidad entre los signos BUD y BUDMEN. 2º.-Que ANHEUSER-BUSHC INCORPORATED es titular de las marcas nº "BUD", en Clase 32ª del Nomenclátor, que sirve para distinguir "cervezas, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas" y de la marca nº "BUD", en Clase 25º del Nomenclátor, que sirve para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión de expresa de lencería corporal, medias y pantys". Que la marca BUD es notoria. 3ª.- Que la concesión de la marca en en pugna solicitad vulnera lo previsto el artículo 6.1º,b) de la Ley de Marcas. Frente a ello el Abogado del Estado y JOSÉ ALEJANDRO, S.L. interesaron la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales, que la actuación cuestionada se ajustó en todo momento a la legalidad. TERCERO.-Un examen de los autos pone de manifiesto, entre otros hechos, relevantes para la resolución de la causa: 1º.-Que JOSÉ ALEJANDRO, S.L. presentó en fecha 11 de septiembre de en la Oficina 2

3 Española de Patentes y Marcas solicitud de registro de la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor, para distinguir ""vestidos, calzados y sombrerería". Que JOSÉ ALEJANDRO, S.L. es titular de la Marca nacional "BUDMEN", nº Clase 18ª del Nomenclátor, y de "BUDMEN", nº Clase 39ª del Nomenclátor. 2º.- Que ANHEUSER-BUSHC INCORPORATED es titular de las marcas nº "BUD", en Clase 32ª del Nomenclátor, que sirve para distinguir "cervezas, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas" y de la marca nº "BUD", en Clase 25ª del Nomenclátor, que sirve para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión de expresa de lencería corporal, medias y pantys". 3º.- Que por resolución de fecha de 20 de octubre de 2.004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desestimó el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2.004, por la que se concedió la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor. La resolución recurrida fundó la estimación del recurso en el hecho de que existían notas diferenciadoras entre los signos enfrentados, y que la solicitante ya tenía la marca BUDMEN, aunque en otras clases. CUARTO.-El párrafo 1 artículo 4 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; y añade en el párrafo 2 que "Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. Por su parte el artículo 6.1º de la citada Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior" disponiendo en el apartado 2º que "Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias. b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii ) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas. d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París"; y añade el artículo 8 que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores". En un sentido parecido se pronunciaban los artículo 118 y 124 del Estatuto y los artículo 1 y 12 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas. QUINTO.-Es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio 3

4 material que señale y distinga perfectamente de los similares los productos por aquéllas amparados, evitándose, también que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria -Sentencias del Tribunal Supremo de 31 marzo 1986 (RJ 1986\1164), de 23 julio y 26 diciembre 1988 (RJ 1988\6381 y RJ 1988\10058), y de 10 de octubre de (RJ 1994\7505 ). SEXTO.-A ese doble peligro de confusión se refiere también la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de (RJ 1997\5072 ) cuando señala que "El sistema de protección registral de las marcas y en general de todas las modalidades de la propiedad industrial se bifurca en dos direcciones: por un lado, protege al titular de la marca para evitar los perjuicios que pueda sufrir por el aprovechamiento que puedan hacer otros del prestigio ganado para la marca legalmente registrada y conocida en el mercado; y por otro, a los consumidores, que necesitan protección para evitar la confusión que pueda producirse por la identidad o semejanza entre los mismos productos distorsionando la demanda al hacer que los consumidores o usuarios adquieran productos que no eran los que estaban en sus preferencias". SÉPTIMO.-Asimismo jurisprudencia establece que, cuando las marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las marcas tratan de amparar son totalmente dispares -Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de (RJ 1994\160 )-. Asimismo se viene diciendo en referida jurisprudencia que la apreciación de la semejanza fonética o gráfica, en las denominaciones o signos de las marcas enfrentadas, ha de hacerse partiendo de la impresión que en el oído o la visión producen las denominaciones o signos en cuestión a destinatarios de un general nivel cultural, y, no a través de aquilatados estudios etimológicos de los términos o signos que les componen; siempre analizados en su conjunto -Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de (RJ 1994\160 )-. OCTAVO.-Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente" -Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273 )-. NOVENO.-Ya que la propia jurisprudencia europea - sentencias, entre otras, de 29 de septiembre de 1988, Canon (C-39/97, Rec. p I-5507) EDJ 1998/15013, apartado 29 y 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C 342/97, Rec. P.I-3819) apartado 17 EDJ 1999/ tiene establecido que si bien el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión", el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, no perviviría el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea -sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 del TJCE EDJ 1999/ , como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección, puede perfectamente disociar la marca concedida con la oponente. En el caso de autos entendemos que puede aplicarse el criterio recogido en la Sentencia de 3 de julio de de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, siendo que el consumidor medio español podría asociar ambas marcas. DÉCIMO.- No ha lugar a efectuar expresa condena en costa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 4

5 al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 382/2.005, interpuesto por ANHEUSER-BUSHC INCORPORATED contra la resolución de fecha de 20 de octubre de 2.004, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada contra la resolución de fecha de 26 de mayo de 2.004, por la que se concedía la Marca nacional mixta "BUDMEN", nº X Clase 25ª del Nomenclátor, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; ordenando en consecuencia la denegación de la marca solicitada y la cancelación de la inscripción de la misma; y todo ello sin efectuar expresa condena en costas. Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. Luego que sea firme la presente Sentencia, remítase testimonio de la presente resolución, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen, que deberá de acusar recibo dentro del término de los diez días, conforme previene el artículo 105 de la L.J.C.A., para que la lleve a puro y debido efecto. Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recurso de Casación, que deberá de prepararse ente este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciara ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Ilma. Sra. Dª SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO, estando celebrando audiencia publica, en el mismo día de su fecha. Doy fe. 5