Juan Agustín Castellón Munita Juez Árbitro

Transcripción

1 Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio cervezachiloe.cl Expediente Rol N Santiago, 29 de mayo de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 03 de enero de 2017, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio cervezachiloe.cl, Expediente ROL N SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, MANUEL MONROY BRAVO y como revocante, COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. TERCERO: Que con fecha 03 de enero de 2017, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio cervezachiloe.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 23 de enero de 2017 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 27 de enero de 2017 la revocante, COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A., dedujo demanda de revocación temprana, en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio señalado, argumentando que su compañía, cuyos orígenes se remontan al año 1850, es una de las empresas más antiguas y la más importante en el negocio de las cervezas en Chile, con operaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, y que participa en los negocios de cervezas, vinos, pisco, ron, sidra, gaseosas, néctares, aguas envasadas, bebidas funcionales y 1

2 confites. Manifiesta que su parte cuenta con la marca registrada CHILOE, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial sucesivamente desde el año 1985, en la clase 32, para distinguir cerveza, siendo una marca creada y promocionada profusamente por su compañía, de modo que todos los usuarios de internet y el público en general identifican sus productos con dicha expresión, por lo que, a su parecer, estos asociaran inmediatamente el nombre de dominio cervezachiloe.cl con su parte. Agrega que cuenta, además, con otros nombres de dominio que incluyen la expresión CERVEZA, y la marca respectiva, tales como cervezacristal.cl, cervezacristal.cl, cerveza-escudo.cl, cervezabremen.cl y cervezacero.cl, lo que considera una muestra más de su mejor derecho o interés preferente. Sostiene que el demandado, al registrar el nombre de dominio en controversia, podría aprovecharse de la fama y notoriedad de su parte, desviando a usuarios de internet, quienes creerán que se trata de un sitio web de su compañía y que en él se ofrece CERVEZA CHILOÉ, esto en circunstancias de que el actual titular no cuenta con autorización para hacer uso de ese signo distintivo, lo que vulneraria, además, derechos adquiridos de su parte. En suma, afirma que, de mantenerse la actual asignación del nombre de dominio cervezachiloe.cl, se generará confusión y error en los usuarios de internet, quienes lo asociaran a Cerveza Chiloé de CCU, esto debido a que se compone de la marca CHILOE y la expresión cerveza, que distingue precisamente a su marca, sin contener elemento diferenciador suficiente. Acto seguido, razona acerca de la función de los nombres de dominio para identificar e individualizar correctamente a cada operador de internet, infiriendo que esta no se cumpliría en caso de mantenerse la asignación del nombre de dominio en disputa en el actual titular. A continuación, se refiere a los criterios aplicables para la resolución de conflictos por nombres de dominio, destacando, en primer lugar, el criterio de titularidad sobre marcas comerciales, argumentando que comparten características comunes con los nombres de dominio, resaltando el rol de estos últimos para facilitar el comercio y como medio de publicidad, e indica que en Derecho Comparado y en la Jurisprudencia nacional sobre nombres de dominio se ha establecido una conexión entre estos signos, por lo que este tipo de conflictos deben ser resueltos atendiendo, entre otros, a este criterio, lo que, además, se encuentra refrendado por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de ICANN, el Informe Final de la Organización 2

3 Mundial de Propiedad Intelectual y el artículo 20 del Reglamento de NIC Chile; Invoca el criterio del mejor derecho por uso empresarial legítimo, reiterando que su parte efectivamente utiliza el signo CHILOE, porque es el nombre por el cual se conoce una de sus cervezas; luego se refiere al criterio de identidad, de acuerdo al cual debe asignarse el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea similar o idéntico al mismo, o sea, a su parte, quien cuenta con registros marcarios, nombres de dominio, cerveza y productos afines que se identifican con la misma expresión, y quien, además, es su legitima creadora y dueña, y destaca que el demandado en nada ha contribuido a ello; se refiere al criterio de creación intelectual del signo, alegando que su compañía ha invertido grandes recursos en el posicionamiento del nombre por el cual son identificados sus productos y servicios y cuyo nombre es uno de sus activos más importantes; finalmente, evoca el criterio o principio First come, first served, dando cuenta de que este tiene aplicación únicamente cuando ninguna de las partes ha demostrado un mejor derecho e interés preferente, lo cual no ocurre en este caso, en que su parte sí habría demostrado esas circunstancias, y que este principio en ningún caso libera a la demandada de la carga de prueba de acreditar su interés preferente, tratándose de un principio cuya aplicación es de ultima ratio, que debe aplicarse solo cuando no es posible aplicar otro criterio. En atención a todo lo expuesto, solicita se acoja la demanda, se revoque la asignación del nombre de dominio cervezachiloe.cl en el demandado, y se le asigne a su parte, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Copias de registro en el Instituto de Nacional de Propiedad Industrial de marca comercial CHILOÉ, inscrita bajo el N , en clase 32 y etiqueta consistente en palabra 'CHILOE' en mayúsculas blancas con sombra dorada sobre franja roja, diseño de paisaje en óvalo beige con borde blanco y dorado, todo sobre fondo azul con marco dorado. Renueva solicitud N Sin protección a las palabras contenidas en la etiqueta, con excepción de "CHILOE". Clase 32: Cerveza; 2) Comprobantes de dominios inscritos en NIC Chile cervezacristal.cl, cerveza-cristal.cl, cerveza-escudo.cl, cervezabremen.cl y cervezacero.cl ; 3) Impresión del sitio web 4) Impresión del sitio web 5) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio promain.cl ; 6) Copia de fallo arbitral recaído en juicio 3

4 sobre el nombre de dominio millahueinversiones.cl ; y, 7) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl. SEXTO: Que con fecha 29 de enero de 2017 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda, y con fecha 30 de enero de 2017, la parte Titular, MANUEL MONROY BRAVO, presentó su contestación, en la que manifestó que es oriundo de Puerto Montt y que en noviembre del año 2016 adquirió dos propiedades en Chiloé, con el fin de restablecer negocios que junto a otras personas tenía en la zona, y que se vio afectado por el desastre ecológico y económico que afectó esa parte del país durante el mismo año. Explica que proyecta la construcción de un complejo turístico para lo cual se están levantando obras de construcción, que se adquirió una chichería tradicional folclórica que operaba en un sitio en que se comercializaban también otros productos artesanales, y que se encuentra en curso la construcción específicamente de un restaurant y una cervecería, donde su producto propio es una cerveza artesanal característica de Chiloé, y que actualmente se comercializa y cuenta con las autorizaciones sanitarias correspondientes, solo que lo hace desde Puerto Montt, para evitar la contaminación aun existente en la isla, pero que una vez concluida la construcción de la mencionada infraestructura se trasladará el centro de producción y elaboración nuevamente a Chiloé, etapa en la cual ese producto tendrá su denominación definitiva como Cerveza Chiloé. En relación a la marca y presencia en internet, expone que solicitó y compró los nombres de dominio cervezachiloe.cl y cervezachilota.cl, los cuales no tenían similitud o coincidencia con otros nombres o marca vigentes en INAPI o en NIC Chile, y que esos nombres satisfacen su deseo de ser representados como chilotes. Indica, además, que con fecha 3 de noviembre de 2016 solicitó la inscripción de la marca comercial CERVEZA CHILOÉ y que con fecha 11 de noviembre de 2016 se acogió a tramitación esa solicitud. En seguida, informa que en plena etapa de tramitación de la marca comercial, se enteró de la demanda de revocación deducida en su contra por CERVECERÍAS UNIDAS S.A., sintiéndose triste y menoscabado porque antes de inscribir esos signos investigó que no correspondía a ningún registro previo, pareciéndole un acto de mala fe la presente demanda, ya que nunca antes se había interesado por esta denominación, que no tiene registrado ningún dominio o marca con este signo y que tampoco dispone en el mundo físico de un producto que lleve ese nombre, por lo que considera que la única finalidad de la 4

5 solicitud de revocación es menoscabar su negocio, impidiendo que otras marcas ingresen al mercado. A raíz de lo anterior se pregunta el por qué ahora CCU se interesa en el nombre de dominio, si no lo hizo en más de 30 años, y que, al carecer de una marca comercial la revocante Dónde serán derivados los usuarios que visiten el dominio, si se le asigna a la revocante? Cuál es el uso que tendría dicho dominio en internet? será uno de las tantos dominios sin usar, perjudicando la libre competencia? pretende hacerse pasar por su negocio o engañar al consumidor? En base a esos antecedentes, considera que debe permitirse a su negocio tener una presencia física y también en internet. A continuación, se refiere a los argumentos de la revocante, señalando que el registro marcario que alude esa parte corresponde a una etiqueta, no así al nombre Cerveza Chiloé, no siendo dueña del nombre Chiloé, que además corresponde a una ciudad, y por ende no puede ser registrada por particulares. Añade que existen diversos nombres de dominio que incluyen la palabra Chiloé, tal como chiloe.cl, sin que conste la oposición de la parte demandante. Refiriéndose a los nombres de dominio aludidos por su contraparte, manifiesta que ninguno de ellos dice relación con alguna cerveza que lleve por nombre Chiloé, por lo que no le dan derecho alguno sobre el dominio cervezachiloe.cl. Por otra parte, señala que no existen antecedentes reales respecto de la explotación de una marca llamada Cerveza Chiloé por parte de CERVECERÍAS UNIDAS S.A., siendo de público conocimiento cuáles son sus productos. Invocando el criterio de identidad solicita se asigne a su parte el nombre de dominio en disputa porque es idéntico a la marca comercial respecto de la cual solicitó registro y no induce a confusión como afirma la demandante. Finalmente, estima que el principio first come, first served debe ser aplicado cediendo en su favor, esto porque ha demostrado un real y tangible interés en desarrollar un producto local en la isla de Chiloé. Concluye el demandado que la demanda deducida en su contra carece de veracidad, y tiene el único animo de causar perjuicio a su parte, solicitando se asigne a él el nombre de dominio en disputa por ser la primera persona que lo ha registrado, la primera persona que inscribió el mismo signo en INAPI, porque no se produce confusión y engaño respecto de los productos de la demandante, y porque tiene una presencia real en la zona de Chiloé. En escrito aparte de la contestación de la demanda, añadió que lo que tiene registrada la 5

6 revocante es una etiqueta, y que no elabora el producto Cerveza Chiloé, ni otro análogo. SÉPTIMO: que el titular acompañó a su contestación prueba documental consistente en: 1) Correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2016, remitido por info@nic.cl, para mmonroy@netchile.cl, informando que el dominio cervezachiloe.cl ha sido inscrito en NIC Chile; 2) Correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2016, remitido por el centro de Notificaciones de INAPI, para manuelmonroybravo@gmail.com, confirmando presentación de solicitud de marca comercial Cerveza Chiloé; 3) Correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2016, remitido por el centro de Notificaciones de INAPI, para manuelmonroybravo@gmail.com, informando que solicitud de marca comercial Cerveza Chiloé ha sido admitida a trámite; 4) Correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2016, remitido por crc@nic.cl, para mmonroy@netchile.cl, informando presentación de solicitud de revocación de inscripción de dominio cervezachiloe.cl; 5) Fotografías de predio, de casetas de acceso y de construcción de pozo de agua; 6) Certificados de Inscripción de dos propiedades en el Conservador de Bienes Raíces de Ancud, a nombre de Hotelera e Inmobiliaria Ámsterdam SpA y adquiridos por compraventa celebrada con doña Maria Aude Contreras, con fecha 14 de diciembre de 2016; y, 7) Tres certificados de fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero, de fecha 01 de septiembre de 2016, efectuadas a cerveza El Arado, de propiedad de doña Catherine Hermosilla. OCTAVO: Que con fecha 08 de marzo de 2017 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. NOVENO: Que con fecha 28 de marzo de 2017 este árbitro decretó la medida para mejor resolver de inspección personal del tribunal, medida consistente en la consulta por el árbitro en la red internet por la existencia de una página web en el dominio cervezachiloe.cl, y de búsqueda en el buscador Google por la expresión "Cerveza Chiloé", pudiendo extenderse la búsqueda a aquellos puntos que se estime necesarios para esclarecer el derecho y/o interés de las partes, e impresión y acompañamiento a los autos de lo que allí se encontrara, con citación de las partes. DÉCIMO: Que con fecha 04 de abril de 2017 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada, constatándose la inexistencia de una página web en 6

7 funcionamiento en el dominio ya que su búsqueda arroja como resultado que No se puede acceder a este sitio web. No se ha podido encontrar la dirección DNS del servidor de La búsqueda en Google por la Expresión Cerveza Chiloé arrojó como resultados diversos enlaces que se relacionan con distintas fiestas, exposiciones o muestras de cerveza a realizarse en la isla de Chiloé y otros enlaces que se relacionan con cervezas artesanales de Chiloé, destacándose algunas marcas de cerveza específicas como Cerveza Ventus o Cerveza Mitos de Chiloé. Adicionalmente este arbitro consultó en la página web por la existencia de marcas comerciales registradas bajo el signo CERVEZA CHILOE, encontrando únicamente dos solicitudes realizadas por don Manuel Monroy Bravo, las cuales fueron denegadas, teniéndose por no presentadas. Se efectuaron los impresos que fueron acompañados a los autos con esa misma fecha, con citación de las partes. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por ambas partes, referenciada en los resultandos quinto y séptimo, no fue objetada por ninguna de ellas, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte detenta legítimos derechos sobre la marca comercial CHILOE, con la cual se distingue productos en clase 32, específicamente cerveza. La parte revocante acreditó, además, ser titular de otros nombres de dominio registrados en NIC Chile, que contienen la expresión cerveza, como son cervezacristal.cl, cerveza-cristal.cl, cerveza-escudo.cl, cervezabremen.cl y cervezacero.cl, esto a través de la incorporación de los respectivos comprobantes de inscripción. En seguida, con la incorporación de los impresos de los sitios web y se ha demostrado que Compañía de Cervecerías Unidas, o CCU, es una de las principales empresas del mercado cervecero en Chile, contando con marcas y productos profundamente arraigados y reconocidos en nuestro país, tanto en el mercado físico como en internet, como por ejemplo las cervezas Cristal, Escudo, Heineken, Dorada, 7

8 Lemon Stones, Royal Guard, Morenita, Austral, etc.; bebidas como Pepsi, Bilz y Pap, Limón Soda, etc.; aguas embotelladas como Cachantún y Más; jugos Watt's y Frugo; entre otros productos, los cuales gozan de una amplia fama y notoriedad. Sin embargo, no demostró contar con un producto denominado Cerveza Chiloé, ni ciertamente que este gozara de fama y notoriedad. TERCERO: Que, por su parte, el titular demostró que ha solicitado el registro de la marca comercial constituida por el signo CERVEZA CHILOE ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, esto con la incorporación de los correos electrónicos de comprobante de presentación de solicitud y notificación de admisión a trámite de la solicitud de marca comercial. Los certificados de dominio, las fotografías de predio y obras efectuadas en él y los comprobantes de fiscalizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero acompañados dan cuenta de diversas actividades que coinciden con los planteamientos expuestos por el demandado en su contestación. No presentó otras pruebas para acreditar su interés en el nombre cervezachiloe.cl, no obstante lo cual goza también a su favor de la presunción de mejor derecho que le otorga la calidad de primer solicitante del dominio, que se conoce como principio o criterio First come, first served. CUARTO: Que, con el objeto de adquirir medios adicionales de convicción, el árbitro decretó una medida para mejor resolver tendiente a indagar acerca de la existencia de algún derecho o interés de las partes con relación al nombre de dominio en controversia, verificándose que no se encuentra habilitada una página web Al consultar en el buscador google por la expresión constitutiva de dicho nombre de dominio, los resultados aluden a diversos eventos relacionados con cerveza, a realizarse en Chiloé, o a la producción de cerveza artesanal y a algunas marcas de cerveza producidas en esa provincia. Finalmente, la consulta en por marcas comerciales registradas con esa denominación se constató únicamente la existencia de dos solicitudes presentadas por el demandado de autos, las cuales, sin embargo, se encuentran denegadas por haberse tenido por no presentadas las solicitudes, todo lo cual consta en las impresiones acompañadas a los autos. QUINTO: Que, con el mérito de todo lo anterior, este juzgador debe resolver conforme a lo que su prudencia y la equidad le dicten, y puesto a sopesar las posiciones de 8

9 ambas partes, estima que la revocante demostró tener derechos adquiridos sobre la marca comercial CHILOE, la cual se encuentra vigente desde el 25 de mayo de 2016, y renueva una solicitud anterior, para distinguir productos de la clase 32, consistente en Cerveza, y la etiqueta registrada, que muestra, tras las expresiones Chiloe y Beer un característico paisaje costero de la isla de Chiloé. Sin embargo, no demostró emplear esa denominación en el mercado para la comercialización de sus productos en el rubro de las cervezas. Corrobora lo anterior la prueba presentada por la misma parte, de la cual se desprende que, según las impresiones del sitio web Wikipedia.org, son sus cervezas las siguientes: Cristal, Cristal Cero, Cristal Light, Escudo, Royal Guard, Morenita, Dorada, Lemon Stones, Heineken, Sol, Coors Light, Coors, Budweiser, Austral, Kunstmann y D olbek. Asimismo, se acreditó que la demandante cuenta con diversos nombres de dominio registrados en NIC Chile y que contienen la expresión cerveza, asociada a una de sus marcas representativas como Cristal o Escudo, sin que se cuente entre ellos otro nombre de dominio que incluya la expresión chiloe o cerveza chiloe. Por otra parte, el demandado demostró haber solicitado la inscripción de la marca comercial CERVEZA CHILOE en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, habiendo podido comprobar este arbitro que hubo dos solicitudes al respecto, las que fueron sin embargo denegadas o se tuvieron por no presentadas. SEXTO: Que, en cuanto a las alegaciones de la revocante, si bien es cierto ella es titular de un derecho de propiedad sobre la marca comercial conformada por el signo CHILOE, debemos precisar que la existencia de registros marcarios es, en el régimen jurídico de los nombres de dominio, prueba del mejor derecho, pero no fundamento del mejor derecho en sí, por lo que su existencia por sí sola no es óbice para que un tercero pueda utilizar dichas expresiones en un nombre de dominio, en tanto el dominio solicitado y la marca u otro nombre de dominio preexistente puedan coexistir pacíficamente. SÉPTIMO: Que, en estas condiciones, este árbitro estima fundamental resolver si es posible la coexistencia pacífica en la red de internet del dominio y una página web cervezachiloe.cl, bajo posesión de su actual titular, con la marca comercial y actividades de la revocante. Corresponde, en consecuencia, analizar la conformación del nombre de dominio en controversia, para determinar si existe el riesgo de 9

10 confusión y demás perjuicios alegados por esa parte. El dominio en controversia se compone de dos expresiones: Cerveza y Chiloé, siendo un hecho público y notorio que el primer vocablo corresponde a una bebida derivada de la cebada y el segundo a un Archipiélago del sur de Chile, tratándose, por lo tanto, de dos expresiones de uso genérico en nuestro lenguaje. Sin embargo, la utilización conjunta de ambas expresiones, como no podría ser de otro modo dadas las características de funcionamiento de los nombres de dominio, colisiona de un modo directo con la marca y etiqueta Chiloé, de la revocante, para distinguir única y exclusivamente cerveza, y de esta manera, la revocante no puede utilizar su marca sino mediante el empleo de la expresión Cerveza u otra equivalente, pues de otro modo el consumidor no podría saber de qué producto se trata. Por tal motivo, y considerando la antigüedad de la marca, así como la notoriedad de las actividades de la revocante, el árbitro estima que no es posible la coexistencia pacífica en la red internet del dominio sub-lite con la marca de la revocante, y puesto en la disyuntiva de determinar quien tiene mejor derecho a esa expresión, preferirá la posición de la revocante, dada su mayor antigüedad. OCTAVO: Que, así las cosas, se evidencia para este juzgador el riesgo de confusión, error, vulneración de derechos adquiridos y demás perjuicios denunciados por la revocante, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que la revocante ha demostrado un derecho y un interés anteriores a la expresión en controversia, razón por la cual acogerá la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva sentencia. de la Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 10

11 Que se acoge la demanda de revocación, y se asigna el nombre de dominio cervezachiloe.cl a la revocante, COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A., sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I , y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I