CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO SEXTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

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1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA VIGÉSIMO SEXTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO EXPEDIENTE : JR-CA-03 MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA : DIANA JANINA ZERPA ZEGARRA DEMANDADOS : INDECOPI DEMANDANTE : MARIA DEL MAR VILLANUEVA FRIGOLA RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS Lima, dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis.- SENTENCIA I.- VISTOS: Con las copias certificadas del Expediente Administrativo que corre como acompañado; resulta de autos que por escritos de folios 46/59, subsanado de folios 81/82, MARIA DEL MAR VILLANUEVA FRIGOLA. interpone demanda contenciosa administrativa en la vía del procedimiento especial; y la dirige contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N /TPI-INDECOPI del 03 de diciembre de 2013 que confirmó la Resolución N /DSD-INDECOPI del 6 de julio de 2012 que denegó el registro de la marca de producto MUNDO OM solicitado por la demandante, y como pretensión accesoria, que en consecuencia, se declare nula la Resolución N /DSD-INDECOPI y se ordene el registro de la marca solicitada.- ANTECEDENTES: a. Fundamentos de la demanda: a.1. Al emitirse la resolución cuya nulidad se pretende, no se han valorado los medios probatorios y argumentos de la ahora demandante, por lo que no se obtuvo una decisión fundada en derecho, afectando así su derecho al debido procedimiento.- a.2. Los signos MUNDO OM y OM ORTOPEDIA MARIANO no son semejantes, los productos son diferentes, y el titular de la marca OM ORTOPEDIA MARIANO no ha presentado oposición.- a.3. No obstante en la resolución impugnada se indica que ambos signos son diferentes, se concluye erróneamente que la presencia de la conjunción de las letras OM constituye una confusión indirecta; lo que es una contradicción, habiéndose vulnerado el debido procedimiento.- 1

2 b. Del trámite procesal: La demanda es admitida a trámite mediante la resolución número dos, del 24 de junio de 2014, de folios 83/84, y se corre traslado al INDECOPI para su absolución, requiriéndosele el expediente administrativo conexo a las actuaciones administrativas impugnadas. El INDECOPI procede a contestar la demanda mediante escrito de folios 94/108 en los siguientes términos: b.1. Fundamentos de contestación del codemandado INDECOPI: b.1.1. El signo solicitado Mundo OM es confundible con la marca registrada OM Ortopedia Mariano, atendiendo a que: i) los signos confrontados distinguen productos vinculados entre sí; ii) los signos confrontados comparten las letras OM (elemento que sólo se encuentra presente de forma aislada en la marca registrada), presentándose un riesgo de confusión indirecta, toda vez que el usuario podría considerar que el signo solicitado constituye una variación de las marcas, o una nueva línea de productos que distingue esa marca.- b.1.2. La resolución emitida se ha pronunciado respecto a los argumentos presentados por las partes, valorando los medios probatorios que obraban en autos, y fundamentando tanto en cuestiones de hecho como de derecho su fallo, por lo que no existe vulneración al debido procedimiento.- b.1.3. No hay contradicción en la resolución del Tribunal, toda vez que la existencia de diferencias entre los signos confrontados no implica que estos no sean confundibles, toda vez que como sucede en el presente caso puede existir riesgo de confusión indirecta. b.2. Saneamiento del proceso, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios: Mediante resolución tres, del 20 de agosto de 2014, de folios 111/112, en virtud del artículo 28.1 del TUO de la Ley N 27584, se procede a declarar saneado el proceso. Se procede además a fijar como puntos controvertidos: UNO: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N /TPI-INDECOPI de fecha tres de diciembre de dos mil trece. DOS: Si, como pretensión accesoria a la principal corresponde determinar la nulidad de la Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha seis de julio de dos mil doce. Asimismo, se admite las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se dispone prescindir de la audiencia de pruebas y remitir los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen de ley.- b.3. Opinión fiscal: 2

3 De folios 127/135 obra el dictamen fiscal, emitido por la Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima que opinó que se declare infundada la demanda. Puesto a conocimiento el dictamen, no habiendo solicitado las partes informe oral, con lo cual la causa quedó expedita para sentenciar; por lo que corresponde emitir sentencia; y,- De la pretensión: II.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Conforme los términos de la demanda y a lo determinado en el auto de saneamiento procesal, el objeto del presente proceso consiste en que se declare la nulidad de la Resolución N /TPI-INDECOPI de fecha tres de diciembre de dos mil trece; y consecuentemente, se declare la nulidad de la Resolución N /DSD-INDECOPI de fecha seis de julio de dos mil doce y se ordene el registro del signo solicitado.- Finalidad del proceso y tutela judicial efectiva: SEGUNDO: En virtud de lo previsto por el artículo 1 de la Ley N 27584, es finalidad de la acción contencioso administrativa, el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Es decir, el proceso no sirve únicamente como medio para controlar en sede judicial ordinaria las actuaciones de la administración pública sujetas al Derecho Administrativo, sino principalmente, el de tutela de los derechos e intereses de los administrados en su relación con la administración.- TERCERO: La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, ello conforme a lo previsto por el articulo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicable en vía supletoria para el presente proceso contencioso. Asimismo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del mencionado texto procesal, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.- CUARTO: En relación a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: 6. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva 3

4 no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia 1.- Marco legal aplicable a la pretensión formulada Causales de nulidad del acto administrativo QUINTO: De acuerdo a la pretensión formulada por el demandante sobre declaración de nulidad de las resoluciones cuestionadas, deberá verificarse si tales actos administrativos se expidieron incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Respecto a ello se ha prescrito lo siguiente: «( ) Son Vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma [ ]».- Facultades de la entidad demandada SEXTO: En cuanto a las competencias de la demandada, el Decreto Legislativo N 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, publicado el veinticinco de junio de dos mil ocho, establece en el literal h) de su artículo 2 lo siguiente: El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de: ( ) h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley ; precisando su artículo 42, numeral 42.1 que: Las Comisiones son: a) Comisión de Signos Distintivos ( ). Asimismo, en su numeral 42.2 establece que: Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de: a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; ( ).- Acerca de la registrabilidad de las marcas SÉTIMO: La Decisión N 486, en el Título VI, Capítulo I. De los requisitos para el Registro de Marcas, prescribe que: Artículo A efectos de este régimen constituirá marca 1 Expediente Nro PA/TC de fecha

5 cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Asimismo, en relación a los impedimentos para registrar una marca, en el artículo 136 se establece que: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ) (Resaltado agregado).- OCTAVO: En tal sentido, debe tenerse presente la interpretación prejudicial de esta última norma citada, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N 156-IP-2005: Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. ( ) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de productos que desea adquirir (Resaltado agregado).- NOVENO: Igualmente, el Decreto Legislativo N 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicado el veintiocho de junio de dos mil ocho 2, en su Titulo VI ha establecido Disposiciones Relativas al Registro de Marcas, señalando como criterios para determinar la existencia de semejanza, los siguientes: Artículo 45.- Determinación de semejanza: A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) si el signo es parte de una familia de marcas. 2 Vigente desde el 01 de febrero de 2009 de conformidad con el Decreto Supremo N MINCETUR 5

6 Artículo 46.- Signos denominativos Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la semejanza gráfico-fonética; b) la semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva. Artículo 47.- Signos figurativos Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto. Artículo 48.- Signos mixtos Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la denominación que acompaña al elemento figurativo; b) la semejanza conceptual; y, c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. Artículo 49.- Semejanza conceptual Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.- Fundamentos del Tribunal en sede administrativa: DÉCIMO: El Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución N /TPI-INDECOPI, fundamentó sustancialmente lo siguiente: cabe precisar que si bien la Dirección de Signos Distintivos, mediante Resolución N /DSD-INDECOPI, tuvo en consideración no tomar en cuenta al nombre comercial registrado OM ORTOPEDIA MARIANO y logotipo (Certificado N 4160) al señalar que en los documentos probatorios (facturas y boletas) existía una diferencia entre la forma en que fue registrada y la forma cómo se utiliza dicho signo (la variación del logotipo) en el mercado. Sobre el particular, cabe precisar que tanto el nombre comercial registrado como la marca registrada poseen una naturaleza, características y requisitos distintos para que los mismos accedan al registro, así como probar su uso en el mercado. ( ) dicho criterio no es de aplicación respecto a la marca registrada OM ORTOPEDIA MARIANO y logotipo (certificado N ), ya que en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea iun a cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos en ambos casos de acuerdo 6

7 a como se encuentran registrados op solicitados tomando además en consideración la distintividad de los signos. La confusión solo se determina en base al análisis jurídico de los hechos. ( ) el signo fue peticionado como un signo de naturaleza denominativa, tal como se aprecia en el punto 2.1 de la presente solicitud y no como un signo de naturaleza mixta. En ese sentido, corresponde a la Sala analizar la registrabilidad del signo tal y como fue solicitado inicialmente. ( ) aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas, el hecho de que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como la presencia de la conjunción de las letras OM en forma aislada, la misma que no forma parte de otras marcas de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada por Carlos Mariano García o una nueva línea de productos que distingue dicho signo. Delimitación de la controversia y signos en conflicto DÉCIMO PRIMERO: Conforme a lo expuesto por las partes, la controversia se circunscribe a determinar si la demandada se pronunció sobre los argumentos expuestos en la apelación y si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado, MUNDO OM, y la marca registrada OM ORTOPEDIA MARIANO y logotipo (Certificado N ). Los signos materia de cotejo son: Marca solicitada en la clase 10 Marca registrada en la clase 10 MUNDO OM Certificado N Definición de marca y su función DÉCIMO SEGUNDO: La Decisión N 486, en su artículo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. En ese sentido, se ha definido a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio 3. Resulta pertinente tener en cuenta que la finalidad de la 3 Proceso 25-IP-2011, publicado 10 de junio de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 7

8 marca es precisamente la de distinguir productos y servicios, diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar clientela 4, señalando Carlos Cornejo: Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar y diferenciar fácilmente un producto o un servicio de sus similares en el mercado. Las marcas tienen una función identificadora y una función diferenciadora; ambas se presentan como parte de un mismo fenómeno. ( ) A través de la función identificadora, la marca permite que se individualice fácilmente un producto un servicio. La función diferenciadora de la marca tiene por objeto distinguir un producto o un servicio, para que no sea confundido con otros del mismo o parecido ramo 5.- Acerca de los tipos de riesgo de confusión y criterios para determinar su existencia DÉCIMO TERCERO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 6 Por otro lado, sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 7 (Resaltado agregado).- DÉCIMO CUARTO: En cuanto, al riesgo de confusión, el Tribunal Andino en el Proceso N 126-IP-2005, ha manifestado: Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate 8 (Resaltado nuestro).- DÉCIMO QUINTO: En relación a los criterios para determinar la semejanza entre dos signos confrontados, el artículo 45 del Decreto Legislativo N 1075 señala que: A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; c) la naturaleza de CORNEJO GUERRERO, Carlos A. Derecho de marcas. Editorial Cuzco S.A.C. 2 Edición. Perú: P. 17. Ibíd., p. 69. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca SHERATON. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N 126-IP-2005, publicada el 19 de octubre de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 8

9 los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) si el signo es parte de una familia de marcas.- Sobre la similitud de los servicios DÉCIMO SEXTO: La demandante indica que son diferentes los productos a los que se refieren las marcas en conflicto. Al respecto, hay que señalar que a pesar de no tratarse de los mismos productos, en la evaluación del riesgo de confusión también se toma en cuenta la similitud o la vinculación de los productos, tal como lo se advierte de lo señalado reiteradamente por el Tribunal Andino al interpretar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486: Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 9 (Resaltado agregado).- DÉCIMO SÉTIMO: En ese sentido, corresponde evaluar la existencia de similitud entre los productos distinguidos por la marca registrada y los que pretende distinguirse con el signo solicitado. Para ello debe tenerse presente que el signo MUNDO OM fue solicitado para distinguir almohadillas terapéuticas y relajantes para uso médico de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial. Por su parte, la marca registrada con certificado N distingue artículos ortopédicos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, cabe tener presente las definiciones de las palabras terapéutica y ortopedia dadas por la Real Academia Española: terapéutico, ca Del gr. θεραπευτικός therapeutikós; la forma f., del lat. tardío therapeutĭca 'tratados de medicina', y este del gr. θεραπευτικά therapeutiká. Ortopedia De orto- y el gr. παιδεία paideía 'educación' 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la terapéutica. 2. f. Conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. 1. f. Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales. 3. f. Tratamiento terapéutico. 4. f. Med. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. 9 Proceso 018-IP-2013 de fecha 17 de abril de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 9

10 En ese sentido, resulta evidente la vinculación entre los productos de las marcas en cuestión; pues están destinados a brindar bienestar a pacientes con enfermedades o dolores, los cuales pueden ser causados por deformidades en el cuerpo. Por tal motivo, podemos encontrar, por ejemplo, que las ortopedias proporcionan almohadas ortopédicas para la espalda y por otro lado, que en el mercado se esté vendiendo almohadillas terapéuticas para el dolor de espalda. Si bien, podría decirse que las primeras tienen como objetivo evitar la deformación de la columna, también puede predicarse que ambas están destinadas a eliminar el dolor en la columna. En tal sentido, pueden ser de uso complementario o incluso, ser sustitutos, dependiendo de cada caso. Asimismo, en ese orden de ideas, son susceptibles de ser adquiridas por los mismos consumidores y ser expendidas por las mismas empresas.-. Sobre el cotejo marcario DÉCIMO OCTAVO: Respecto a los criterios a considerar al realizar el cotejo marcario, el Tribunal Andino ha sostenido en reiterada jurisprudencia lo siguiente: La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor 10.- Sobre los signos mixtos DÉCIMO NOVENO: Siendo mixta la marca registrada, cabe tener presente lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citando a Fernandez- Nóvoa en relación a este tipo de signos: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general 10 Proceso 011-IP-2013, de fecha 20 de marzo de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10

11 que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. 11 Asimismo, el Tribunal Andino indica: En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión 12 (Resaltado agregado).- VIGÉSIMO: En el presente caso, corresponde determinar cuál es el elemento dominante en la marca registrada para establecer cuál es su dimensión característica. En tal sentido, es importante señalar que es una pauta común recogida en doctrina y jurisprudencia que el elemento denominativo sea el dominante en las marcas mixtas, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca 13 ; asimismo, cabe hacer referencia al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas que ha señalado: el elemento denominativo dominante miss fifties de la marca anterior tiene una especial importancia en el examen del signo en su conjunto, dado que el consumidor que observa una etiqueta de un vaquero toma en consideración y retiene el elemento denominativo predominante del signo que le permite, en una adquisición posterior, repetir la experiencia. A este respecto, debe observarse que el consumidor no retiene los distintos elementos figurativos de la marca anterior, dado que los percibe como partes decorativas de una etiqueta y no como el componente principal que indica el origen del producto Pues bien, puesto que el consumidor medio recordará, en especial, el elemento denominativo predominante de la marca anterior, es decir, los términos miss fifties, cuando encuentre prendas de vestir idénticas designadas con la marca solicitada; podrá atribuir el mismo origen comercial a los productos en cuestión. 14 (Resaltado agregado). Sin perjuicio de ello, el elemento gráfico es por excepción, el que se desplaza a un primer plano; ello sucede cuando concurren ciertas circunstancias que imprimen carácter dominante al elemento gráfico o figurativo de la correspondiente marca mixta, entre las que figura el hecho de que el elemento denominativo tenga poca fuerza distintiva por ser genérico o descriptivo, o cuando el elemento gráfico o figurativo se destaque por su notoriedad u originalidad 15.- VIGÉSIMO PRIMERO: Ahora bien, se advierte que en la marca registrada, tanto el elemento gráfico como el figurativo resultan relevantes. Veamos, el elemento denominativo es relevante, pues de conformidad con el criterio precitado, las denominaciones juegan un rol importante en las transacciones verbales; además, las 11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, pp. 237 a 239 citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial el 2 de mayo del Proceso 2-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial el 2 de mayo del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español del 27 de abril de 1984 citada en CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons, Pp Sentencia del 23 de octubre de 2002 recaída en el caso de la marca Fifties emitida por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 15 FERNÁNDEZ-NÓVOA, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, MANUEL BOTANA AGRA. Manual de la propiedad industrial. Madrid: Marcial Pons, Pp

12 denominaciones OM y MARIANO se encuentran plasmadas en gran tamaño en el signo. El elemento gráfico es importante debido a la representación estilizada y distribución especial de las letras O y M con fondo azul al inicio de la marca solicitada.- Criterios para cotejar marcas denominativas VIGÉSIMO SEGUNDO: Siendo denominativo el signo solicitado, hay que tener presente que Fernández-Novoa ofrece los siguientes criterios para hacer la comparación entre marcas denominativas, y determinar si existen semejanzas gráficofonéticas entre dos signos: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora; (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir; (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación; (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores 16.- Sobre el vocablo dominante en denominaciones compuestas VIGÉSIMO TERCERO: En las denominaciones compuestas, como es el caso del elemento denominativo de las marcas en conflicto al encontrarse conformadas por más de una palabra, debe determinarse cuál es la palabra o palabras dominantes impregnadas de mayor fuerza distintiva y que por ello son susceptibles de permanecer en la memoria del consumidor, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal Andino en diversas interpretaciones prejudiciales: En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ). (Proceso 13-IP Marca: JFB (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1959 de 28 de junio de 2011). Por lo tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro. (Proceso 50-IP Caso: denominación CANALETA 90, publicado en la Gaceta Oficial 1217 de 11 de julio de 2005) FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A., España Págs. 199 y SS, citado en los Procesos 01-IP-2005, 015-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 248-IP-2013 de fecha 21 de mayo de 2013, publicado el 4 de julio de 2014 en la G.O.A.C. Año XXXI Número TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 12

13 VIGÉSIMO CUARTO: En el signo solicitado, la denominación es MUNDO OM, siendo que ambas palabras (MUNDO / OM) son relevantes pues son distintivas. Por otro lado, en el caso de la marca registrada, se advierte que las denominaciones dominantes son OM y MARIANO de conformidad con el literal c) del artículo 46 del Decreto Legislativo 1075, pues la palabra ORTOPEDIA es descriptiva de los productos que distingue la marca registrada (productos ortopédicos).- Cotejo marcario desde los planos gráfico y fonético VIGÉSIMO QUINTO: Desde el plano gráfico, se advierte que los signos sub litis suscitan impresiones diferentes debido a la ausencia en el signo solicitado de los elementos gráficos y figurativos presentes en la marca registrada, así como a la presencia de las denominaciones MARIANO y MUNDO. En el cotejo marcario desde el plano fonético, se concluye que las marcas suscitan impresiones fonéticas similares toda vez que todos están conformadas por el término OM, el cual se encuentra en una posición distintiva y autónoma en cada signo. Veamos, OM es un término distintivo ya que no es descriptivo ni genérico ni de uso común; y es autónomo porque no se pierde en la estructura gráfico-fonética de cada marca; entonces, es individualizable por los consumidores, quienes recordarán que estos signos están conformados por el término OM.- VIGÉSIMO SEXTO: En tal sentido, cabe tener presente la doctrina sentada por la jurisprudencia europea que propugna que en caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no es el elemento dominante de la marca posterior, pero ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma, existe riesgo de confusión en sentido amplio. Ello fue establecido en la sentencia del (Asunto C-120/04=Res. 2005, pp. I-8551 y ss.) emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Segunda) recaída en el caso Thomson Life : 30. Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante. 31. En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión. 13

14 32. La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior. ( ) 36. Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto. 37. Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma.- De la interrelación de los factores de riesgo de confusión VIGÉSIMO SÉTIMO: Teniendo en cuenta lo siguiente: i) que es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, y que los signos confrontados mantienen como semejanza la denominación OM, la cual ocupa una posición distintiva y autónoma dentro de las marcas confrontadas; ii) que existe similitud entre los productos que distinguen las marcas en cuestión; se concluye que aún cuando los consumidores puedan advertir diferencias gráficas entre los signos confrontados, la coexistencia de estos signos podría inducir en el consumidor la creencia de que el signo solicitado constituye una variación de las marcas de la opositora o que se trata de una nueva línea de productos del mismo titular, lo cual configura el supuesto de confusión indirecta; o si llegase a diferenciar los orígenes empresariales de estos productos, podría pensar que existe vinculación empresarial o comercial entre los titulares de estas marcas configurándose un riesgo de asociación; por lo que el signo solicitado incurre en la causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión N 486. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que no hubo contradicción por parte de la administración ya que aplicando la pauta de poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, la diferencia en el aspecto gráfico no neutralizó la similitud fonética, más aun si se advierte que el término OM es resaltante en la marca registrada por su ubicación y su gran tamaño.- Acerca de la falta de oposición VIGÉSIMO OCTAVO: La demandante argumenta su pretensión en que el titular de la marca OM ORTOPEDIA MARIANO y logotipo no presentó oposición al registro de la marca solicitada. Al respecto hay que señalar que aunque no se haya presentado 14

15 oposición al signo solicitado, ello no determina que no suscite riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada y que por tanto pueda ser registrada; y dado que en virtud del artículo 150 de la Decisión , aún cuando no se haya presentado oposiciones, la autoridad administrativa no se encuentra eximida de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado; por lo que al advertir que ya existía registrada la marca OM ORTOPEDIA MARIANO y logotipo, válidamente efectuó el cotejo marcario determinando que existe riesgo de confusión indirecta entre los signos confrontados. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Andino al indicar que: El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 19 Finalmente, debe tenerse en cuenta que la prohibición de registro de una marca que genere riesgo de confusión con otra previamente registrada no sólo tiene por objeto la protección del titular de la marca anterior, sino también la protección del derecho de los consumidores a la libre elección de los productos en el mercado.- VIGÉSIMO NOVENO: Por otro lado, la actora indica que al emitirse la resolución cuya nulidad se pretende, no se han valorado sus medios probatorios y argumentos, por lo que no se obtuvo una decisión fundada en derecho, afectando así su derecho al debido procedimiento. Sobre el particular, es menester señalar que según Juan Carlos Morón Urbina 20, el principio del debido procedimiento administrativo tiene tres niveles concurrentes de aplicación: derecho al procedimiento administrativo, derecho a la no desviación de los fines del procedimiento administrativo y, finalmente, derecho a las garantías del procedimiento administrativo, dentro del cual el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N ha enfatizado el contenido mínimo del derecho a un procedimiento con las debidas garantías: derecho a exponer argumentos (derecho a ser oído), derecho a ofrecer pruebas y derecho a recibir una resolución motivada en derecho. TRIGÉSIMO: Cabe señalar además que en relación al debido procedimiento administrativo, el Tribunal Constitucional ha tenido el siguiente pronunciamiento: 13. El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración pública o privada de todos los DECISIÓN 486. Artículo Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Proceso 18-IP-2013 de fecha 17 de abril de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica 9 ed. Lima: Pp

16 principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). 14. El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. 21 (resaltado agregado) TRIGÉSIMO PRIMERO: En ese sentido hay que señalar que de los actuados en sede administrativa se aprecia que el demandante ha ejercido su derecho de exponer sus argumentos, siendo éste materializado en la presentación de su escrito de de apelación 22 de fecha , por tanto, no se advierte afectación en este extremo; por otro lado, en cuanto al derecho a obtener una resolución motivada en derecho, de la revisión de la resolución impugnada judicialmente, se desprende que la autoridad administrativa ha desvirtuado los argumentos sustanciales de la demandante planteados en su recurso administrativo; exponiendo el razonamiento lógico jurídico que le llevó a tomar la decisión de denegar el registro de marca solicitado; por lo que se concluye que no hubo afectación al principio del debido procedimiento.- Sobre la nulidad del acto administrativo cuestionado TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto y de las pruebas actuadas, se determina que el INDECOPI emitió la Resolución No /TPI-INDECOPI de fecha tres de diciembre de dos mil trece, sin incurrir en causal de nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N Además de acuerdo al artículo 3 de la citada ley, la mencionada resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, al observar la competencia, dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado; habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y además se encuentra motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; por consiguiente, la demanda deviene en infundada. Asimismo, de conformidad con el artículo 87 del TUO del Código Procesal Civil, la pretensión accesoria corre la misma suerte que la principal; por lo que deviene en infundada.- III.- DECISIÓN: Sentencia de fecha emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N PA/TC. Disponible en: Véase folios 71/78 del Expediente Administrativo 16

17 Por los fundamentos glosados precedentemente, y estando a lo dispuesto por el artículo 138º de la Constitución Política, los artículos 1º y 16º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 1º y 33º del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº JUS; éste Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, administrando justicia a nombre de la Nación FALLA: Declarando INFUNDADA la demanda de de folios 46/59, subsanada de folios 81/82, presentada por MARIA DEL MAR VILLANUEVA FRIGOLA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y otro, sobre acción contencioso administrativa; sin costas ni costos dada la naturaleza del proceso. Interviniendo la secretaria judicial quien suscribe por disposición superior. Notifíquese con arreglo a ley.- 17