Roj: STS 1163/2010 Id Cendoj: 28079130032010100104 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 164/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x PROPIEDAD INDUSTRIAL x x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x x INSCRIPCIÓN DE MARCAS x x MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA x Resumen: Propiedad industrial. Marca. Se deniega la inscripción de la marca "Oca Obras civiles del Atlantico SLU Grupo Oca" se opuso "Obra Civil Asturiana". Riesgo de confusión. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a ocho de Marzo de dos mil diez. VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación nº 164/2009, interpuesto por la entidad OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SLU, representada por el Procurador D. Javier Campal Crespo, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso número 8478/07. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- "Obras Civiles del Atlántico SL" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, el recurso contencioso-administrativo número 8478/07, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de mayo de 2008 que, al desestimar el recurso de alzada contra el de fecha 14 de septiembre de 2005, confirmaba la denegación del registro de la marca número 2.623.237 "Oca Obras Civiles del Atlántico, SLU., Grupo Oca". SEGUNDO.- En su escrito de demanda, de 1 de marzo de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en el procedimiento. Interesándose el recibimiento a prueba. TERCERO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda, alegando en su escrito los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala la desestimación del recurso. CUARTO.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente, y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el presente recurso número 8478/2007 interpuesto por la representación procesal de la Mercantil OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO SL, contra la resolución objeto de este recurso que se especifica en el encabezamiento de esta resolución jurisdiccional; sin hacer expresa 1
imposición de costas". QUINTO.- Con fecha 15 de enero de 2009, la entidad Obras Civiles del Atlántico SLU, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 164/09 contra la citada sentencia, al amparo de los cuatro motivos siguientes: Primero: Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, alegando que " La Sentencia aquí recurrida en casación incurre en una manifiesta incongruencia y falta de motivación, e infringe los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 CE, artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 6/1985, de 1 de julio, y artículos 67 y 70 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 208, 209 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto que el fundamento jurídico CUARTO de la Sentencia es total y absolutamente contradictorio con todos los demás fundamentos jurídicos de la Sentencia y nada tiene que ver con los hechos y pretensiones objeto del presente recurso contencioso administrativo. " Segundo: Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [o subsidiariamente al amparo del artículo 88.1.d) L.J.C.A ], por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, alegando que " La Sentencia aquí recurrida en casación incurre en una manifiesta incongruencia y falta de motivación, e infringe los siguientes artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución, artículo 248.3 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, artículo 67 y 70 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 208, 209 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil reguladoras de la Sentencia. " Tercero: Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con denuncia del quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia; ya que " la Sentencia aquí recurrida en casación incurre en una manifiesta arbitrariedad, incongruencia y falta de motivación, e infringe los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución, artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 6/1985, de 1 de julio, y artículos 67 y 70 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 208, 209 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, porque en el fundamento jurídico seto de dicha Sentencia se realiza una interpretación arbitraria e ilógica de la prueba documental y pericial judicial practicada en el presente procedimiento. " Cuarto: Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de los siguientes preceptos: " 1º).- Artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, 2º).- Artículo 3.1 del Código Civil, 3º).- Artículo 12.1.a de la Ley 2/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, 4º)- Artículo 12.18) de la Ley de Marcas y 5º)- Artículo 1 y 14 de la Constitución Española y por infracción de jurisprudencia que es aplicable para resolver la cuestión objeto de debate". Terminando por suplicar " dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida con la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto y con los demás pronunciamientos que correspondan conforme a derecho." SEXTO.- El Abogado del Estado presento su escrito de oposición al recurso con fecha 8 de mayo de 2009 y suplicó su desestimación con costas. SÉPTIMO.- Por providencia de 14 de enero de 2010, se nombro Ponente a la Excma.Sra.Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 24 de febrero de 2010, suspendiéndose la misma por providencia de 23 de febrero y señalándose nuevamente para el 2 de marzo de 2010 fecha en que ha tenido lugar. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO 2
PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con fecha 30 de septiembre de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Obras Civiles del Atlántico S.L.U." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de septiembre de 2005 que denegó la inscripción de la marca interesada por la recurrente, mixta, "Oca Obras Civiles del Atlántico S.L.U. Grupo Oca" para la clase 37 del Nomenclátor y la ulterior resolución de fecha 10 de mayo de 2006 que desestimo el recurso de alzada deducido contra la anterior. La inscripción de la marca número 2.623.237, "Oca Obras civiles del Atlántico S.L.U. Grupo Oca" (gráfica), solicitada por la entidad recurrente para la clase 37 del Nomenclátor fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas que consideró la oposición de la marca M-2538723 "Obra Civil Asturiana", mixta, para la misma clase 37 del Nomenclátor. La oficina de Patentes y Marcas desestimo el recurso de alzada con los siguientes fundamentos: "Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados OCA OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SLU GRUPO OCA y su oponente OCA OBRA CIVIL ASTURIANA, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, ya que reivindican "servicios de construcción y reparaciones" y tal identidad aplicativa, unida a la identidad de su primer elemento -que además de ser el único de carácter distintivo está representado en un tamaño que destaca vivamente- impide la pacífica convivencia de estos signos. En consecuencia, se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto." SEGUNDO.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había considerado que concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados, la marca recurrida número 2.538.723 "Oca Obra Civil Asturiana" y la marca recurrente número 2.623.237 "Oca Obras Civiles del Atlántico SLU. Grupo Oca", una evidente similitud y una manifiesta relación de las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. La Sala de instancia desestimo el recurso contencioso-administrativo tras recordar en el fundamento jurídico segundo de su sentencia los criterios generales contemplados en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y razona acto seguido en los siguientes términos: <<Sentado lo anterior procede, tal y como señala la doctrina jurisprudencia, apuntada, analizar el presente caso para lo que se preciso tomar en consideración las siguientes cuestiones. En primer término, siguiendo la visión de conjunto que impone la jurisprudencia en el presente caso se da una parcial coincidencia de vocablos- "OCA OBRAS CIVILES..." y "OCA OBRA CIVIL..."- a la que se añade una evidente identidad aplicativa al referirse a una misma área comercial en la que desplegar sus efectos (servicios de construcción y reparaciones) que incrementa, hasta un punto no admisible por la Administración, el riesgo de confusión y que fue la razón determinante de la denegación de la inscripción solicitada. En suma, estamos ante un claro supuesto de incompatibilidad registral al existir una clara semejanza denominativa o conceptual, y de productos que se refieren a un mismo ámbito o sector de mercado (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2003 ) lo que determina que exista un riesgo de confusión obstativo de la inscripción pretendida (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2003 ) sin que los supuestos precedentes administrativos invocados a lo largo de todo el escrito de demanda resulten vinculantes ni para la Administración demandada, ni obviamente para los Tribunales de Justicia, pues, como han señalado entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1996, de 26 de mayo de 1997 y de 23 de enero de 2002, estamos ante una actividad reglada en la que prevalece el principio de legalidad. En segundo lugar tal es el criterio seguido por esta Sala tanto en la sentencia que se cita en la contestación como en otras. [...]En el presente caso, existe un evidente riesgo de que el consumidor medio normalmente informado y atento puede confundir las marcas comparadas, no pudiendo anudarse la inexistencia del mismo ni la de aquella identidad gráfica y denominativa al alto grado de especialización de los clientes, como se argumenta en demanda, al no ser un criterio razonable desde la perspectiva de la igualdad como 3
principio y como valor consagrado en el art. 1 y 14 de la constitución en cuanto ha de informar la aplicación de la ley según jurisprudencia del TC, por lo que procede aplicar la prohibición del artículo 12.18) de la Ley de Marcas y, en consecuencia confirmar la denegación de la inscripción solicitada, tal y como resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas en la Resolución que en el presente proceso contencioso se discute, pues valorada la prueba practicada ésta evidencia, en contra de lo que de adverso se concluye por la parte actora, que sí existe identidad gráfica así como denominativa y riesgo de confusión, al no ser ni el informe del perito industrial que ha depuesto en este recurso en calidad de perito judicial ni el del perito calígrafo experto en propiedad industrial e intelectual en calidad también de perito judicial concluyente sobre las diferencias que se pretenden, pese al exhaustivo estudio de que ambos signos distintivos aquí enfrentados no tienen identidad, una vez examinados sendos informes rendidos en este proceso, aunque la marca oponente haya cambiado su denominación, desde el momento que los criterios distintivos y las conclusiones que el perito industrial exponen en su informe, tras recoger el anagrama tipo de las marcas enfrentados en el folio 7 del mismo, y que la actora resume en su escrito de conclusiones no tienen la fuerza necesaria para corroborar la inexistencia de identidad gráfica, de identidad denominativa y la inexistencia del más mínimo riesgo de confusión, como se sostiene tanto en demanda como en el escrito de conclusiones. >> TERCERO.- El primero de los tres motivos en que se funda el escrito de interposición de esta casación, acogido al art. 88.1.c) y d) de la Ley de la Jurisdicción, imputa a la sentencia combatida incongruencia omisiva y falta de motivación con infracción de los artículos 9.2, 24.1 y 120.3 CE, 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 67 y 70 de la Ley de la Jurisdicción, y 208, 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, articulando en esta denuncia tres diferentes submotivos que, en esencia, son los siguientes: a) que el fundamento jurídico cuarto es total y absolutamente contradictorio con los demás fundamentos jurídicos de la sentencia y nada tiene que ver con los hechos y pretensiones objeto del recurso contencioso administrativo b) que en el fundamento jurídico segundo se citan como infringidos los artículos 12.1 a) y 13.b) de la Ley 2/1988, de 10 de Noviembre, cuando la Ley aplicable es la vigente Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, y que se cita como infringido un articulo inexistente, el artículo 12.18 de la Ley de Marcas y c) porque en el fundamento jurídico sexto de la Sentencia se realiza una interpretación arbitraria e ilógica de la prueba pericial y documental practicada en el procedimiento. Ha lugar a acoger el motivo. Son muchas las resoluciones de este Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en las que se ha reconocido que el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su ratio decidenci (SSTC 119/2003, de 16 de junio, FJ 3; 175/2005, de 24 de abril FJ 3 ), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha motivado convenientemente la sentencia dictada pues en ella incurre en una serie de graves errores que tornan la fundamentación jurídica ofrecida en la sentencia en claramente insuficiente. Como afirma la recurrente, en el fundamento jurídico cuarto la sala de instancia incurre en una grave confusión respecto al supuesto enjuiciado que no guarda la necesaria coherencia con el resto de los fundamentos jurídicos, cita como infringidos preceptos de la anterior Ley de Marcas de 1988 que, no resulta de aplicación al supuesto enjuiciado, a lo que cabe añadir la confusa redacción del fundamento jurídico sexto, conjunto de deficiencias en la fundamentación que impiden conocer la ratio decidendi y conducen a la conclusión de que la sentencia incurre en el déficit de motivación que la entidad recurrente en casación denuncia y determina que el motivo casacional deba ser acogido. CUARTO.- Estimado el motivo primero, debemos resolver ( ex. art. 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción dentro de los términos en que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si, como se mantiene en la demanda, los actos administrativos de la Oficina Española de Patentes y Marcas han vulnerado el artículo 6.1. b) de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas. En el caso enjuiciado, la marca solicitada, "Oca Obras Civiles del Atlántico, S.L.U, Grupo Oca" se propone distinguir los mismos servicios que la marca prioritaria número 2.538.723 "Oca Obra Civil Asturiana", existiendo una manifiesta relación de las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, en cuanto ambos signos reivindican " servicios de construcción y reparaciones ", incluidos en la clase 37 del Nomenclátor. 4
Procede en consecuencia pasar a enjuiciar si entre ellos existen aquellas semejanzas o similitudes, examen que, también de acuerdo con nuestra jurisprudencia, ha de realizarse ponderando los signos en su conjunto, sin prescindir de ninguno de los elementos que los integran. Pues bien, concurre entre los signos en liza una evidente semejanza o similitud denominativa susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. Que los signos son similares, resulta con evidencia de las denominaciones de ambas marcas que incluyen los términos "Oca" "Obra/s Civil/es", uno en singular y otro en plural, diferenciándose exclusivamente en que len la prioritaria se incluye el término "Asturiana" y en la segunda se refiere a "del Atlántico S.L.U" reiterando "Grupo Oca". Cabe resaltar la fuerza de las siglas "OCA" utilizadas por la marca solicitada, de forma coincidente con la prioritarias, sin que tampoco el especial diseño de la marca solicitada presente capacidad diferenciadora. Hecha así la comparación, entiende la Sala que los signos enfrentados no pueden convivir sin que el solicitado pueda confundirse con el prioritario al poder ocasionar en el consumidor medio un riesgo de asociación según el criterio manifestado por la Oficina de Patentes y Marcas. Considera el Tribunal que, por razón de sus semejanzas expuestas, fonéticas y denominativas, tales riesgos resultan evidentes e insuperables a efectos de decidir sobre su incompatibilidad. Cierto que en la marca solicitada se incluyen dos vocablos -del Atlántico- y se reitera "Grupo Oca" pero esa diferente inclusión no resulta suficiente dadas las restantes similitudes, fonéticas, y conceptuales, siendo de resaltar que en ambas marcas se contemplan las siglas "OCA" que sin duda genera una asociación de pertenencia al mismo grupo empresarial. Es razonable concluir que en atención a estas similitudes (Oca,Obra civil ) se genere el referido riesgo de que pueda entenderse que la marca solicitada se encuentra asociada a los servicios de la marca prioritaria. Consiguientemente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió conforme a Derecho al aplicar la prohibición relativa del art. 61.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. QUINTO.- De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey, FALLAMOS Primero.- HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SLU, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada en el recurso número 8478/07, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que casamos. Segundo.- DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SLU contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de mayo de 2008 que, al desestimar el recurso de alzada contra el de fecha 14 de septiembre de 2005, denegó el registro a favor de esa sociedad de la marca número 2.623.237 "Oca Obras Civiles del Atlántico, SLU., Grupo Oca", mixta, clase 37 del Nomenclátor, actos administrativos que declaramos conformes con el ordenamiento jurídico. Tercero.- NO HA LUGAR a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos -.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. 5