Sentencia definitiva Juicio por nombre de dominio gatonegromotoclub.cl Expediente Rol N 12884-2016. Santiago, 2 de febrero de 2017 VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 02 de noviembre de 2016, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito de su designación como Árbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación del nombre de dominio gatonegromotoclub.cl, Expediente ROL N 12884-2016. SEGUNDO: Que son partes en dicho conflicto, como titular, ÁLVARO DÍAZ MADRID y como revocante, VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. TERCERO: Que con fecha 02 de noviembre de 2016, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio gatonegromotoclub.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. CUARTO: Que con fecha 25 de noviembre de 2016 se dio inicio al período de demanda, y con fecha 30 de noviembre de 2016 la revocante, VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., dedujo demanda de revocación temprana en la que manifestó tener un interés preferente al nombre de dominio señalado, argumentando que su compañía, cuyos orígenes se remontan al año 1865, es una de las mayores y más antiguas exportadoras de vino chileno y una de las viñas más importantes del país, con presencia en más de 80 mercados, en los cinco continentes, a través de sus prestigiosas marcas GATO, GATO NEGRO, CASTILLO DE MOLINA y CABO DE HORNOS. Explica que el año 1960 1
nació su marca de vinos GATO, posicionándose fuertemente en el mercado nacional e internacional durante la década de los 90, con sus vinos GATO NEGRO Y GATO BLANCO, los cuales gozan de gran reconocimiento en el público consumidor; así como también VIÑA SAN PEDRO DE TARAPACÁ S.A., la cual ha sido mundialmente reconocida. Destaca que la alta competitividad actual de la industria vitivinícola ha transformado al marketing en una herramienta clave para el éxito de las empresas del sector, donde Viña San Pedro ha jugado un papel preponderante en la creación de marcas, tales como GATO y sus vinos GATO NEGRO y GATO BLANCO, los que gozaron de inmediato reconocimiento en Chile, lo que se vio reforzado por una fuerte estrategia de marketing de su parte, con promociones en radio, televisión y como auspiciador de eventos deportivos y sociales, de modo tal de alcanzar esos vinos gran fama y notoriedad. De esta manera, indica que la marca GATO, y especialmente su vino GATO NEGRO, se ha posicionado como una marca global, con presencia en más de 70 países, liderando las ventas en 14 de ellos; que se encuentra inserto en el inconsciente colectivo como uno de los vinos chilenos más emblemáticos y cuyo prestigio se ve reconocido por diversos premios con que ha sido galardonado. En seguida expone, como fundamento de su mejor derecho e interés preferente, que su parte es titular de numerosas marcas comerciales registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y también en el extranjero, que corresponden o se constituyen por las expresiones GATO y GATO NEGRO. Afirma, igualmente, ser titular de otros nombres de dominio similares al controvertido en este procedimiento, registrados en NIC Chile, tales como gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gatonegro.cl, dongatonegro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl. Estima que la existencia del nombre de dominio en disputa en manos del actual titular provocará que los usuarios de internet y el público consumidor en general se verán inducidos a confusión y error, esto debido a que el nombre de dominio se compone de una expresión idéntica a las marcas comerciales, nombres de dominio y expresión por las cuales se identifican sus reconocidos vinos; y por otra parte el demandado solo ha agregado la expresión moto club, la que no le confiere suficiente distintividad a dicho dominio, por lo que los usuarios creerán que se trata de un sitio con información de alguna actividad o evento auspiciado por GATO NEGRO de VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. En seguida, se refiere a los criterios aplicables para la resolución de 2
conflictos por nombres de dominio, destacando, en primer lugar, el criterio de la notoriedad del signo, conforme al cual se debe asignar la titularidad del nombre de dominio a la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio; es decir, su parte. A continuación, se refiere al criterio de titularidad de marcas comerciales, argumentando que, aun cuando marcas y nombres de dominio corresponden a privilegios distintos, sí comparten características comunes, resaltando el rol de estos últimos para facilitar el comercio y como medio de publicidad, e indica que en Derecho Comparado y en la Jurisprudencia nacional sobre nombres de dominio se ha establecido una conexión entre estos signos, por lo que este tipo de conflictos deben ser resueltos atendiendo, entre otros, a este criterio, el que además se encuentra refrendado por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de ICANN, el Informe Final de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el artículo 20 del Reglamento de NIC Chile; se refiere al criterio de uso efectivo en internet del signo GATO NEGRO, señalando que dicha marca se utiliza efectivamente por su parte en la red de internet, lo cual se puede comprobar ingresando al sitio web www.gatonegro.cl y en la red social Facebook, en que cuenta con más de un millón de me gusta ; cita el Convenio de París, conforme al cual ha de evitarse la dilución del poder distintivo de las marcas famosas y notorias y evitar el error o confusión en el público en general; Invoca el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, explicando que su parte efectivamente utiliza los signos GATO y GATO NEGRO en el mercado e internet; luego se refiere al criterio de identidad, de acuerdo al cual debe asignarse el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea similar o idéntico al mismo, o sea, a su parte, que cuenta con registros marcarios sobe las marcas GATO y GATO NEGRO; menciona el criterio de creación intelectual del signo, argumentando que su compañía ha invertido grandes recursos en el posicionamiento del nombre por el cual son identificados sus conocidos vinos, que son una creación original suya y uno de sus activos más importantes; finalmente, evoca el criterio o principio First come, first served, razonando que este tiene aplicación únicamente cuando ninguna de las partes ha demostrado un mejor derecho e interés preferente, lo cual no ocurre en este caso, en que su parte sí habría demostrado esas circunstancias, y que este principio en ningún caso libera a la demandada de la carga de prueba de acreditar su interés 3
preferente, tratándose de un principio cuya aplicación es de ultima ratio. En atención a todo lo expuesto, solicita se acoja la demanda, se revoque la asignación del nombre de dominio gatonegromotoclub.cl en la demandada y se le asigne a su parte, con costas. QUINTO: Que la revocante acompañó a su demanda prueba documental consistente en: 1) Copias de comprobantes de registro en el Instituto de Nacional de Propiedad Industrial de marcas comerciales GATO, GATO NEGRO, GATO NEGRO MOSCATO, GATO EXPORT, GATO PREMIUM, GATO DE ORO y copias de comprobantes de registro en países extranjeros de la marca comercial GATO NEGRO; 2) Comprobantes de dominios inscritos en NIC Chile gatonegro.cl, elgatonegro.cl clubgatonegro.cl, gatonegro.cl, dongatonegro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl ; 3) Impresión del sitio web www.gatonegro.cl; 4) Impresión del sitio web http://www.sanpedro.cl/en/gato-negro/; 5) Impresión de red social www.facebook.com/gatonegrowine; 6) Estudio acerca del mercado del vino, realizado en Lima, Perú, en marzo del año 2009; 7) Impresión del sitio web www.daf.cl; 8) Impresión de sitio web www.terra.cl con noticia titulada Tres marcas chilenas entre vinos mejor evaluados en Brasil de fecha 31 de diciembre de 2011; 9) Impresión de sitio web www.elfinancierocr.com, con entrevista titulada Son mejores los vinos chilenos?, de fecha 08 de noviembre de 2014; 10) Impresión del sitio web www.elcolombiano.com, con reportaje titulado El vino de las 700 mil vidas, de fecha 08 de abril de 2011; 11) Impresión del sitio web http://www.oem.com.mx, con reportaje titulado Destapan mitos y verdades del vino chileno, de fecha 20 de agosto de 2015; 12) Impresión de sitio web http://www.fotolog.com/de_culto_stgo/32836182/; 13) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio dongatonegro.cl ; 14) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio promain.cl ; y, 15) Copia de fallo arbitral recaído en juicio sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl. SEXTO: Que con fecha 02 de diciembre de 2016 se dio inicio a la etapa de contestación de la demanda y, con fecha 12 de diciembre de 2016, la parte Titular, ÁLVARO DÍAZ MADRID, presentó su contestación en la que manifestó que Gato Negro Motoclub es una agrupación de motociclistas con sede en la ciudad de Valdivia, fundada el 05 de noviembre de 2013. Expone que sus integrantes son todos varones y adultos que comparten la afición por el motociclismo, realizando numerosos viajes en Chile y 4
Sudamérica. Además, señala que participan activamente en diversas actividades sociales, tales como la recientemente realizada Mototón, actividad que se desarrolló en Valdivia y en el marco de la campaña Teletón 2016. Agrega que a lo anterior se suma un proyecto radial on line que nació conjuntamente con su organización, el que se denomina La Gatonera, y que se puede escuchar en vivo y en directo, semana a semana, a través del sitio web gatonegromotoclub.cl o mediante su aplicación para dispositivos móviles. Explica que todo ello se efectúa sin ánimo de lucro, sino que como un aporte para el deporte tuerca. Sostiene que en el mundo del motociclismo existen diversos tipos de agrupaciones, siendo una de ellas los motoclubes; es por ello que difiere de la tesis de la revocante en cuanto a que la expresión motoclub, inserta en el nombre de dominio en controversia, no sería suficientemente distintiva, esto debido a que es un elemento que define su forma de vivir y los diferencia de otras personas y marcas que comparten su afición por el motociclismo, siendo orgánica y funcionalmente diferente a un motogroup, por ejemplo. A continuación, indica que su agrupación no tiene ni ha tenido ninguna relación con la marca de vinos GATO NEGRO, de propiedad de la parte demandante, haciendo referencia a la figura mitológica, supersticiosa, que rodea a ese animal. Añade que no es posible separar las palabras que componen su denominación, toda vez que Gato Negro Motoclub es una lexía compleja, cuyos monemas se relacionan por un alto índice de inseparabilidad, y que además el término Motoclub es un elemento suficientemente diferenciador respecto de la marca de vinos de Viña San Pedro de Tarapacá S.A. Argumenta que el signo Gato Negro Motoclub no se encuentra registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial porque no representa una imagen comercial sino una agrupación sin fines de lucro, sin dejar de lado que las marcas registradas por la Viña no impiden su funcionamiento. Finalmente, afirma que hace uso de la expresión Gato Negro Motoclub y dominio gatonegromotoclub.cl, tanto para la actividad radial que realiza, como para diversas obras de carácter social. SÉPTIMO: Que con fecha 23 de diciembre de 2016 este árbitro decretó la diligencia probatoria de consulta en la red internet por la existencia de una página web en el dominio gatonegromotoclub e impresión y acompañamiento a los autos de lo que allí se encontrara, con citación de las partes. 5
OCTAVO: Que con fecha 23 de diciembre de 2016 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada, constatándose la existencia de una página web en funcionamiento en el dominio www.gatonegromotoclub.cl, en la que se contiene información acerca de una agrupación de motociclistas denominada Gato Negro MotoClub, con una descripción de la agrupación, el logo compuesto por un gato de color negro, fotografías, radio, noticias y contacto, etc. Se efectuaron los impresos, que fueron acompañados a los autos con esa misma fecha, con citación de las partes. NOVENO: Que con fecha 2 de febrero de 2017 el árbitro citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la prueba acompañada por la revocante, referenciada en el resultando quinto, no fue objetada por la demandada, razón por la cual se le atribuye valor probatorio. SEGUNDO: Que de dicha prueba, y de los argumentos de la revocante, fluye que su parte detenta legítimos derechos sobre las marcas comerciales GATO, GATO NEGRO, GATO NEGRO MOSCATO, GATO EXPORT, GATO PREMIUM y GATO DE ORO, con las cuales se distinguen productos relativos a la industria del vino, en clases 30, 32 y 33, y servicios de hospedaje, en clase 43, del modo en que dan cuenta los certificados de registro de marcas comerciales acompañados a su demanda. Asimismo, a partir de las impresiones de los sitios web www.gatonegro.cl, www.sanpedro.cl, www.facebook.com, www.daf.cl, www.terra.cl, www.elfinancierocr.com, www.elcolombiano.com, www.oem.com.mx, www.fotolog.com y con el Estudio acerca del mercado del vino en Perú acompañados, fluye también que la demandante ofrece y publicita sus productos en el mercado de los vinos a través de su marca Gato Negro, siendo ampliamente conocida con esta última denominación en el mercado nacional e internacional, incluyendo la red de Internet, en términos tales de gozar de fama y notoriedad. Además, la demandante acreditó ser titular de otros nombres de dominio registrados en NIC Chile, que contienen la expresión gato o gato negro, como son gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gato-negro.cl, 6
dongatonegro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl, esto a través de la incorporación de los respectivos comprobantes de registro. TERCERO: Que, por el contrario, el actual titular no presentó pruebas en el juicio que permitan acreditar un derecho o interés de su parte sobre el nombre de dominio en controversia. Con todo, detenta la presunción de mejor derecho que le otorga la calidad de primer solicitante del dominio, que se conoce como principio o criterio First come, first served, la que admite prueba en contrario, e implica dilucidar si ha sido suficientemente desvirtuada en la especie mediante la prueba de un mejor derecho o interés preferente de la revocante. CUARTO: Que, con el objeto de adquirir medios adicionales de convicción, el árbitro decretó una diligencia probatoria tendiente a indagar acerca de la efectividad de los dichos del titular, verificándose que se encuentra habilitada una página web www.gatonegromotoclub.cl, en la cual se contiene información acerca de una agrupación de motociclistas que lleva el mismo nombre, todo lo cual consta en las impresiones que fueron acompañadas a los autos. QUINTO: Que, con el mérito de todo lo anterior, este juzgador debe resolver conforme a lo que su prudencia y la equidad le dicten, y puesto a sopesar las posiciones de ambas partes, estima que la revocante demostró tener derechos adquiridos sobre las marcas comerciales GATO, GATO NEGRO y otras que contienen dichas expresiones, emplear la denominación Gato Negro en el mercado a través de la comercialización de uno de sus principales vinos, y ser reconocidos esos vinos en el mercado nacional e internacional. Asimismo, se ha acreditado que la demandante cuenta con diversos nombres de dominio registrados en NIC Chile y que se conforman por las expresiones gato o gato negro, una de las cuales, gatonegro.cl, utiliza activamente para promocionar su marca de vinos, y otra, clubgatonegro.cl, presenta un componente adicional de similitud con el dominio sub-lite, dado por la expresión club. Por otra parte, se ha comprobado que en el nombre de dominio gatonegromotoclub.cl su actual titular ha implementado una página web en la que se contiene información acerca de una agrupación de motociclistas que lleva ese nombre. SEXTO: Que, en cuanto a las alegaciones de la revocante, si bien es cierto ella es titular de un derecho de propiedad sobre marcas comerciales conformadas por los signos GATO y GATO NEGRO, cabe señalar que la existencia de registros marcarios es, en 7
el régimen jurídico de los nombres de dominio, prueba del mejor derecho, pero no fundamento del mejor derecho en sí, por lo que su existencia por sí sola no es obstáculo para que un tercero pueda utilizar dichas expresiones en un nombre de dominio, en tanto el dominio solicitado y la marca u otro nombre de dominio preexistente puedan coexistir pacíficamente. En este sentido, este sentenciador estima que es compatible la coexistencia del sitio web gatonegromotoclub.cl, en posesión de su actual titular, con las marcas comerciales de propiedad de la revocante, esto porque, según se ha podido comprobar, el dominio no está destinado a ofrecer servicios o productos similares a los que ofrece Viña San Pedro Tarapacá S.A., debido a que en él se contiene información acerca de una agrupación de motociclistas, mientras que esta última se dedica a la industria del vino, sin que puedan confundirse en su naturaleza y campos de acción. SEPTIMO: Que es útil también analizar la conformación del nombre de dominio en controversia para determinar si existe el riesgo de confusión y demás perjuicios alegados por la revocante. El dominio en controversia puede descomponerse en las siguientes expresiones: gato, negro, moto y club, siendo un hecho público y notorio que el primer vocablo corresponde a un animal felino, el segundo es un color, el tercero equivale a motocicleta y el cuarto, según el Diccionario de la lengua española de la RAE, vigesimotercera edición, significa Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales, Lugar donde se reúnen los miembros de un club o Junta de individuos que se constituían en sociedad política, a veces clandestina, tratándose por lo tanto de cuatro expresiones de uso genérico en nuestro lenguaje. La utilización conjunta de estas expresiones sin lugar a dudas es alusiva a un club de motos de nombre gato negro, sin que lleve necesariamente a un tercero enfrentado a un dominio con ese nombre a vincularlo con la marca de vinos gato. Por consiguiente, si bien la marca de vinos gato negro, de propiedad de la revocante, goza de una innegable fama y notoriedad, el elemento distintivo motoclub, agregado por el actual titular del nombre de dominio en disputa, se estima como un elemento que es suficiente para diferenciar, desde el punto de vista fonético, gramatical y conceptual, ambas expresiones. A todo lo anterior debe sumarse la diversidad de rubros de ambas partes, ya que la revocante declaró que se dedica a la 8
industria vitivinícola, mientras que la actual titular corresponde, según su propia declaración y la información obtenida de su página web, a una agrupación de motociclistas, sin que puedan confundirse sus campos de acción. OCTAVO: Que, así las cosas, no se evidencia el riesgo de confusión, error y demás perjuicios denunciados por la revocante, ello por cuanto el nombre de dominio en controversia se compone únicamente de expresiones genéricas que no aluden necesariamente a vinos Gato Negro. Asimismo, el nombre de dominio resulta ser suficientemente distintivo respecto de los signos que posee registrados esta compañía, inclusive respecto del dominio clubgatonegro.cl, al tener añadida la expresión moto, y la ausencia de una referencia al giro propio de la demandante se estiman como suficientes para diferenciar sus ámbitos de actividad, lo que lleva a concluir que no resulta ineludible asociar el dominio gatonegromotoclub.cl con Viña San Pedro Tarapacá S.A., de modo de entender que se trata de un sitio que pertenece a dicha empresa o que tiene alguna relación con los productos vitivinícolas que ella ofrece. NOVENO: Con todo, este árbitro deja constancia de que ha asignado valor tanto a las expresiones del titular, quien ha manifestado no tener relación con los derechos ni intereses de la revocante, como a la evidencia obtenida de desarrollarse con el dominio gatonegromotoclub un sitio destinado a difundir las actividades de una agrupación de motociclistas. En el evento de que hechos posteriores desmintieran las declaraciones del titular o la evidencia acerca de la utilización del dominio, este juzgador estima que podrían configurarse los requisitos que el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl establece para estimar abusiva la inscripción del titular, con la posibilidad de demandar tardíamente su revocación. DECIMO: Que, con el mérito de lo antes considerado, y tratándose en la especie de una demanda de revocación deducida en los términos del artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, la que supone para que sea acogida la invocación y prueba de un interés preferente, el árbitro estima que ambas partes tienen legítimos intereses y derechos sobre el nombre de dominio en controversia, y que el mismo es compatible en posesión de su actual titular con los derechos de la revocante, debiendo privilegiar la posición del primer solicitante, en virtud del principio denominado first come, first served, 9
razón por la cual se rechazará la demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia. Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: Que se rechaza la demanda de revocación, y se mantiene la asignación del nombre de dominio gatonegromotoclub.cl en favor de su actual titular, ÁLVARO DÍAZ MADRID, sin costas. Fírmese digitalmente y notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias, a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto. Dispónese el cierre del expediente electrónico. Publíquese. Firmaron como testigos don Jorge Lara Lara, C.I. 15.154.757-5, y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2. 10