OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) División de Oposición OPOSICIÓN Nº B 2 024 845 Bodegas Muriel S.L., Ctra. de Laguardia s/n, 01340 El Ciego (Alava), España (parte oponente), representada por P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, planta 5, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), España (representante profesional) c o n t r a Maga s. r. o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, Eslovaquia (solicitante), representado por Miroslav Labudík, Jesenského 1170-B/4, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Eslovaquia (representante profesional). El 08/07/2013, la División de Oposición adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 1. La oposición n B 2 024 845 se estima para todos los servicios impugnados, a saber Clase 42: Estudios de proyectos técnicos, servicios de proyección; Servicios de asesoramiento en materia de investigación tecnológica; Consultoría en materia de ahorro energético. 2. La solicitud de marca comunitaria n 10 670 677 se deniega para todos los servicios impugnados. Se admite para los demás productos y servicios. 3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR. MOTIVOS: La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los servicios de la solicitud de marca comunitaria nº 10 670 677, en concreto contra todos los servicios de la clase 42. La oposición está basada en el registro de marca comunitaria nº 8 693 558. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. RIESGO DE CONFUSIÓN ARTICULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMC Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario. a) Los servicios Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Resolución en la Oposición Nº B 2 024 845 página: 2 de 6 Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes: Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial. Los servicios impugnados son los siguientes: Clase 42: Estudios de proyectos técnicos, servicios de proyección; Servicios de asesoramiento en materia de investigación tecnológica; Consultoría en materia de ahorro energético. Se entiende por investigación industrial la investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos. Por lo que se refiere a los estudios de proyectos técnicos, se trata de actividades realizadas por un gabinete especializado principalmente en cálculo y dibujo técnico de una obra de arquitectura o ingeniería. Los servicios de proyección tienen un sentido más amplio ya que un proyecto es un primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Estos servicios son similares a los servicios del oponente servicios de análisis y de investigación industrial. Se trata de servicios que pueden ser prestados por las mismas empresas que se dedican a la investigación industrial como parte de un proyecto de investigación encaminado a la adquisición de nuevos productos o servicios. Pueden por tanto, tener la misma finalidad e ir dirigidos al mismo público. Además, utilizan los mismos canales de distribución. Las empresas que ofrecen los servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de investigación industrial presentes en la marca anterior también suelen ofrecer a sus clientes los servicios de la marca impugnada de asesoramiento en materia de investigación tecnológica; consultoría en materia de ahorro energético. Por tanto, los servicios del solicitante estarían incluidos en los servicios del derecho anterior. Son servicios dirigidos al mismo tipo de consumidores, pueden tener la misma finalidad, ya que ciertas consultas pueden tener como objetivo el desarrollo y diseño de un nuevo producto tecnológico, que podría ser un nuevo producto relacionado con el ahorro de energía, y además son prestados por las mismas empresas y a través de los mismos canales. Por tanto, estos servicios son idénticos. b) Los signos Marca anterior Marca impugnada
Resolución en la Oposición Nº B 2 024 845 página: 3 de 6 El territorio de referencia es la Unión Europea. Por motivos de economía de procedimiento, la División de Oposición comparará los signos centrándose en la parte del público destinatario de habla hispana. Visualmente, los dos signos son signos figurativos. El derecho anterior consta de un rectángulo de color gris sobre el que se dibuja un elemento gráfico abstracto de color gris claro; debajo del mismo, se representan las palabras Fundación Ma.Ga en color blanco y una particular tipografía, estando las letras Ma y Ga separadas por un pequeño punto casi imperceptible. En cuanto a la marca impugnada, está formada por la palabra Maga escrita en una particular tipografía de color azul, estando la letra M inscrita en un círculo verde. Los signos son similares en la medida en que coinciden en la secuencia de letras Maga, aunque las mismas están representadas en tipografías estilizadas diferentes. Por otro lado, difieren en la palabra Fundación y el punto que sólo están presentes en la marca anterior, así como en los colores y elementos gráficos que difieren de un signo al otro. Fonéticamente, la pronunciación de las marcas coincide en las sílabas /ma-ga/, presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en las sílabas /fun-da-cion/ de la marca anterior que no tienen equivalente respectivo en la marca impugnada. Conceptualmente, el término Fundación presente en el signo anterior tiene un significado para el público en el territorio de referencia, a saber, Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige (Diccionario de la Real Academia Española). En cuanto al término Maga que forma parte de ambos signos (debe tenerse en cuenta que en el derecho anterior este término está separado por un pequeño punto casi imperceptible), tiene un significado para el público en el territorio de referencia, a saber, dicho de una persona: Versada en la magia o que la practica (mismo diccionario). Los elementos gráficos de ambos signos no tienen ningún significado conceptual atribuible. Conceptualmente, puesto que los signos se asociarán a un significado similar (el término Maga ), los signos son similares desde el punto de vista conceptual. Teniendo en cuenta las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales antes mencionadas, se considera que los signos comparados son similares. c) Elementos distintivos y dominantes de los signos A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes. La marca impugnada no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos o dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos. Las marca anterior no tiene elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos.
Resolución en la Oposición Nº B 2 024 845 página: 4 de 6 El elemento Fundación de la marca anterior se asociará al tipo de forma jurídica del oponente, y se considera que este elemento no es distintivo para los servicios que protege. El público entiende el significado del elemento y no prestará tanta atención a ese elemento no distintivo como a los demás elementos más distintivos de la marca. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, este elemento no distintivo tendrá un impacto reducido. d) Carácter distintivo de la marca anterior El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión. El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución. e) Público destinatario. Nivel de atención Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. En el presente caso, los servicios considerados idénticos y similares están dirigidos a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en el campo de la ciencia y la tecnología. f) Apreciación global, otros argumentos y conclusión Se ha considerado que los servicios son idénticos y similares. En cuanto a los signos, se ha considerado que son visual, fonética y conceptualmente similares. Las similitudes entre los signos son debidas a la presencia en ambos signos del término Maga ; si bien el signo anterior presenta un punto entre las sílabas ma y ga, el tamaño del mismo es tan pequeño que es apenas perceptible. Es más, aunque los signos difieren en sus respectivos elementos figurativos y en la tipografía estilizada del elemento común, ha de tenerse en cuenta que cuando los signos constan de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo de los signos suele tener un mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo, puesto que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal. Por tanto, en el presente caso el consumidor se referirá a los signos como Fundación Maga versus Maga. Además, como se ha explicado en el párrafo c) anterior, el elemento Fundación no es distintivo. Teniendo en cuenta las similitudes entre los servicios, así como las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos, la División de Oposición estima
Resolución en la Oposición Nº B 2 024 845 página: 5 de 6 que las diferencias entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre ellos. En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Como consecuencia del carácter unitario de la marca comunitaria, establecido en el artículo 1, apartado 2 del RMC, una marca comunitaria anterior goza de la misma protección en todos los Estados miembros. Por tanto, cabe invocar marcas comunitarias anteriores para oponerse a cualquier solicitud posterior de marca que pueda perjudicar su protección, incluso cuando esto sólo suceda en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea. De lo que se sigue, que el principio establecido en el artículo 7, apartado 2 del RMC, el cual dispone que es suficiente que exista un motivo absoluto de denegación en parte de la Comunidad para que se deniegue una solicitud de marca comunitaria, es también aplicable, por analogía, a un motivo de denegación relativo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. Por consiguiente, la oposición se considera fundada sobre la base de la marca comunitaria registrada de la parte oponente. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios impugnados. COSTAS De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa. Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso i) del REMC, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones. La División de Oposición Begoña URIARTE VALIENTE Ignacio IGLESIAS ARROYO Pedro JURADO MONTEJANO De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
Resolución en la Oposición Nº B 2 024 845 página: 6 de 6 día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR). El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (artículo 2, apartado 30 del RTMC).