MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio citycentro.cl

MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio citycentro.cl Santiago, 30 de agosto de 2017. VISTOS: 1.- Que por oficio N 201704201232-16130, de fecha 20 de abril de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio citycentro.cl, Rol N 16130, entre el titular del dominio don Negib Sleman y la revocante Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 20 de abril de 2017. 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, Hoteles City Express, S.A.B. de C.V., representada por el abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, presentó con fecha 18 de mayo de 2017 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente: a) Que City Express es una franquicia hotelera mexicana cuyo concepto es brindar el mejor servicio y comodidad en viajes de negocios. La franquicia Hoteles City Express ofrece a sus huéspedes excelentes ubicaciones, atención personalizada y precios muy accesibles. City Express es una inversión factible con productos innovadores y enfocados en un mercado específico. Que la cadena City Express cuenta con dos marcas altamente exitosas, las cuales están dirigidas a diferentes segmentos dentro del creciente mercado de viajeros de negocios. Cityexpress: para el huésped frecuente que busca la mejor relación valor-precio durante su estancia y Citysuites: para el viajero de estancias largas que busca la privacidad de un departamento con los servicios y comodidades de un hotel. b) Que la franquicia Hoteles City Express cuenta actualmente con 21 hoteles en la República Mexicana y ha demostrado ser un negocio rentable y exitoso ya que ofrece una opción de calidad y económica a todas aquellas personas que viajan constantemente por negocios. Como franquicia, Hoteles City Express le ofrece a los inversionistas una muy buena oportunidad de negocios con diversas modalidades. c) Que se ha preocupado de resguardar su imagen y en este sentido ha registrado la marca CITY para las siguientes clases: Registro N 853633, clase 43, marca CITY EXPRESS. Registro N 853632, clase 43, marca CITY SUITES. Registro N 857318, clase 43, marca CITY JUNIOR Registro N 1184453, clases 36 y 43, marca CITY JUNIOR Registro N 991332, clases 36 y 43, marca CITY SUITES. Registro N 1055857, clases 36 y 43, marca CITY EXPRESS Registro N 1182827, clase 43, marca CITY Registro N 1212764, clases 36 y 43, marca CITY EXPRESS SUITES Registro N 1212765, clases 36 y 43, marca CITY EXPRESS JUNIOR 1

Registro N 1212766, clases 36 y 43, marca CITY EXPRESS PLUS Registro N 1212767, clases 36 y 43, marca CITY EXPRESS HOTELES d) Señala que de un simple análisis se puede comprobar que es titular de un gran número de registros marcarios que contiene la expresión CITY para el negocio de la hotelería y hospedaje temporal, mismo rubro del actual titular del nombre de dominio citycentro.cl. Por otra parte, destaca que el registro marcario más antiguo de su propiedad en nuestro país data del 25 de junio de 2009, para la marca CITY SUITES N 991.332, que distingue: servicios de hoteles y alojamiento de personas en general; hospedaje temporal, moteles, pensiones, residenciales; servicios de reservas de hoteles, pensiones y alojamientos temporales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de hotelería. Alquiler de salas de reuniones. Alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, clase 43, con lo cual se demuestra ampliamente que posee un derecho anterior y preferente sobre la expresión CITY en el rubro de la hotelería y hospedaje temporal y que por cierto es el elemento más distintivo del nombre de dominio citycentro.cl. e) Cita también el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL y afirma que el derecho que se encuentra perturbado, perjudicado y afectado son los signos distintivos válidamente registrados de su propiedad, por cuanto el nombre de dominio en conflicto contiene íntegramente su marca registrada. f) Señala que el titular del nombre de dominio citycentro.cl, publicita exactamente los mismos servicios que tiene protegidos a través de sus registros marcarios, cuales son hospedaje temporal y alojamiento de personas en general. Agrega que en nuestro país la cadena de hoteles Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. opera desde hace años y está ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Santiago. g) Que es titular de los nombres de dominio city-express.cl., cityaccess.cl, cityexpress.cl, cityhotel.cl, cityhoteles.cl, cityhotelviñadelmar.cl y cityjunior.cl, lo cual demuestra claramente el interés de su parte de reguardar su identidad comercial dentro del registro de los nombres de dominio.cl. Que claramente la existencia de un nombre de dominio como citycentro.cl registrado a nombre de un tercero distinto, que además ofrece servicios de hospedaje temporal y alojamiento de personas en general, ocasionaría toda suerte de confusiones y podría acarrear una falta o abuso grave en contra de la revocante. h) Que su marca CITY se encuentra amparada en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19 número 25 ello en concordancia por el reenvío que realiza al número 24 de la Carta Fundamental, en dicho numeral se deja de manifiesto que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. i) Que el principio first come first served de acuerdo a la doctrina es de última ratio, de esta manera no debe aplicarse de forma preponderante, sino que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas y principios relativos a los dominios que ponderados sistemáticamente y analógicamente otorguen una equivalencia entre las partes que permita solucionar la controversia. j) Que la demanda de revocación no busca limitar al titular del nombre de dominio de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino lo 2

que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera se aproveche de la fama y notoriedad, pudiendo haber registrado en NIC Chile otro nombre de dominio. 4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos: Pantallazos de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de los registros marcarios citados en su demanda. Copia del fallo abastiblefv.cl Copia del fallo becapital.cl Pantallazo de la página web de NIC-Chile, relativa a los nombres de dominio city-express.cl, cityaccess.cl, cityexpress.cl, cityhotel.cl, cityhoteles.cl, cityhotelviñadelmar.cl y cityjunior.cl Pantallazo de su página web. Pantallazo de la página web www.citycentro.cl Noticia sobre la cadena de hoteles de la revocante. 5. Por resolución de fecha 30 de mayo de 2017, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6. Con fecha 10 de julio de 2017, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía del demandado. 7. Por resolución de fecha 7 de agosto de 2017, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación. TERCERO: Que la revocante ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando, entre otros argumentos, que es una franquicia hotelera mexicana titular de diversas marcas registradas y nombres de dominio que contienen o corresponden a la 3

expresión CITY. CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp. 93 107). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. QUINTO: Que corresponde tener por acreditados los siguientes hechos, que fueron debidamente probados mediante documentos acompañados por la revocante y no objetados por la contraria: Que la revocante es titular en nuestro país y en el extranjero de marcas que corresponden o contienen el signo CITY, para distinguir servicios de las clases 36 y 43. Que la revocante es titular de nombres de dominio que contienen la expresión CITY. Que don Negib Sleman usa actualmente el dominio en disputa citycentro.cl para ofrecer servicios de alojamiento temporal. SEXTO: Que acreditado un legítimo interés o derecho de la revocante sobre la denominación CITY, el cual se funda principalmente en su marca registrada, cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión CENTRO, hacen al nombre de dominio citycentro.cl una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del revocante, en términos de impedir su confusión. SEPTIMO: Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la adición de la expresión CENTRO no logrará distinguir adecuadamente las actividades del demandado de las marcas y nombres de dominio de la revocante, pues dicha expresión alude al lugar donde se ofrecen o concentran los servicios. Por lo anterior, un usuario promedio de la red Internet podría considerar que el nombre de dominio disputado citycentro.cl corresponde a un sitio web de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. o autorizado por ella, máxime si el demandado ofrece los mismos servicios. OCTAVO: Que el titular del dominio no contestó la demanda dentro de plazo ni acompañó pruebas tendientes a acreditar su interés sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte demandante. Si bien todo lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden al suscrito establecer su interés sobre el nombre de dominio y contrastarlo con el legítimo interés que ha acreditado la revocante. NOVENO: Que atendido lo expuesto y por razones de certeza jurídica, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado un legítimo interés sobre el signo CITY en relación a servicios hoteleros y relacionados y el sustento de su 4

protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia. DECIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio de este árbitro deben primar en este caso en particular. DECIMO PRIMERO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. DECIMO SEGUNDO: Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida. Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Que se acoge la demanda de revocación deducida por Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. en contra de don Negib Sleman. 2.- Que se asigna el nombre de dominio citycentro.cl a Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. Yair Riquelme Belmar C.I. N 15.340.185-3 María Jesús Eskenazi Aguirre C.I. N 17.083.383-K 5