Carmen Paz Álvarez Enríquez Sentencia definitiva Arbitraje por nombre de dominio liderhipermercados.cl Titular: MERCADO Revocante: WALMART CHILE S.A. Tipo de revocación: Temprana Rol N 18840 Santiago, 7 de noviembre de 2017. Carmen Paz Alvarez Enriquez Digitally signed by Carmen Paz Alvarez Enriquez DN: c=cl, st=metropolitana DE SANTIAGO, l=santiago, o=carmen Paz Alvarez Enriquez, ou=*, cn=carmen Paz Alvarez Enriquez, email=cpalvareze@gmail.com Date: 2017.11.07 09:35:45-03'00' VISTOS: PRIMERO: Que, con fecha 25 de agosto de 2017 se creó el expediente por el arbitraje electrónico relativo al nombre de dominio liderhipermercados.cl inscrito por MERCADO, y cuyo revocante es WALMART CHILE S.A., representada por doña Alejandra González Correa, ambos domiciliados para estos efectos en calle Alcántara Nº 200, oficina 402, comuna de Las Condes, Santiago; SEGUNDO: Que, habiéndose abierto la etapa de tachas, éstas se presentaron en tiempo y forma por ambas partes; TERCERO: Que, mediante oficio Nº 201709201534-18840 de fecha 20 de septiembre de 2017, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro para resolver el conflicto suscitado por la presentación de la solicitud de revocación del nombre de dominio liderhipermercados.cl ;
CUARTO: Que, con fecha 20 de septiembre de 2017 la suscrita aceptó el nombramiento como árbitro y juró desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible; QUINTO: Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de esta jueza árbitro en el período señalado, el que de acuerdo al sistema de NIC Chile finalizó con fecha 26 de septiembre de 2017; SEXTO: Que con fecha 2 de octubre de 2017 se efectuó la consignación de los honorarios arbitrales por parte de WALMART CHILE S.A., la que realizó en tiempo y forma; SÉPTIMO: Que, por escrito de fecha 18 de octubre de 2017 WALMART CHILE S.A. presentó demanda de revocación de nombre de dominio, en los siguientes términos: ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO Que la empresa WALMART CHILE S.A. corresponde a la filial en Chile de la famosa empresa estadounidense WAL-MART STORES, INC., la cadena supermercadista y de retail más grande del mundo, con sede en la ciudad de Bentonville, Arkansas, Estados Unidos. Añade que WALMART CHILE S.A. corresponde al sucesor legal de la empresa chilena DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D&S S.A., presente en el retail chileno por más de 70 años, junto a con su marca insignia que identifica al supermercado LIDER. Que WALMART CHILE S.A. es uno de los principales actores en la actividad comercial de las ventas al por menor o "retail" en Chile, con presencia principal en el negocio de los supermercados (LIDER, EXPRESS DE LIDER, LIDER.CL, EKONO, SUPERBODEGA A CUENTA y CENTRAL MAYORISTA), y servicios financieros (LIDER MASTERCARD). Que en 1995 abrió en la ciudad de Santiago de Chile el primero de un gran número de supermercados bajo la marca comercial LIDER, los cuales se destacan por tener gran variedad de productos y constantes promociones, packs de productos, e importantes descuentos en comparación con otras empresas del rubro. Que ha protegido docenas de nombre de dominio, a saber: lider.cl, liderapp.cl, liderchile.cl, liderdomicilio.cl, liderexperiencia.cl, liderexpress.cl, lideronline.cl, lidervecino.cl, liderviajes.cl, 2
liderwalmart.cl, supermercadolider.cl, además de los nombres de dominio hiperlider.cl, hipermercadolider.cl, hipermercadoslider.cl Que además ha registrado 557 marcas comerciales para proteger los productos y servicios prestados bajo dicha denominación, entre las que destaca a modo meramente ejemplar, las siguientes: 3
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Que el nombre de dominio disputado LIDERHIPERMERCADOS.CL, corresponde al nombre del famoso supermercado LIDER, sin modificación alguna, lo que no permite distinguirla en lo absoluto de las marcas y dominios registrados. Que el solicitante ha enviado docenas de correos electrónicos ofreciendo la venta del dominio en cuestión, a fin de finalizar el litigio pendiente, lo cual es un claro indicio que se está frente a un mero pirata de nombres de dominio, que busca obtener un beneficio económico Que llama la atención que el señor Mercado haya discurrido un nombre de dominio virtualmente idéntico al nombre de dominio y a la famosa marca comercial del Revocante, pues existen, literalmente, infinitas posibilidades de crear un nombre diferente. Que en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el nombre de dominio en definitiva, con costas. OCTAVO: Que, WALMART CHILE S.A. presentó los siguientes documentos con citación: A) Listado de 539 marcas registradas que utilizan la palabra o denominación LIDER, las que se encuentran vigentes. B) Impresiones de la página web www.lider.cl. C) Impresiones de la búsqueda efectuada en google.cl, respecto de la palabra HIPERMERCADOS LIDER. D) Copia de 2 correos electrónicos, presumiblemente del demandado, por los cuales se ofrece a la venta el dominio discutido en autos, en $600.000. E) Copia de poderes. NOVENO: Que, mediante resolución de fecha 22 de octubre de 2017 se confirió traslado de la presentación de la revocante al Titular MERCADO el cual fue evacuado en rebeldía; DÉCIMO: Que, con fecha 2 de noviembre de 2017 se citó a las partes a oír sentencia; CONSIDERANDO: UNDÉCIMO: Que, el presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro 6
de Nombres del Dominio.CL, el cual dispone que Los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia, disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales; DUODÉCIMO: Que, asimismo el presente conflicto de revocación de nombre de dominio se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el cual señala que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. En este caso se ha ejercido la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, estando en presencia de una revocación temprana, por lo cual son aplicables los artículos 11, párrafo 3º y 19 de la de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. De esta manera, la revocación temprana se basa en un interés preferente que la revocante podrá invocar; DÉCIMO TERCERO: Que, la totalidad de la prueba documental referenciada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio; DÉCIMO CUARTO: Que, el objeto del presente juicio arbitral consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho o interés preferente al nombre de dominio en disputa. Asimismo, para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión y la naturaleza de la expresión en conflicto; 7
DÉCIMO QUINTO: Que, el titular, la parte de MERCADO no presentó argumentos ni pruebas respecto a su mejor derecho. De acuerdo al artículo 16 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL sobre efectos de la inactividad procesal, el silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra; DÉCIMO SEXTO: Que, uno de los objetivos de los nombres de dominio consiste en identificar un determinado producto, servicio o cualquier tipo de organización en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos; DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el interés preferente señalado en el artículo 19 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL no se encuentra definido en dicho cuerpo legal ni en ningún otro cuerpo legal o reglamentario de NIC Chile, por lo cual se deben tener presente los elementos de hecho y derecho en cada caso que demuestren que alguna de las partes tiene una preeminencia o ventaja respecto del nombre de dominio en litigio; DÉCIMO OCTAVO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, será de responsabilidad exclusiva del Titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta manera, se debe analizar si el nombre de dominio registrado cumple con los requisitos y condiciones establecidos en este artículo; DÉCIMO NOVENO: Que, el nombre de dominio en litigio se compone de los signos LIDER e HIPERMERCADOS. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), la palabra hipermercado tiene el siguiente significado: Gran supermercado, localizado generalmente en la 8
periferia de las grandes ciudades, que trata de atraer a gran número de clientes con precios relativamente bajos. VIGÉSIMO: Que, el Revocante es titular de derechos adquiridos en Chile ya que de acuerdo a la prueba acompañada en autos, ha registrado la marca comercial LIDER para distinguir distintas clases de productos y servicios, incluyendo el registro Nº 883.107 que distingue, entre otros, servicios de venta y comercializacion de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle en la clase 35; VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a la prueba aportada, el Revocante ocupa y publicita la marca LIDER en la página web www.lider.cl para distinguir precisamente un supermercado, hipermercado o un lugar en que se venden toda clase de productos, siendo un hecho público y notorio que esta marca es conocida por el común de las personas que tienen una cultura media. Por otra parte, no existe constancia en autos respecto al uso que el Titular pretende darle al nombre de dominio en litigio; VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa liderhipermercados.cl es cuasi-idéntico a la marca registrada por el Revocante, la cual distingue, entre otros, servicios de venta y comercializacion de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle en la clase 35. La referida cuasi-identidad podría inducir a confusión a los usuarios de Internet ya que la marca LIDER del Revocante ha sido registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio en litigio, siendo actualmente usada, por lo tanto el Revocante tiene derechos preexistentes. A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien los nombres de dominio son distintos al concepto de marca, ambas categorías tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado; VIGÉSIMO TERCERO: Que, el inciso 3º del artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República señala que Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el 9
tiempo que establezca la ley y el artículo 19 bis D de la ley Nº 19.039 de propiedad industrial señala que La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión ; VIGÉSIMO CUARTO: Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se entiende que una marca comercial es un derecho de propiedad industrial que cuenta con protección legal y constitucional y que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en operaciones comerciales, lo que incluye Internet y su uso como nombre de dominio, por lo tanto no puede ser infringida ésta por su inscripción como nombre de dominio por una persona distinta de su titular ya que habría una perturbación, afectación o perjuicio a un derecho adquirido con anterioridad. A mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este sentenciador se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el registro y uso de una marca para un signo idéntico, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre esta materia; VIGÉSIMO QUINTO: Que, cabe recordar que una de las funciones de una marca comercial es la de ser indicadora de la procedencia empresarial y que consiste en poner de manifiesto ante el público que los productos o servicios que reivindican la marca proceden de una determinada empresa, función que no se cumpliría si el nombre de dominio en litigio se asignara al Titular, el que como ya se ha señalado, no ha aportado argumentos respecto al uso que desea darle al nombre de dominio en litigio; 10
VIGÉSIMO SEXTO: Que, a juicio de este sentenciador, atendido lo expuesto, no sólo el Revocante tiene un interés preferente sobre el dominio en litigio sino que, además, su actual asignación a nombre del Titular tiene la aptitud objetiva de causar confusión entre los usuarios de internet y potencialmente crear en ellos la falsa impresión de que el sitio que pueda ser levantado estaría relacionado al Revocante, lo que puede causar perjuicios tanto a los usuarios de Internet como al Revocante; VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por otro lado, si bien hay otros principios y derechos que deben tenerse a la vista a la hora de resolver un conflicto por nombres de dominio, como el principio del first come, first served, a juicio de este sentenciador la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero, en atención a la circunstancias ya explicadas, debe primar en este caso en particular; VIGÉSIMO OCTAVO: Que en relación a las costas solicitadas por la revocante, el artículo 12 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL señala que Los honorarios arbitrales serán de cargo del o los revocantes, según corresponda, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre las costas del arbitraje. VIGÉSIMO NOVENO: Que de acuerdo a lo indicado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución. ; TRIGÉSIMO: Que conforme al mérito de autos, si bien se han acompañado en autos copias de correos electrónicos, no se ha acreditado que éstos estén relacionados con MERCADO, por lo que no hay pruebas que el Titular haya actuado de mala fe y quien sostiene lo contrario debe acreditarlo, y no existe tal prueba en autos. En este sentido, la buena fe es un principio de aplicación general en nuestra legislación, entendiendo por ella conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por 11
medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio, principio que además por disposición expresa del artículo 707 del Código Civil se presume, no existiendo prueba en contrario; TRIGÉSIMO PRIMERO: Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que corresponde acoger la pretensión del Revocante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes; Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, de NIC Chile, RESUELVO: 1) Que se acoge la demanda de revocación temprana deducida por la parte de WALMART CHILE S.A. en contra de MERCADO. 2) Se revoca la asignación del nombre de dominio liderhipermercados.cl en el actual Titular y se asigna el nombre de dominio liderhipermercados.cl a favor de WALMART CHILE S.A. 3) Sin costas. La presente resolución es autorizada por las testigos doña Denisse Patricia Pérez Fierro, cédula nacional de identidad Nº 13.877.802-9 y doña Mónica Luisa Toledo Escobedo, cédula nacional de identidad Nº 7.469.662-7, ambas domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 709, comuna de Las Condes, Santiago. 12
Carmen Paz Álvarez Denisse Patricia Pérez Fierro Mónica Toledo Escobedo 13.877.802-9 7.469.662-7 13