Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. Apartado 1d

Transcripción

1 INFORME Borrador Anteproyecto de Ley de Patentes Octubre 2013 En respuesta a la solicitud de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se hacen llegar a continuación, las aportaciones del Comité Ejecutivo de I+D al articulado del borrador del texto del Anteproyecto de Ley de Patentes: Artículo 4. Invenciones patentables. Apartado 3 No parece adecuado mezclar dos conceptos diferentes: Materia biológica y procedimiento MICRObiológico (materia MICRObiológica, NO definida). Es decir, no aclara que se entiende por materia microbiológica. Habla primero de materia biológica y luego microbiológica. Se propone incluir, en la ley o el reglamento, la definición de la EPO (R.26(6) y decisión T356/93: The term "microorganism" includes bacteria and other generally unicellular organisms with dimensions beneath the limits of vision which can be propagated and manipulated in a laboratory (see T 356/93), including plasmids and viruses and unicellular fungi (including yeasts), algae, protozoa and, moreover, human, animal and plant cells. Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad. Apartado 1d En el redactado... que supongan para estos sufrimientos sin utilidad práctica o veterinaria sustancial puede entenderse que se ha cometido un error tipográfico, teniendo en cuenta que el redactado de la Ley de patentes 11/1986 es... que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial, siendo éste último redactado conforme a la Rule 28 EPC. Artículo 6. Novedad. Apartado 3 Según el presente redactado, se consideran estado de la técnica aquellas solicitudes de patente europeas o PCT presentadas anteriormente y que se publiquen posteriormente en español. En contraposición al artículo 153(3) EPC, donde las solicitudes PCT son estado de la técnica en caso que entren la fase regional europea, el presente redactado permite que sean estado de la técnica aquellas solicitudes regionales que, aún designando a España, no entren en fase nacional en este país. Si bien para una solicitud europea, el requisito de que se publique en español invariablemente conllevaría la validación de esta patente, en la solicitud PCT esto no se da, y se podría producir el caso de solicitudes PCT publicadas en español y que, aun no entrando en fase nacional en España, constituyan estado de la técnica y por tanto imposibiliten la concesión de patentes con efecto en España. Se sugiere limitar el estado de la técnica a las solicitudes de patente regionales que entren en fase nacional en España, o que se validen.

2 Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad. Apartado 1 Hace referencia al artículo anterior (artículo 12), que se refiere a patentes concedidas. Debido a que es posible conceder licencias de solicitudes de patentes, se debería hacer referencia también al artículo 11, para no dar un trato diferente en caso que la licencia sea de una patente o una solicitud de patente que cambie de titularidad. Lo mismo aplica a los apartados 2 y 3 de este artículo, donde se menciona únicamente patente y no también solicitud de patente. Artículo 13. Apartado 2 Permite continuar la explotación de la patente al titular original como a licenciantes. Aun cuando el apartado 3 lo limita a casos donde no se actúe de mala fe, esto perjudica al titular verdadero de la patente, que siendo el originador de la invención debe permitir la explotación de terceros sin compensación (incluso sin compensación económica de un licenciatario que ya estaba dispuesto presumiblemente a compensar al titular inicial). Parecería razonable que la posibilidad de explotación fuera a través de una licencia. Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal docente e investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación En su encabezado, menciona invenciones realizadas por el personal docente e investigador, aunque en los siguientes apartados del mismo artículo se refiere solamente a personal investigador. Esta segunda denominación parece más acertada, ya que el concepto de personal investigador, tal como viene definido en la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Art 13), va más allá del personal PDI (personal docente e investigador), y puede incluir otros colectivos. Es por ello que se considera más adecuado un redactado del Artículo 21 que sólo mencionara personal investigador ( Invenciones realizadas por personal investigador de la Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación ). Artículo 21. Apartado 2 No queda reflejado cuáles serán las consecuencias en caso de incumplimiento, o si debe entenderse que recibiría el mismo tratamiento que se dicta en el artículo 18.1 Artículo. 21. Apartado 5 Establece que los Estatutos de la Universidad serán los que determinarán las Modalidades y cuantía de la participación de los profesores y del resto del personal

3 investigador en los beneficios que se obtenga Por la complejidad de esta fórmula, se propone que dichas cuestiones sean determinadas por el Consejo de Gobierno. Artículo 23. Requisitos de la Solicitud. Apartado 1. Para facilitar la solicitud de títulos de patente podría eliminarse la utilización del modelo oficial, equiparando así la ley al CEP o tal vez introducir un plazo para aportar la documentación en formato normalizado. Artículo 23. Apartado 5. Pago de tasa por realización del IET al inicio del procedimiento: Esta medida puede desincentivar la solicitud de patentes. Los organismos de investigación públicos que no son universidades públicas lo consideran perjudicial. Por otro lado, aunque las Universidades Públicas no pagan tasas cuando no existen cotitulares con otra naturaleza (empresas u otros OPIs), sí tienen que abonarlas en aquellos casos en los que la patente tenga titularidad compartida. Además, no queda claro en la ley si la solicitud sin pago de tasas (en particular la de realización del IET) genera prioridad o qué fecha se asignaría en caso de pago tardío previo requerimiento Es decir, se genera la duda de si en el caso de que no se pague el IET en el momento de la solicitud, la OEPM dará al solicitante copia certificada de la solicitud, a efectos de disponer de una fecha de prioridad (como sí sucede en la Oficina Europea de Patentes). Esta situación podría ser deseable para aquellos solicitantes que desean tener un documento de prioridad y posponer el esfuerzo económico a la fase internacional, equiparando así la práctica de la OEPM con la de la EPO. Artículo 24. Fecha de Presentación. Apartado 3 La presentación por oficina de correos no está limitada a ningún país o servicio postal. Para mayor seguridad en fechas de solicitud presentadas por correo postal, tal vez sería conveniente limitar esta opción a oficinas de correos nacionales. En este sentido, aunque no para las solicitudes de patente presentadas en sobre abierto sino para la recepción tardía de documentos, la EPO limita a ciertos servicios postales esta opción de recepción tardía de documentos Rule 133(1)EPC, OJ2007SE, 3, I1. Artículo 27. Descripción de la Invención En el apartado 2.c se menciona que en la solicitud de depósito debe indicarse el nombre de la institución y el número de depósito. Este artículo es más restrictivo que el correspondiente del EPC, en el que se permite aportar esta información posteriormente a la solicitud Rule 31(1) (c) (d), R31(2) EPC. Se sugiere que la legislación nacional, a través de este artículo, contemple unas condiciones iguales a las del trámite de las solicitudes de patente europeas. Artículo 30. Prioridad. Apartado 1

4 Aunque hace referencia a las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París, y por tanto se podría entender que incluye el Artículo 4C (4) del Convenio de París, este punto (que menciona las condiciones para que subsiguientes solicitudes pueden ser consideras como primera solicitud) es de gran importancia y por lo tanto para mayor seguridad jurídica se sugiere introducirlo en el redactado de la presente ley, y no dejarlo como referencia al Convenio de París. Artículo 31. Reivindicación de la prioridad. Apartado 5 Se desprende del mismo que se podrá reivindicar prioridad de una solicitud anterior si ésta última revela de manera clara y precisa los elementos sobre los que se desea reivindicar prioridad. Esta redacción no es exactamente igual que el concepto de same invention sobre el que se basa la posibilidad de revindicar prioridad en la EPO, según Artículo 87(1) EPC y G2/98. Para mayor homología con el procedimiento europeo, se siguiere que el redactado haga referencia a que se pueda reivindicar una prioridad de una solicitud anterior si se trata de la misma invención, descrita o no en las reivindicaciones de la primera solicitud y sin que los elementos estén descritos de forma precisa en la misma. Artículo 36. Emisión del informe sobre el Estado de la técnica y de la opinión escrita La realización inmediata del IET puede ser perjudicial ya que no cubrirá gran parte del estado de la técnica reciente descrito en patentes aún no publicadas. Pensamos que el IET debería realizarse de forma inmediata sólo bajo petición o bien tras el pago de las tasas (siempre que se elimine la obligatoriedad de su pago en el momento de la solicitud), permitiendo al titular una mejor gestión de los tiempos de concesión en función de sus intereses estratégicos (tal y como ocurre con la publicación. Art. 37. Tampoco se expresa la necesidad de dar traslado al solicitante antes de la publicación del IET, que salvo que lo pida el solicitante expresamente está prevista que se produzca a los 18 meses desde la fecha de presentación. Sí podría limitarse este tiempo para solicitar IET para que estuviese disponible siempre antes de finalizar el año de prioridad. En esa línea, sería conveniente para el solicitante que se le diese traslado del IET lo antes posible, aunque no esté publicada la solicitud, a ser posible dentro del plazo de 12 meses desde la solicitud. De este modo, podría servir para decidir si se presenta o no el PCT. Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe. Apartado 4 Se detecta una errata en la expresión final. Donde dice si ésta hubiera ya publicada, debería decir si ésta hubiera sido ya publicada. Artículo 39. Petición de examen En el apartado 3 se menciona que se pueden modificar las reivindicaciones junto con la presentación de la solicitud de examen. No se menciona que se pueda modificar la descripción, y en posteriores parágrafos (Articulo 48) tampoco parece quedar claro en qué punto se puede modificar la descripción. Se sugiere que al menos una vez en el procedimiento, y particularmente en este punto (la solicitud del examen), se pueda

5 modificar la descripción por voluntad propia además de los dibujos. Esto estaría en línea con el procedimiento europeo, en el que según la Rule 70(1) EPC se puede modificar la descripción después de la recepción del Search report. Artículo 39. Apartado 4 La petición del examen debería ser automática o poder realizarse en el momento de la solicitud. Si no es automática, será un trámite que incrementará el gasto asociado a la obtención la patente. Artículos 41 (Anuncio de la concesión y publicación de la patente) y 55 (Consulta de Expedientes Podrían interpretarse como no alineados, ya que el Artículo 41 menciona que los documentos del expediente se pondrán a disposición del público en el momento de la concesión de la patente, cuando el artículo 55 menciona que el expediente es consultable desde la publicación de la patente. Artículo 43.Oposiciones. Apartado 1 El plazo previsto para la presentación de oposiciones a patentes concedidas (tres meses) es muy corto. En la Oficina Europea de Patentes se da un plazo de nueve meses. Este plazo no presenta además posibilidad de restablecimiento de derechos según lo previsto en el Art. 53 del borrador. Artículo 44. Recursos No se contempla la posibilidad de recurso administrativo del solicitante de una patente contra la decisión de denegación de la solicitud de patente por parte de la OEPM. En la Oficina Europea de Patentes se contempla esta posibilidad. Artículo 52. Retirada de la solicitud. Apartado 2 Aunque reglamentariamente se establezcan las condiciones por la que se inscriban las licencias en el Registro (Artículo 86(2) del presente anteproyecto), el presente redactado del Artículo 52.2 impide abandonar unilateralmente una patente en casos que esté inscrita una licencia, lo que puede suponer un perjuicio para el titular de la patente en algunos casos, por ejemplo cuando esta licencia ya se haya resuelto. Reglamentariamente se deberían resolver estos posibles conflictos. Artículo 53. Restablecimiento de derechos. Apartado 2 Las tres primeras frases de este artículo parecen encerrar cierta contradicción de términos. Por un lado se indica: La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses contado a partir del cese del impedimento. Más adelante se indica: La

6 petición de restablecimiento solo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. Debería darse una indicación clara, posiblemente el del año a partir de la expiración del plazo no observado. Artículo 55. Consulta de expedientes. Apartado 3 En lo relativo a la consulta de expedientes, se deduce del punto 3 que cualquier persona podrá consultar el expediente de una solicitud antes de publicarse si se dan los supuestos de solicitud divisionaria o cambio de modalidad, lo cual va en contra del principio general de la tramitación no pública hasta el momento de la publicación. Artículo 57. Obligación de facilitar información a terceros. Apartado 2 No queda claro si para un producto que presente información del número de una solicitud no publicada, es posible que cualquiera pueda pedir la revisión del expediente según el Artículo Artículo 59. Contenido del derecho. Apartado 3. No queda claro qué ocurre si dicho procedimiento no es el primer procedimiento descrito para producir dicha materia biológica. No es posible que los derechos se extiendan a dicha materia biológica si sobre la misma ya existían derechos previos, por ejemplo en base a un primer procedimiento de obtención de la misma con las mismas propiedades. Artículo 61. Límites generales de los efectos de la patente. Apartado 1.b No queda claro si los actos con fines experimentales no comerciales se restringen a lo particularizado en el presente apartado Artículo 68. Extensión de la protección. Apartado 3 No queda claro qué se entiende por equivalente. En particular si la equivalencia se refiere a la forma o a la función. Artículo 79. Cotitularidad. Apartados 1 y 2b Es posible que los cotitulares pacten el reparto de beneficios con independencia de que sólo uno de ellos realice explotación de la invención. El artículo 79.2.b) habilita la explotación por cualquiera de los cotitulares, pero nuevamente no previene que exista reparto de beneficios entre los mismos, exploten todos o no.

7 Artículo 79. Apartado 3. Concesión de licencias para patentes en cotitularidad.- Cambia la necesidad de conformidad de todas las partes (Anterior art. 72.3) por conformidad de la mayoría según el artículo 398 del código civil. Creemos conveniente redactar este artículo con mayor claridad, teniendo en cuenta las numerosas situaciones de cotitularidad con participaciones igualitarias.. Artículo 85. Responsabilidad frente a terceros. Apartado 1 Se sugiere la eliminación del Artículo 85.1 ( Quien transmita una solicitud de o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquiriente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente ) a pesar de que el Artículo 85.2 admite la posibilidad de recuperar este gasto en determinadas circunstancias, ya que limita fuertemente la seguridad para poder transmitir licencias a terceros por parte de las universidades. Artículo 86. Inscripción en el registro de patentes Se presentan discrepancias sobre el hecho de que se deban inscribir las licencias para que tenga efectos frente a terceros. Por ejemplo, si una Universidad tiene una patente y la licencia, y un tercero infringe, la infracción es independiente del hecho de que se haya inscrito o no la licencia. Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia. No se menciona la aplicación de este artículo a patentes de uso, se entiende que porque se consideran como de procedimiento de uso. Sin embargo, consideramos que merecería una mención expresa el caso de patentes que protegen segundos o ulteriores usos terapéuticos, por la importancia de estos casos. Artículo 135. Estado de la técnica En lo referente al estado de la técnica que aplica en la determinación del criterio de novedad en modelos de utilidad, la expresión haya sido hecho accesible al público en España no resulta clarificadora respecto, por ejemplo, a las divulgaciones con código DOI (Digital Object Identifier) accesibles desde una IP de origen en España, ni en general con otras publicaciones accesibles por medios telemáticos. Tampoco precisa si debería haberse hecho público en español. Pensamos que la ley (o el posterior reglamento) debería aclarar estos aspectos..

8 Artículo 140. Motivos de oposición. Por coherencia con lo indicado respecto al Artículo 43.1, también parece demasiado corto el plazo de dos meses para la presentación de oposiciones a la concesión de modelos de utilidad. Artículo 148. Presentación de solicitudes de patente europea. Apartado 3. Se propone que no se requiera traducción al español, para no penalizar el hecho de que se presente la solicitud europea en España, frente a la presentación directa ante la Oficina Europea. Artículo 150. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada. Apartado 1 No queda claro a qué tasa se refiere cuando se habla de previo pago de la tasa correspondiente En particular no queda claro si es una tasa para la publicación por la OEPM de la solicitud de patente europea o es la tasa de validación. Los artículos y también presentan esa falta de claridad. Artículo 180. Reembolso de tasas. Se fijan reembolsos del 25% y 50%. Sugerimos que se fijen simplemente reembolsos parciales o reembolso total, ya que podría darse el caso de que lo procedente fuera un reembolso del 75%, por ejemplo. Esto aplicaría a los puntos 2 y 3. Artículo 183. Reducción de tasas En el borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes, en el artículo 183 habla sobre reducción de tasas en tres puntos; en el punto 1 se hace referencia a las reducciones aplicables a las Pymes, en el punto 2 se hace referencia a las reducciones aplicables a las presentaciones telemáticas y en el punto 3 se especifica que "No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley, o de las que, en su caso establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos" Parece que en base a este texto podría dejar de aplicarse la exención de pago de tasas para las universidades por no estar recogida explícitamente en la ley. Actualmente, en el portal de la Oficina Española de Patentes y Marcas se recoge de la siguiente forma la exención de tasas de las universidades: "En virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1 de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las Universidades Públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de utilidad, así como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes vía PCT."

9 En este sentido, se considera oportuno que en el borrador del Anteproyecto de Ley de Patentes se recoja de forma explícita para las Universidades, la exención del pago de tasas. Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada Se indica que la aplicación de dicho programa podrá condicionarse a que la solicitud no presente defectos que motiven la suspensión del expediente. Sin embargo, recientemente se aprobó precisamente que la existencia de defectos en la solicitud no determinaría la desactivación del programa de concesión acelerada si el solicitante procedía a la respuesta sin agotar los plazos establecidos (Instrucción sobre la aplicación de medidas internas para la implantación de un programa para la concesión acelerada de una patente nacional, de aplicación para aquellas solicitudes presentadas a partir del 29 de mayo de 2013), si bien no especifica dicha instrucción en qué medida no deben agotarse dichos plazos. Otros comentarios de índole general: Se sugiere que el cambio normativo incluya la exigencia de novedad mundial para todas las modalidades, incluyendo el modelo de utilidad. Se debería incluir un periodo de gracia para que los propios investigadores difundan su invención en un plazo concreto de tiempo previo a la solicitud de patente (por ejemplo un año). La disposición adicional novena, hace referencia a los seguros de litigios que, con el impulso de la OEPM, podría exigirse para poder obtener subvenciones vinculadas a la titularidad o explotación del resultado. Es un aspecto positivo en la medida en que limitaría la inseguridad jurídica que lleva aparejada el ejercicio de la titularidad de derechos de Propiedad Industrial, pero habría que evitar en lo posible el encarecimiento de la tramitación y mantenimiento de títulos por entidades jurídicas como la universidades que no pueden obtener un beneficio directo de la explotación comercial de la invención. Aparte del restablecimiento de derechos por diligencia debida, no se contemplan otras formas de restablecimiento más suaves, al estilo del further processing del EPC. Se sugiere contemplar esta posibilidad para algunos casos. No queda claro en qué consiste la tramitación preferente prevista en la Disposición adicional tercera.