DEPARTAMENTO DE ESTADO

Transcripción

1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ESTADO San Juan, Puerto Rico 30 de septiembre de 2015 Lcda. Carla Calaf Garcia PO Box , San Juan, PR ASUNTO MARCA Acción Administrativa CLASE 032 NÚMERO DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN 27 de junio de 2014 SOLICITANTE CALIDAD PASCUAL, S.A.U. A quien pueda interesar: Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información: 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios. 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud. 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico. _X 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva. 6. El registro de la marca no procede por: Existe probabilidad de confusión. _X 7. Otros: 1. Existe Probabilidad de Confusión: El oficial examinador ha determinado que existe probabilidad de confusión con la marca registrada favor de GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. en la clase internacional 032, número de Registro , a

2 El Artículo 5 A (7) de la Ley Núm. 63 del 14 de agosto de 1991, mejor conocida como la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico dispone que no se registrará ninguna marca que consista en: Una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o de lugar a engaño de los compradores. A su vez, el Artículo 5 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 223c, dispone que no se registrará una marca que consista de:... (8) Una marca que sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el Comercio en Puerto Rico. Surge de la letra de la Ley que la completa identidad entre las marcas en conflicto no es indispensable para que se deniegue el registro de la marca solicitada ya que basta que exista una probabilidad de confusión en los consumidores, en cuanto al origen, creado por unas características de semejanza o de asociación de las marcas para que se excluya la segunda. El análisis de probabilidad de confusión es el siguiente: cuando exista la posibilidad de que un comprador prudente y razonable compre un producto bajo la creencia que está comprando otro producto, hay probabilidad de confusión. La probabilidad de confusión sobre el origen de un producto no tiene que envolver productos o servicios idénticos; es suficiente que compitan entre sí o que estén relacionados en una manera que pueda implicar un origen común. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 DPR 21 (1992). (Énfasis nuestro) El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra, pág. 45, una lista no taxativa de factores a considerar para determinar la existencia de probabilidad de confusión entre dos marcas: (1) la similitud entre las marcas; (2) la similitud de los productos o servicios; (3) la fuerza de la marca o su distintivo; (4) la intención del segundo usuario al adoptar la marca; y (5) evidencia de confusión actual o real. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston ha identificado dos factores adicionales a considerar y estos son (6) la similitud entre los medios de comunicación utilizados para dar publicidad a la marca y (7) la similitud entre las clases de consumidores potenciales. I.P. Lund Trading v. Kohler, 163 F.3d 27, 43, 49 (1st Cir. 1998); Boston Athletic Association v. Sullivan, 867 F.2d 22, 24 (1st Cir. 1989); Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Wheeler, 814 F.2d 812, 820 (1st Cir. 1987). En el caso ante nuestra consideración estamos ante dos marcas muy similares cuya coexistencia es probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios. Estamos ante lo que precisamente el citado Artículo 5 de la Ley de Marcas describe como una marca no registrable. Es decir, una marca que se usa o se usará en productos o servicios similares y/o relacionados, y que es muy similar a la marca del usuario anterior. A continuación, se provee un análisis sobre los factores establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Posadas y por el Primer Circuito para determinar si existe probabilidad de confusión en el presente caso.

3 SIMILITUD DE LAS MARCAS Al comparar las marcas con respecto al sonido, apariencia, significado o connotación y encontrar similitud en cualquiera de estos elementos el factor de semejanza o similitud de las marcas, pesa a favor de la probabilidad de confusión entre éstas. En este caso la marca es similar a la marca registrada porque contiene palabras iguales o similares, y crea una impresión comercial similar. Para determinar probabilidad de confusión, es necesario que exista una similitud de las marcas aunque este factor, por sí solo, no ocasione dicha confusión. El grado de similitud entre las marcas se determina comparando ambas marcas en su totalidad. Las marcas no tienen que ser idénticas para que se constituya una violación a la Ley de Marcas. Es suficiente que la parte sustancial o dominante de la marca sea copiada o imitada. En el presente caso, el elemento dominante de estas marcas es los términos VIVE SOY y el dibujo de la hoja que se desprende de la letra Y, lo que hace que estas marcas sean sustancialmente similares. Al hacer el análisis de probabilidad de confusión, el oficial examinador tiene que resolver cualquier duda a favor del primer usuario o titular registral, en este caso GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. y en contra del segundo usuario, en este caso CALIDAD PASCUAL, S.A.U. In re Hyper Shoppes (Ohio), Inc., 837 F.2d 463, 6 USPQ2d 1025 (Fed. Cir. 1988). Cuando se compara la marca en proceso de calificación con la marca registrada, las similitudes de éstas son de mayor importancia que sus diferencias. Esso Standard Oil Co. v. Sun Oil Co., 229 F.2d 37, 108 USPQ 161 (D.C.Cir.), cert. denegado, 351 U.S. 973 (1956) (Traducción nuestra). Similitud en sonido o pronunciación es, de por sí, suficiente para encontrar probabilidad de confusión entre dos marcas. Moleneaar, Inc. v. Happy Toys, Inc., 188 USPQ 469 (TTAB 1975); In re Creco Mfg. Co., 138 USPQ 401 (TTAB 1963). Alguna pequeña diferencia en el sonido o pronunciación de marcas similares no evita la probabilidad de confusión. En In re Energy Telecommunications & Electrical Association, 222 USPQ 350 (TTAB 1983), se determinó que había probabilidad de confusión entre ENTELEC para servicios de telecomunicaciones y energía e INTELECT para exposiciones en la industria eléctrica. En el caso ante nuestra consideración, es probable que las personas que conocen la marca para zumos de fruta cuando vean los productos o servicios bajo la marca en proceso de calificación Zumos de frutas a base de soja; Bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche pudieran pensar que provienen del mismo origen de GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. Éste es precisamente el tipo de confusión que el derecho marcario busca evitar. SIMILITUD DE BIENES O SERVICIOS Con relación a la probabilidad de confusión creada por la similitud de los bienes o servicios prestados, en Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 DPR 21 (1992) el Tribunal Supremo señaló que mientras más cercana sea la similitud entre dos (2) productos o servicios más probabilidad existe de que se cree confusión. Además de la semejanza en productos o servicios, hay que tener presente la proximidad del mercado y territorio a que van dirigidos. No se requiere que el servicio o su mercado sean idénticos, pero

4 sí, que sean lo suficientemente similares que sea probable que cause confusión en la mente del consumidor en cuanto a que ambos tienen un origen o una afiliación común. En el caso ante nuestra consideración, según se desprende de la solicitud de registro, el Solicitante ofrece Zumos de frutas a base de soja; Bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche. Por otro lado, la marca registrada se usa para identificar zumos de fruta. En consecuencia, la coexistencia de ambas marcas en el comercio de Puerto Rico es probable que cause confusión en la mente del consumidor. EXISTENCIA DE CONFUSIÓN ACTUAL O REAL La evidencia de confusión actual o real no es necesaria para demostrar violación al derecho marcario aunque constituiría la mejor evidencia para probar que existe una probabilidad de confusión. Amstar Corp. v. Domino's Pizza, Inc., 615 F2d 252 (1980); Helen Curtis Industries, Inc. v. Church & Swight Co., Inc., 560 F2d 1325 (1977); Sun Fun Products Inc. v. Suntan Research & Development, Inc., 656 F2d 186 (1981); American Intern. Group, Inc. v. American Intern. Bank, 926 F2d 829 (CA ). LA SIMILITUD ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE SE LE DARÁ PUBLICIDAD A LA MARCA, CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LAS CLASES DE CONSUMIDORES POTENCIALES Se entiende que muchos productos o servicios se mercadean y se venden al mismo tipo de consumidor y por tanto, la convergencia de canales de mercadeo aumenta la probabilidad de confusión. Así pues, los tribunales examinan la proximidad de los referidos canales de mercadeo uno respecto al otro y si existe competencia directa. Véase, Nutri/Systems, Inc. V. Con-Star Industries, Inc., 809 F. 2d 601, 606 (9th Cir. 1987). El mercado puertorriqueño es uno relativamente pequeño geográficamente hablando y las marcas en controversia se utilizan en productos similares dentro del mercado, por lo que es muy probable que estemos ante un mismo tipo de consumidor potencial. A esos efectos, los productos o servicios del solicitante son suficientemente relacionados a aquellos del titular registral y por tanto, es probable que exista la probabilidad de confusión en la mente del consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios si ambas entidades venden los referidos productos o servicios bajo un nombre similar. Véase, Oleg Cassini, Inc. v. Cassini Tailors, Inc., 764 F. Supp. 1104, 1111 (W.D. Tex. 1990), Boston Athletic Association, 867 F.2d 22, 30 (1989). Debido a que los consumidores, los canales de distribución y los canales de publicidad se intersecan, es probable que los consumidores puedan confundirse al pensar que los productos o servicios ofrecidos en conexión con la marca provienen del mismo origen que los ofrecidos bajo la marca registrada, por lo que su marca no tiene acceso al registro. En el caso de que el solicitante desee presentar prueba a favor del registro de la marca deberá enmendar la

5 solicitud de registro de la siguiente manera: 1. Renuncia de elementos no registrables: El Artículo 6 de la Ley Núm , mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. No obstante lo anterior, la renuncia de un componente no registrable no impedirá que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, inclusive el acceso al Registro. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Así las cosas, una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un componente no registrable. En el caso ante nuestra consideración, el solicitante sometió para registro una marca de diseño que contiene como elemento los términos Vive Soy. Según consta en la solicitud de registro el solicitante utiliza la marca en el comercio para identificar jugos y bebidas a base de soja. El término soy traducido al español es soja por lo que este término resulta descriptivo de la naturaleza y/o ingredientes de los productos para los cuales se pretende utilizar la marca en el comercio. Por tanto, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria. La sección de renuncia de la Solicitud de Registro se debe enmendar para que lea como sigue: Se renuncia a la protección exclusiva sobre SOY excepto según se utiliza en la marca de referencia." Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación. Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada. Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de Véase, Carta Circular El costo de este trámite es de $ Cualquier duda comunicarse al o kcaban@estado.pr.gov. Cordialmente, Lcda. Karen J. Cabán Núñez Oficial Examinadora Registro de Marcas y Nombres Comerciale