VISTOS: Se citó a las partes a oír sentencia con fecha8de septiembre de 2016.

Transcripción

1 TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO meerkat.cl Santiago, 13 de septiembre de dos mil dieciséis VISTOS: Que con fecha 5 de julio de 2016, se dio inicio al Procedimiento de Resolución de Controversias relativo a la revocación del dominio meerkat.cl, en conformidad al artículo 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio (RFRND.CL), con creación del expediente Rol Nº y de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en adelante La Política; Que el dominio en conflicto se encuentra inscrito a nombre de los señores NALS SPA, y los solicitantes de la revocación son los señores RENDIC HERMANOS S.A., representados por don Hernán Ríos de Marimón, ambos domiciliados para estos efectos en Cerro el Plomo 5680, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Que habiéndose abierto la etapa de tachas en conformidad a la Política, éstas no se presentaron en tiempo ni en forma. Que mediante Oficio OF N , de NIC Chile, de fecha 4 de agosto del año 2016, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto de revocación sobre el mencionado nombre de dominio; Que se aceptó el cargo de Árbitro y se juró desempañarlo fielmente con fecha 5 de agosto del año Que en mérito de lo anterior se abrió la etapa de consignación de los honorarios arbitrales los cuales fueron consignados por la parte revocante en tiempo y en forma, por lo que se abrió la etapa de presentación de la demanda. Con fecha 26 de agosto de 2016, los señores RENDIC HERMANOS S.A., presentaron en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Política, su demanda de revocación en tiempo y en forma. Que habiéndose conferido traslado al actual asignatario del dominio de la demanda interpuesta en autos por el término de diez días, éste no hizo uso de él. Se citó a las partes a oír sentencia con fecha8de septiembre de 2016.

2 Que en cuanto a las alegaciones de las partes: Que la parte revocante señores RENDIC HERMANOS S.A., fundamenta su demanda en lo siguiente: Que nació como una empresa familiar en la Cuarta Región de Chile. Que comenzó con un almacén en La Serena, hasta llegar a tener veinticuatro locales Deca y una facturación cercana a los trescientos millones de dólares al año. Señala que debido a su gran crecimiento, se fusionó con Unimarc y otros supermercados regionales, para posteriormente ser comprados por Corp Group, de donde nace SMU el año dos mil siete, transformando a la empresa en el tercer actor supermercadista o Food Retailer en Chile. Indica que es la legítima creadora, dueña y usuaria de la familia de marcas MERKAT, las que gozan de un notable prestigio.enfatiza que usa efectiva y profusamente dicha expresión en el mercado, y recalca su amplio reconocimiento y notoriedad en el mercado nacional e internacional. Explica que dicha marca corresponde a una de aquellas denominadas propias de los supermercados; es decir, las que reúnen un conjunto de diversos productos, no necesariamente relacionados entre sí, y que tienen en común un mismo origen empresarial, en este caso, el propio supermercado. Hace presente que su marca de fantasía MERKAT es, desde hace un tiempo atrás y en la actualidad, usada como una de las más importantes en la operación de los Supermercados UNIMARC. Añade que es una de las dos marcas propias que utiliza con gran aceptación del público consumidor, por lo que su protección le resulta de especial relevancia.indica quese ha preocupado de resguardar sus marcas comerciales, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ).Señala que susregistros de marca MERKAT son una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio meerkat.cl, ya que éste último resulta virtualmente idéntico y altamente confundible con su marca, con el riesgo de error y confusión que tal circunstancia implica para los usuarios de Internet.Observa que el dominio solicitado por los señores NALS SPA simplemente duplica la e inicial de la marca MERKAT, manteniéndose sin mayores alteraciones la expresión desde un punto de vista tanto gráfico, como fonético. Añade que dicho dominio inscrito no posee individualidad propia. Expresa que los consumidores y/o usuarios de internet pensarán que el nombre de dominio citado se relaciona con la marca propia de los supermercados UNIMARC, produciéndose el aprovechamiento del reconocimiento y fama ajenos que toda la legislación y normativa sobre propiedad industrial busca evitar. Indica que los señores NALS SPA nada tienen que ver con ellos y no han sido autorizados de forma alguna para utilizar su marca, mucho menos para registrarla como nombre de dominio. Hace presente que el uso o aprovechamiento por parte de un tercero de su famosa marca le causará un grave perjuicio. Destaca que la función básica de todo nombre de dominio consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, en caso de mantenerse la asignación del dominio en disputa en los señores NALS SPA, no se estaría cumpliendo. Enfatiza que las marcas famosas

3 y notorias, como MERKAT, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular. Considera que es quien se relaciona más estrechamente con el dominio en disputa. Agrega que ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes intangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos e identificados sus servicios y productos, uno de sus activos más importantes. Solicita que se tenga por interpuesta la demanda de revocación en contra de los señores NALS SPA,que se acoja a tramitación y, en definitiva, que se resuelva reasignando el nombre de dominio de autos a RENDIC HERMANOS S.A., con expresa condenación en costas. Menciona entre sus derechos marcarios, los siguientes: Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 4; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 6; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 27; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 28; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 7; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 8; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 31; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 32; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 33; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 34; Registro N , MERKAT, denominativa, servicios, clase 35; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 9; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 12; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 13; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 17; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 20; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase2; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 23; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 24; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 25; Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 26. Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio pues cuenta con registros de marca para la expresión MERKAT, virtualmente reproducida en el nombre de dominio en disputa,b) Criterio de la Notoriedad del signo inscrito como dominio toda vez que la expresión MERKAT goza de fama y notoriedad en el mercado y así es reconocida por los usuarios y consumidores; c) Creación Intelectual del signo pues ha creado el signo MERKAT.

4 En el Derecho cita las disposiciones contenidas en el texto actualizado del Reglamento de NIC Chile, en particular, el artículo 14y 20 letra a ;los artículos 6 Bis y 10 bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno;la Política de resolución de controversias por nombres de dominio.cl ; Fallo del Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la Juez Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, en conflicto sobre nombre de dominio colocolodetodos.cl, de fecha ocho de marzo de dos mil doce; Título Preliminar, letra a de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP ) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN ); El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel View son Selected UDRP Questions); la doctrina y jurisprudencia del ramo. Concluye que de acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la titularidad de sus marcas en Chile, el uso y la asociación de la marca MERKAT a sus productos y servicios, tiene un interés preferente respecto de la asignación del nombre de dominio en disputa. Como fundamento de su argumentación acompaña: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 4, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 6, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 27, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 28, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 7, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 8, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase

5 31, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 32, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 33, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 34, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, servicios, clase 35, de fecha veinte de diciembre de dos mil trece; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 9, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 12, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 13, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 17, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 20, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial consulta sobre Registro N , MERKAT, denominativa, productos, clase 22, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 23, de fecha siete de diciembre de dos mil once; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 24, de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce; Impresión obtenida de la página Web del Instituto , MERKAT, denominativa, productos, clase 26, de fecha veinte de diciembre de dos mil trece; Impresión obtenida de la página Web de NIC Chile consulta sobre dominio merkat.cl creado con fecha treinta de abril de dos mil nueve; Set de fotografías de diversos productos de la marca MERKAT ; Impresión de página de diario La Segunda online, sección Economía, en que aparece Artículo titulado La Sostenida Expansión de las Marcas Propias en Chile,

6 de fecha siete de julio de dos mil catorce; Impresión de documento titulado Estudio de Marcas Propias CERET, del Centro de Estudios de Retail de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que da cuenta del uso de la marca MERKAT, de fecha seis de mayo de dos mil catorce; Copia simple de Fallo arbitral dictado por el Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade en conflicto sobre nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia simple de Fallo arbitral dictado por la Juez Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone en conflicto sobre nombre de dominio colocolodetodos.cl, de fecha ocho de marzo de dos mil doce; Copia de poder especial conferido por los señores RENDIC HERMANOS S.A. a don Hernán Ríos de Marimón, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete. CONSIDERANDO PRIMERO: Que el presente proceso tiene por objeto la resolución del conflicto relativo a la solicitud de revocación del nombre del dominio MEERKAT.CL, pedida por los señores RENDIC HERMANOS S. A., cuyo actual asignatario es NALS SPA; SEGUNDO: Que es dable consignar que un nombre del dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que Internet ofrece; TERCERO: Un nombre del dominio, en consecuencia, comparte ciertas características de un signo distintivo pues permite, por una parte, identificar a los usuarios de internet y así distinguir una empresa de otra, o productos o servicios unos de otros y, por la otra, cumple también la función de una correcta información sobre esa empresa, productos o servicios a los usuarios en la red; CUARTO : Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de una solicitud de revocación de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, inciso primero, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.cl, que señala: Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11, de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente; QUINTO: Que el interés preferente a que alude el citado artículo 19, inciso primero, en opinión de esta sentenciadora, debe ser interpretado a la luz de las normas de carácter general contenidas en el artículo 14, de la misma Reglamentación y que establece los principios generales que deben ser respetados o cumplir por quien es asignatario de un dominio que señala: será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre ejercicio de la libertad de expresión e información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. SEXTO: Que por otra parte el artículo 21.4 de la Reglamentación pertinente

7 establece el carácter de arbitrador, de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren; SEPTIMO: Que respecto de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información - esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley Nº , sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo -, y los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción; OCTAVO: Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si la actual asignación del dominio afecta derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión; NOVENO: Que respecto de los derechos o intereses del actual asignatario consta que habiendo sido notificado válidamente no compareció durante el curso del proceso, por lo que su interés lo acredita sólo con la asignación del dominio; DECIMO SEGUNDO: Que respecto de los derechos e interés del demandante de la revocación, los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que es una empresa cuya razón social es RENDIC HERMANOS S. A., que es titular de varios registros como marca en Chile, de la expresión MERKAT, para distinguir productos de las clases 4,6,7,8,9,12,13,17,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33, y servicios de las clases 35, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 2011; Que asimismo tiene asignado en Nic Chile el dominio merkat.cl, desde el año 2009; que su marca MERKAT goza de un amplio conocimiento por parte del consumidor nacional, asociada a una marca propia del supermercado denominado UNIMARC; DECIMO TERCERO: Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, está estructurado en base a un único elemento denominativo y no consta su preexistencia; DECIMO CUARTO: Que respecto de la buena o mala fe del actual asignatario y toda vez que no se ha acreditado en autos un hecho material que acredite mala fe, de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe; DECIMO QUINTO: Que el dominio en cuestión está conformado por un elemento denominativo cuasi- idéntico a la marca MERKAT, pues sólo se le ha agregado otra vocal E, junto a la vocal E contenida en la misma marca, de manera que no logra una diferenciación adecuada pues su fonía y grafía continúa siendo muy similar; DECIMO SEXTO: Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los

8 dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios; DECIMO SEPTIMO: Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto y de las expresiones que constituyen el dominio, que de mantener la asignación del dominio, en la especie, se afectarían derechos adquiridos del solicitante de la revocación y la función de información a los usuarios de la red; DECIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora, basada en los antecedentes ya citados, estima que el solicitante de la revocación posee un interés preferente sobre el dominio MEERKAT.CL; Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de La Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL SE RESUELVE: 1.- Asígnese el dominio MEERKAT.CL al demandante de la revocación señores RENDIC HERMANOS S. A..; 2.- Elimínese el dominio de NALS SPA.; 3.- Cada parte pagará sus costas. Fírmese digitalmente la presente resolución por el Árbitro y fírmese por los Testigos, doña Andrea Tarrés Silva y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y Notifíquese a través del sistema online a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de.cl, de NIC Chile.