Rodrigo León U. Juez Árbitro Arbitrador NIC Chile

Transcripción

1 Expediente ROL n Nombre de dominio: LIPPIOUTDOOR.CL Partes Titular: MARIO LEONHARDT Revocante: LIPPI S.A. Tipo Revocación: Tardía. SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, 31 de enero de Vistos, Con fecha 23 de octubre de 2017 se crea el expediente N en el Sistema de Resolución de Controversias de Nic Chile, administrado por el Centro de Resolución de Controversias de.cl, unidad dependiente de, por revocación tardía del nombre de dominio LIPPIOUTDOOR.CL En estos autos, el revocante LIPPI S.A., es representado por FRANCYS FOIX FUENTEALBA, abogada, domiciliada en Almirante Pastene Nº 333, oficina Nº 402, comuna de Providencia, Santiago, y el titular es MARIO LEONHARDT. Con fecha 20 de noviembre de 2017, consta la designación como árbitro para resolver el conflicto por el nombre de dominio de autos en el Sistema de Resolución de conflictos por nombres de dominio. Con fecha de 24 de noviembre de 2017 se aceptó dicho cargo. Con fecha 5 de diciembre de 2017, mediante el Sistema de Resolución de conflictos por nombres de dominio, el Centro de Resolución de Controversias de.cl declaró cerrada la

2 respectiva etapa de solicitud de inhabilidad del Arbitro, sin que las partes hayan hecho valer su derecho dentro del plazo asignado respecto de este Arbitro. Con fecha 18 de diciembre de 2017 se deja constancia que este Juez Árbitro validó el pago de los honorarios arbitrales realizado por el Revocante, LIPPI S.A. Con fecha 23 de diciembre de 2017, la parte Revocante presentó su demanda de revocación, la cual se funda básicamente en las siguientes consideraciones, al señalar la revocante que: LIPPI S.A. es una empresa que comercializa prendas de vestir, calzado y accesorios de tipo outdoor 1, en el mercado nacional, de gran calidad, fama y prestigio entre los consumidores, comercializando sus producto en tiendas propias ubicadas en centros comerciales a lo largo del país, tiendas de terceros y grandes tiendas. 1 Outdoor se refiere a actividades al aire libre y productos desarrollados para dichas actividades. En el marco de sus actividades, Lippi S.A. es dueña de la marca Lippi y Lippioutdoor. Tanto la marca, como la tecnología y diseño de sus productos, constituyen un signo característico con el que se reconocen los productos Lippi en el mercado, siendo precisamente los productos de mi mandante prendas de vestir de estilo outdoor de gran calidad, fama y prestigio nacional. Dados los altísimos estándares de calidad y la historia de los productos que fabrica mi mandante, sus productos constituyen un verdadero sello de garantía y calidad para el consumidor. Lippi S.A. ha desarrollado una serie de productos para el mercado de prendas de vestir outdoor, entre ellas chaquetas softshell, chaquetas de polar, parkas y otras prendas de vestir, y una completa línea de calzado outdoor, cuyos diseños exclusivos son de gran calidad, desarrollados por diseñadores y deportistas especializados, con diversa tecnología incorporada en sus telas y componentes, gozando de prestigio a nivel nacional. Mi representada y demandante es titular de los siguientes registros marcarios para la marca LIPPIOUTDOOR:

3 Industrial con el número para distinguir en la clase 25. Industrial con el número para distinguir en la clase 28. Industrial con el número para distinguir en la clase 35. dad Industrial con el número para distinguir en la clase 41. Adicionalmente, ha de tenerse presente que el nombre de Lippi S.A. se encuentra protegido con la marca comercial: el número para distinguir en la clase 24. el número para distinguir en la clase 28. Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 35. el número para distinguir en la clase 3. en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 9. ente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 16. el número para distinguir en la clase LIPPI, válidamente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 20. el número para distinguir en la clase 22. el número para distinguir en la clase 25, además se encuentra pendiente una solicitud , para que viene a incluir un mayor detalle de la clase en cuestión.

4 el número para distinguir en las clase 9, 25 y 28. Asimismo, mi representada es titular de los siguientes nombres de dominio: - LIPPIOUTDOOR.COM - LIPPI.CL Dicho todo lo anterior, y debido a la identidad que existe entre el dominio en disputa y las marcas y dominios de mi representada, no cabe duda que el primero será asociado a la sociedad que represento. Luego, no asignar a mi mandante el dominio LIPPIOUTDOOR.CL y mantener el mismo a nombre del demandado, no hará más que desvirtuar uno de los propósitos de los nombres de dominio, el cual consiste en identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. 2. INSCRIPCIÓN ABUSIVA DEL DOMINIO DE AUTOS. Pues bien dada la notoriedad y posicionamiento en el mercado que gozan las marcas de mi mandante, podemos sostener fundadamente que la inscripción del dominio en disputa es abusiva, pues concurren en la especie tres causales copulativas exigidas en el artículo 20 de la Reglamentación de nic.cl a saber: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, 4

5 c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. Primer requisito: Identidad y/o semejanzas determinantes entre el dominio en disputa y las marcas y dominios de mi mandante. Tal como puede observarse de la simple comparación de los signos de mi mandante y nombre de dominio en conflicto, existe identidad entre estos, lo que impide una coexistencia pacífica en el mercado: LIPPIOUTDOOR.CL Dominio impugnado LIPPIOUTDOOR Marca registrada de la demandante LIPPI Marca registrada de la demandante LIPPI.CL Dominio inscrito por la demandante En efecto, el nombre de dominio impugnado es idéntico a la marca de mi mandante, el donde el TLD.CL no constituye un elemento distintivo o diferenciador del núcleo de colisión entre los signos en litigio. El actual titular del dominio de autos, ha reproducido en el mismo orden y secuencia la marca de mi mandante. Además lo anterior inevitablemente inducirá al riesgo de error o confusión del público consumidor y usuarios de internet, respecto del verdadero origen empresarial de los productos, servicios o información que se pudiere comercializar o publicitar con el nombre de dominio impugnado. En consecuencia, mantener el dominio LIPPIOUTDOOR.CL a nombre del actual titular no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual, es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino principalmente a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos. Lo anterior es confirmado por la información del dominio en disputa, pues sus titulares hacen directa alusión a la marca de mi mandante mediante enlace que redirecciona a la página LIPPIOUTDOOR.COM, de dominio de mi representada. Así

6 las cosas, se induce a pensar que el dominio en disputa tiene alguna relación con mi mandante. Segundo requisito: Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. En segundo lugar, el actual titular del dominio en disputa carece de derechos y de intereses legítimos sobre el dominio en disputa. El registro del nombre de dominio ha sido con el claro objeto de obtener un provecho económico, y no porque tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y sin autorización de mi representada. El demandado carece de todo derecho sobre algún signo o denominación que diga relación con el concepto LIPPIOUTDOOR, pues nadie más que mi representada detenta tales derechos, bajo la categoría jurídica de marca comercial. Luego, el actual titular del dominio en disputa carece de derechos y dominio legítimos sobre el dominio en disputa. fe. Tercer requisito: Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala Respecto de este último requisito, resulta de toda evidencia que el asignatario del nombre del dominio usa de mala fe el dominio impugnado, lo que a su vez demuetsra que dicho dominio fue inscrito también de mala fe. En efecto, al ingresar al sitio web se advierte inmediatamente que en la primera página se ofrece la opción de comprar el dominio, según da cuenta documento que acompaño en el otrosí de esta presentación. A mayor abundamiento, al ingresar al sitio web mediante el nombre de dominio en disputa, se despliegan opciones con enlaces relacionados, tales como: Lippi,

7 Tienda ropa online, Zapatillas outdoor, Ropa outlet, Catálogos de ropa online, Tienda de ropa para caballeros, Ropa de marca para hombre, Venta online ropa mujer, y Ropa mujer barata ; y todas éstas se redireccionan al dominio de mi representada LIPPIOUTDOOR.COM. La Reglamentación de señala en su artículo 20 que La concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado: a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Ambas causales están acreditadas en la especie, pues la actuación del demandado constituye supuestos explícitos y tipificados de mala fe en la Reglamentación de NIC Chile. En efecto, como se ha dicho, el asignatario del nombre del dominio LIPPIOUTDOOR.CL, ofrece la venta del mismo dominio en la página principal, según da cuenta documento que acompaño en el otrosí de esta presentación. Así las cosas, queda de manifiesto que el objetivo del registro del nombre de dominio tenía también aparejada la obtención de un provecho económico. b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta;

8 El asignatario del dominio en disputa, lo inscribió sin tener ningún derecho o interés legítimo, sino sólo con el objeto de impedir al titular de la marca homónima, mi representada, reflejar su marca como nombre de dominio. Lo anterior, se verifica en el hecho que al ingresar al sitio web al que se dirige mediante el dominio impugnado, se muestra un listado de enlaces relacionados, que al hacer clic se muestra el sitio web del dominio LIPPIOUTDOOR.COM, del cual es titular mi representada. El hecho que mi representada sea titular del nombre de dominio LIPPIOUTDOOR.COM y que lo utilice en Internet asociado al sitio web demuestra el interés de mi representada en posicionar su marca en la Web, y a la vez, el impedimento y barrera que está realizando el demandado contra mi mandante. En un otrosí se acompaña un ejemplar impreso de parte del sitio web de mi representada y un ejemplar con la información WHOIS del dominio LIPPIOUTDOOR.COM, que demuestra la titularidad de mi representada sobre dicho dominio. 3. CONCLUSIÓN En virtud de lo expuesto en el presente libelo y de los argumentos señalados, el dominio en disputa debe ser revocado y asignado a mi representado, pues se cumplen ampliamente los tres requisitos o condiciones contenidos en la Reglamentación de para declarar abusiva una inscripción de nombre de dominio. Mantener la titularidad de la asignación del dominio LIPPIOUTDOOR.CL al actual titular, constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile. Que la parte del revocante acompañó a la demanda la siguiente prueba documental: 1) Poder del representante de la demandante Lippi S.A.

9 2) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 24. 3) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 28. 4) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 35. 5) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 3. 6) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 9. 7) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 16. 8) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 18. 9) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 20.

10 10) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPI, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en las clases 9, 25 y ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPIOUTDOOR, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPIOUTDOOR, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPIOUTDOOR, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de LIPPIOUTDOOR, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase ) Ejemplar del contenido de la página web a la que se accede mediante la dirección certificado ante notario, en donde consta la oferta de venta del nombre de dominio impugnado LIPPIOUTDOOR.CL. 18) Ejemplar impreso de parte del sitio web

11 19) Ejemplar con la información WHOIS del dominio LIPPIOUTDOOR.COM Con fecha 27 de diciembre de 2017 se tuvo por presentada la demanda dentro de plazo por y acompañados los documentos con citación, cerrándose la etapa de demanda en el Sistema sin que la parte demanda haya hecho uso de la citación conferida. Con fecha 27 de diciembre de 2017 se dio inicio a la etapa de contestación de demanda. Con fecha 8 de enero de 2018 se tuvo por contestada en rebeldía la demanda. Con fecha 10 de enero de 2018 se citó a la partes a oír sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO: Que conforme señala el Artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, titulado Solución de Controversias, Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que añade la misma disposición que Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que a su vez se establece que las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. Que respecto al Árbitro se señala que tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que a su vez, el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, señala que Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,

12 como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito. TERCERO: Que a su vez, el artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL: Si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. La concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado: a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; o, b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; o,

13 c. Que se haya inscrito el nombre de dominio o se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; o, d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. CUARTO: Que al tratarse estos autos de un procedimiento de revocación tardía, el artículo 20 antes citado señala las condiciones necesarias que deben operar a efectos de otorgar o no la revocación tardía o por mala fe, del nombre de dominio: a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, Que en estos autos se ha acreditado la coincidencia e identidad entre la marca del revocante, LIPPI OUTDOOR y el nombre de dominio de autos LIPPIOUTDOOR.CL. b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, Que el asignatario, al estar en rebeldía, no ha acreditado tener derechos o intereses o legítimos en los términos del artículo 20 del mismo Reglamento, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. Que resulta relevante analizar, por lo tanto, si efectivamente se ha acreditado en estos autos que el nombre de dominio se haya inscrito de mala fe o se utilice de mala fe para efectos de concluir si hay o no fundamento para la acción de revocación tardía. Que a este respecto cabe señalar que la mala fe del demandado se tiene establecida dada la presunción señalada en el artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, segundo párrafo, letra a), que señala: Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la

14 inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio ; Dichas circunstancias indicadas en la norma recaen en autos, en la medida que el nombre de dominio coincide, precisamente, con la marca registrada por el demandante, LIPPI OUTDOOR, siendo una marca claramente distintiva, por lo que se hace muy difícil aceptar una simple coincidencia entre dicho nombre de dominio y la marca revocante. A lo anterior se suma la circunstancia, acreditada en autos, que en el sitio web asociado al nombre de dominio LIPPIOUTDOOR.CL se publicitan similares productos que la revocante protege en la cobertura de sus marcas, particularmente, la marca LIPPI OUTDOOR, inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con el número para distinguir en la clase 25 productos de vestuario y calzado en general, sombrero y guantes, ropa y calzado deportivos, ropa interior, lencería, ropa de dormir, trajes de baño. Que adicionalmente, el demandado tiene a la venta dicho nombre de domino en un valor muy superior al costo de registro siendo el reclamante el propietario de la marca registrada LIPPI OUTDOOR, en los términos del ya citado Art. 20 segundo párrafo letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL. QUINTO: Que en estos autos se ha acreditado que el Revocante es titular de la marca LIPPI OUTDOOR idéntica al nombre de dominio objeto de revocación y que se han tenido por acreditadas las circunstancias constitutivas de la presunción señalada en el Art. 20 segundo párrafo letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, por lo que se tienen por cumplidos los requisitos enumerados en el Art. 20 primer párrafo de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, a saber, que el nombre de dominio es idéntico a una marca respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; que el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y que el nombre de dominio se utilice de mala fe. Conforme a lo anterior y a los demás argumentos ya señalados en el presente fallo, además de tener en consideración los principios de prudencia y equidad señalados en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales y de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, en el Artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento

15 del Registro de Nombres del Dominio.CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. SE RESUELVE 1. Acoger la demanda de revocación tardía presentada y se ordena que se transfiera el nombre de dominio de autos LIPPIOUTDOOR.CL al revocante de autos LIPPI S.A. Cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y al Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL dependiente de Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, a efectos de que se dé cumplimiento de lo resuelto, se publique la presente sentencia y, en su oportunidad, se proceda al archivo del expediente electrónico. La presente resolución es firmada por el Árbitro ante los testigos señores, Guillermo Tomás Villarroel Sanhueza, Rut Nº y Luis Felipe Opazo Rodríguez, Rut Nº K, todos con el mismo domicilio del Árbitro ubicado en Hendaya 60 oficina 401, comuna de Las Condes, Santiago, Chile.