Rol N Nombre de dominio <boldchile.cl> Santiago, 24 de diciembre de 2017 VISTOS:

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1 Rol N Nombre de dominio <boldchile.cl> Santiago, 24 de diciembre de 2017 VISTOS: 1) Que, con fecha 13 de octubre de 2017, la administración del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación del nombre de dominio <boldchile.cl> promovida por SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A (en adelante indistintamente el Revocante ) en contra de su titular Bold Services & Consulting SPA (en adelante indistintamente el Titular ). 2) Que, con fecha 16 de octubre de 2017, este árbitro aceptó la designación antes referida y transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas. 3) Que, con fecha 23 de octubre de 2017, se ordenó la consignación del honorario arbitral al Revocante, existiendo constancia de la misma con fecha 26 de octubre de 2017 y validación del pago por parte del suscrito con fecha 29 de octubre de ) Que, con fecha 9 de noviembre de 2017, el Revocante presentó oportunamente demanda, acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del nombre de dominio <boldchile.cl> actualmente a nombre del Titular, con costas. 4.1) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes: 4.1.1) Indica que es una empresa de larga trayectoria, dedicada a la venta y publicidad de toda clase de productos, que habría creado hace algunos años el signo BOLD para distinguir servicios publicitarios y de venta de productos de múltiples clases; 4.1.2) Apunta que la marca BOLD ha sido utilizada en centros comerciales tales como Parque Arauco y Mall Paseo Los Dominicos y que, de hecho, al hacer una búsqueda respecto del término BOLD en el motor de búsqueda Google se puede encontrar información sobre las tiendas de su propiedad; 4.1.3) Es titular del nombre de dominio <bold.cl>, el cual mantiene en uso para entregar información acerca de sus tiendas; 4.1.4) Ha registrado en Chile varias marcas que incluyen la expresión BOLD en diferentes clases: BOLD, palabra, clase 35; BOLD, palabra, clases 16, 25 y 28; BOLD, palabra, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clase 35; y, BOLD, mixta, clase 35; 4.1.5) Argumenta que el dominio en disputa <boldchile.cl> reproduce de manera íntegra la expresión BOLD, sin ofrecer mayor distinción, dado que el segmento CHILE solo hace referencia a una ubicación geográfica que, por lo demás, es coincidente con la de las tiendas del Revocante; 4.1.6) Producto de su uso y registro, la marca BOLD poseería el estatus de marca famosa y notoria, toda vez que los consumidores ya reconocerían el origen empresarial de los productos y servicios con el Revocante; 4.1.7) Los servicios de asesoría en publicidad prestados por el Titular colisionan con los registros marcarios y los derechos preferentes del Revocante en clase 35; 1

2 4.1.8) El registro del nombre de dominio disputado vulnera los principios de competencia leal y de la ética mercantil, al vulnerar el respeto por la propiedad, específicamente, la propiedad intelectual del Revocante; y, 4.1.9) De este modo, atendida la implantación real y efectiva de la marca BOLD, su uso y registro como nombre de domino y marca comercial, lo que le habilitaría para ser poseedor del dominio en disputa. 4.2) Los documentos acompañados son los siguientes: 4.2.1) Impresión de capturas de pantalla de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que da cuenta del registro a su nombre respecto de las marcas: BOLD, palabra, clase 35; BOLD, palabra, clases 16, 25 y 28; BOLD, palabra, clases 16, 25, y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clase 35; y, BOLD, mixta, clase 35; y, 4.2.2) Impresión del contenido de la página web 5) De la presentación de fecha 9 de noviembre de 2017 se dio traslado al Titular con fecha 13 de noviembre de 2017, contestándose la demanda oportunamente, con fecha 23 de noviembre de 2017, acompañando documentos probatorios y solicitando rechazar la demanda de revocación y mantener la asignación del nombre de dominio <boldchile.cl> en su actual asignatario. 5.1) Los argumentos de Titular para fundar su pretensión son los siguientes: 5.1.1) El Revocante no posee un interés preferente que pueda revertir el principio first come first served; 5.1.2) Dentro de la razón social del Titular (Bold Services & Consulting SPA) se encuentra incluida la palabra BOLD, lo que no ocurría con la razón social del Revocante (SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A); 5.1.3) Es titular de un registro de marca que respalda su derecho: BOLD Services & Consulting, mixta, clase 35, donde dicho registro abarca servicios de consultoría, excluyendo servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos, así como de ventas al por menor y por mayor de productos comprendidos en la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y en la clase 28 (juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases), y por tanto no colisionaría con los intereses del Titular y su marca; 5.1.4) En tanto el nombre de dominio en disputa está sustentado en un registro de marca otorgado al Titular, no podría el Revocante sostener que, por el hecho de tener a su vez registros de marca para productos y servicios distintos, se configuraría a su favor un interés preferente respecto del mismo; 5.1.5) Utilizaría la palabra BOLD no solo en dominios nacionales, sino también en dominios extranjeros; 5.1.6) Que el argumento del Revocante, que manifiesta tener un derecho preferente por el uso de la palabra BOLD en internet, no es sostenible toda vez que el Titular también hace uso del vocablo en cuestión en los siguientes dominios: <boldservicesandconsulting.cl>; <boldgroup.cl>; <boldgroupchile.cl>; <boldargentina.com.ar>; <boldcolombia.co>; <boldperu.pe>, donde los últimos tres nombres demuestran que el dominio en disputa es parte de una familia de nombres de dominio a nivel internacional; 5.1.7) Utiliza el vocablo activamente en el mercado, como ámbito de su empresa consultora, muy distinto al ámbito de comercio usado por la contraparte; 2

3 5.1.8) No hay razón para suponer que el nombre de dominio del Titular causará error o confusión en los consumidores, puesto que se distingue por la marca que se trata de una empresa consultora, y no una tienda de artículos deportivos; y, 5.1.9) Finalmente, en cuanto a la imputación que se hace -en cuanto a la supuesta infracción a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil en la que incurriría es injustificada y está totalmente fuera de lugar. 5.2) Los documentos acompañados por Titular en su contestación, son los siguientes: 5.2.1) Impresión de la página web de INAPI que da cuenta del registro de la marca Bold Services & Consulting, mixta, en clases 35 y 41; 5.2.2) Copias de los comprobantes de pago de los nombres de dominio <boldargentina.com.ar>, <boldcolombia.co> y <boldperu.pe>; 5.2.3) Copias de algunas facturas emitidas por el Titular; 5.2.4) Copia de un documento de planificación estratégica del Titular; y, 5.2.5) Copia del contenido del sitio web del Titular, al que reenvía el nombre de dominio disputado en estos autos. 6) Con fecha 27 de noviembre de 2017, se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos con citación. 7) Transcurrido el plazo de la citación, los documentos no fueron objetados por el Revocante. 8) Con fecha 4 de diciembre de 2017 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en relación con el presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl (en adelante el Reglamento ), señala que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. (en adelante la Política ). Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha Política, conforme a la cual Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. SEGUNDO: Que, el artículo 19 del Reglamento dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un "interés preferente", norma que ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece. TERCERO: Que, el Revocante sostiene que le asiste un interés preferente en tanto: (1) es una empresa de larga trayectoria, dedicada a la venta y publicidad de toda clase de productos, que habría creado hace algunos años el signo BOLD para distinguir servicios publicitarios y de venta de productos de múltiples clases; (2) la marca BOLD ha sido utilizada en centros comerciales tales como Parque Arauco y Mall Paseo Los Dominicos y que, de hecho, al hacer una búsqueda respecto del término BOLD en el motor de búsqueda Google se puede encontrar información sobre las tiendas de su propiedad; (3) es titular del nombre de dominio <bold.cl>, el cual mantiene en uso para entregar información acerca de sus tiendas; 3

4 (4) es titular de varias marcas que incluyen la expresión BOLD en diferentes clases: BOLD, palabra, clase 35; BOLD, palabra, clases 16, 25 y 28; BOLD, palabra, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clases 16, 25 y 28; BOLD, mixta, clase 35; y, BOLD, mixta, clase 35, todas en Chile; (5) el nombre de dominio <boldchile.cl> reproduce de manera íntegra la expresión BOLD, sin ofrecer mayor distinción, dado que el segmento CHILE solo hace referencia a una ubicación geográfica que, por lo demás, es coincidente con la de las tiendas del Revocante; (6) producto de su uso y registro, la marca BOLD poseería el estatus de marca famosa y notoria, toda vez que los consumidores ya reconocerían el origen empresarial de los productos y servicios con el Revocante; (7) los servicios de asesoría en publicidad prestados por el Titular colisionan con los registros marcarios y los derechos preferentes del Revocante en clase 35; (8) el registro del nombre de dominio disputado vulnera los principios de competencia leal y de la ética mercantil, al vulnerar el respeto por la propiedad, específicamente, la propiedad intelectual del Revocante; y, (9) de este modo, atendida la implantación real y efectiva de la marca BOLD, su uso y registro como nombre de domino y marca comercial, lo que le habilitaría para ser poseedor del dominio en disputa. CUARTO: Que, el Titular ha contestado la demanda solicitando su rechazo en función de las siguientes consideraciones: (1) el Revocante no posee un interés preferente que pueda revertir el principio first come first served; (2) en la razón social del Titular (Bold Services & Consulting SPA) se encuentra incluida la palabra BOLD, lo que no ocurría con la razón social del Revocante (SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A); (3) es titular del registro de marca BOLD Services & Consulting, mixta, clase 35, donde dicho registro abarca servicios de consultoría, y excluye aquellos de interés para el Revocante y, por tanto, no colisionaría con los intereses del Titular y su marca; (4) en tanto el nombre de dominio en disputa está sustentado en un registro de marca otorgado al Titular, no podría el Revocante sostener que, por el hecho de tener a su vez registros de marca para productos y servicios distintos, se configuraría a su favor un interés preferente respecto del mismo; (5) utilizaría la palabra BOLD no solo en dominios nacionales, sino también en dominios extranjeros, siendo titular de los siguientes dominios: <boldservicesandconsulting.cl>; <boldgroup.cl>; <boldgroupchile.cl>; <boldargentina.com.ar>; <boldcolombia.co>; y, <boldperu.pe>, donde los últimos tres nombres demuestran que el dominio en disputa es parte de una familia de nombres de dominio a nivel internacional; (6) utiliza el vocablo activamente en el mercado, en el ámbito de su empresa consultora, muy distinto al ámbito de comercio usado por la contraparte; (7) no hay razón para suponer que el nombre de dominio del Titular causará error o confusión en los consumidores, puesto que se distingue por la marca que se trata de una empresa consultora, y no una tienda de artículos deportivos; y, (8) finalmente, en cuanto a la imputación que se hace -en cuanto a la supuesta infracción a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil en la que incurriría esta sería injustificada y estaría totalmente fuera de lugar. QUINTO: Que, la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente para tener por establecida: (1) la titularidad del Revocante respecto de la marca BOLD, palabra, en clases 16, 25, 28 y 35 y BOLD, mixta, en clases 16, 25, 28 y 35; y, (2) que el dominio estaría en uso efectivo por parte del Revocante respecto de una tienda de venta de artículos de vestuario y deportivos. Que, la prueba aportada por el Titular, no objetada por el Revocante, es suficiente para tener por establecida: (1) la titularidad del Titular sobre el registro de la marca Bold Services & Consulting, mixta, en clases 35 y 41; (2) la titularidad del Titular sobre los nombres de 4

5 dominio <boldargentina.com.ar>, <boldcolombia.co> y <boldperu.pe>; (3) la emisión de facturas por parte del Titular respecto de consultoría y asesoría profesional; (4) la existencia de una planificación estratégica del Titular que da cuenta de un enfoque en profesionalización de servicios de emprendimiento con diversas alianzas y avance desde 2014 hasta ahora; y, (5) uso en Internet del nombre de dominio <boldgroup.cl> al que redirigiría el nombre de dominio disputado en estos autos. SEXTO: Que, de este modo, a efectos de resolver la contienda de autos resulta necesario ponderar los elementos de juicio acreditados por las partes, a efectos de determinar si asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <boldchile.cl> o no, teniendo en cuenta que, a falta de dicha determinación, la demanda de revocación habrá de ser rechazada y el nombre de dominio en disputa deberá mantener su asignación actual. SEPTIMO: Que, el Titular ha declarado y acreditado desarrollar servicios de consultoría y asesoría profesional bajo la marca BOLD SERVICES & CONSULTING, que por lo demás es coincidente con su razón social. OCTAVO: Que, en aquellos casos en que habiendo un uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, exista una marca comercial del Revocante respecto de una expresión idéntica al nombre de dominio disputado, o bien al elemento distintivo central del mismo, dicha circunstancia habilitará para concluir que existe un derecho previo válidamente constituido a favor del Revocante, donde, a falta de derechos aparentes de igual o mayor entidad por parte del Titular, dicha determinación será suficiente para acreditar un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado. NOVENO: Que no siendo idénticos los términos del nombre de dominio inscrito por el Titular a la marca previamente registrada por el Revocante, debe analizarse si ambos son engañosamente similares de modo tal que el registro pueda efectivamente afectar los derechos marcarios previamente constituidos a favor del Revocante. De la comparación de los signos, se concluye que el elemento BOLD resulta central en tanto le sigue la expresión CHILE, que efectivamente hace referencia a un lugar geográfico, por lo que efectivamente se consideran engañosamente similares y se reconoce en consecuencia un derecho del Revocante para solicitar su revocación. En este sentido, a falta de otros derechos aparentes a favor del Titular, habrá de concluirse que el registro del nombre de dominio en disputa afecta los derechos previamente constituidos a favor del Revocante a quien deberá en tal caso reconocérsele un interés preferente. DECIMO: Que, respecto de los derechos del Titular, llama la atención que éste es titular también de una marca que incluye la expresión BOLD en clases 35 y 41, que la primera palabra de su razón social es también BOLD, que es también titular de nombres de dominio en Chile, Argentina y Perú que incluyen el término BOLD, y que hace uso efectivo de su marca en el comercio tanto en Internet <boldgroup.cl> como por medio de la prestación efectiva de servicios de consultoría. Ahora bien, la coexistencia de marcas que incluyen la expresión BOLD en clase 35 sugiere que la mantención de la titularidad del registro de nombre de dominio disputado es perfectamente posible en la medida que el Titular no extienda su actuar a productos o servicios amparados por la marca del Revocante. En relación con lo anterior, el Revocante ha alegado que su marca sería famosa y notoria en función de su antigüedad y número de registros. Este tribunal estima que dichos antecedentes son insuficientes para tener por acreditada la misma. La fama y notoriedad de una marca es una cuestión de hecho que supone, por cierto, la existencia de una marca, 5

6 pero no basta con dicho registro o uso para que efectivamente exista un reconocimiento en el sector del público que habitualmente consume los productos o servicios identificados con la misma o el público consumidor en general que determine la notoriedad o fama. No existiendo antecedentes que permitan tener por acreditada, o al menos hacer presumir, dicha cuestión de hecho, no podrá entenderse que la marca del Revocante tenga el carácter de famosa y notoria, no extendiéndose en consecuencia el alcance de sus marcas a los productos o servicios distintos o no relacionados con aquellos amparados por las marcas del Revocante. DECIMO PRIMERO: Que, de este modo, ante iguales derechos del Titular respecto de aquellos que el Revocante ha invocado para fundar su interés preferente, y no observándose antecedentes que sugieran un aprovechamiento de la imagen del Revocante por parte del Titular, no puede reconocerse al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado, el que habrá en consecuencia de mantener su asignación actual. RESUELVO: Que de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, la Política, los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha formado la convicción que no asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <boldchile.cl> y, por tanto, se decide rechazar la demanda de revocación promovida, manteniéndose en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del nombre de dominio <boldchile.cl> en Bold Services & Consulting SPA. Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de.cl para ejecución de la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Andrea Maldonado Benedetti y doña Constanza Contreras Stange, quienes firman a continuación junto al árbitro. Juan Francisco Reyes Taha Juez Árbitro Andrea Maldonado Benedetti Testigo de actuación Constanza Contreras Stange Testigo de actuación 6