Rol N Nombre de dominio <4g-lte.cl> Santiago, 30 de mayo de 2017 VISTOS:

Transcripción

1 Rol N Nombre de dominio <4g-lte.cl> Santiago, 30 de mayo de 2017 VISTOS: 1) Que con fecha 6 de marzo de 2017, la administración del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación del nombre de dominio <4glte.cl> promovida por Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (en adelante indistintamente el Revocante ) en contra de su titular Hugo Cid Lucero (en adelante indistintamente el Titular ). 2) Que con fecha 6 de marzo de 2017, este árbitro aceptó la designación antes referida y transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas. 3) Que con fecha 13 de marzo de 2017, se ordenó la consignación del honorario arbitral al Revocante, existiendo constancia de la misma con fecha 21 de marzo de 2017 y validación del pago por parte del suscrito con esa misma fecha. 4) Que con fecha 29 de marzo de 2017, el Revocante presentó oportunamente demanda, acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del nombre de dominio <4g-lte.cl> actualmente a nombre del Titular. 4.1) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes: 4.1.1) Argumenta, a través de su historia comercial, que es un proveedor connotado en el mercado de las telecomunicaciones, y que por lo mismo ha registrado como nombre de dominio <entel4glte.cl> ) Afirma que, dado que fue el primer proveedor en Chile en aplicar la tecnología 4g, el concepto 4g se asocia al mismo, por lo cual el público nacional sufrirá una confusión entre los nombres de dominio en disputa ) Sostiene que en este caso debe aplicarse el criterio del interés preferente, por cuanto es titular y utiliza una marca comercial, y que de rechazarse la revocación se estaría infringiendo el derecho de propiedad. Sostiene que el nombre de dominio disputado infringe sus derechos ) Apunta que el nombre de dominio en disputa cumple una finalidad de dilución de su imagen comercial o marcaria, y que implica un atentado a la identidad comercial del Revocante ) Finalmente, el Revocante solicita que el Titular sea condenado en costas. 4.2) Los documentos acompañados son los siguientes: 4.2.1) Impresión del contenido de la página ) Impresión de la página web del NIC Chile que da cuenta de la titularidad del Revocante sobre el nombre de dominio <entel4glte.cl> ) Impresiones del buscador de Google que dan cuenta de la asociación entre la tecnología 4GLTE y el Revocante. 5) De la presentación de fecha 29 de marzo de 2017 se dio traslado al Titular con fecha 3 de abril de 2017, contestándose la demanda oportunamente, con fecha 11 de abril de 2017, acompañando documentos probatorios y solicitando rechazar la demanda de revocación y mantener la asignación del nombre de dominio <4g-lte.cl> en su actual asignatario. 1

2 5.1) Los argumentos de Titular para fundar su pretensión son los siguientes: 5.1.1) Asevera ser una empresa de larga trayectoria, dedicada a los servicios de tecnologías de la información, dentro de los cuales empezó a ofrecer repetidores de señal 4G ) Argumenta que los términos 4G (fourth generation) y LTE (long term evolution) son siglas estándar para comunicaciones inalámbricas, y que no corresponden a derechos de propiedad industrial del Revocante ) Apunta que el nombre de dominio disputado fue adquirido de buena fe y que ha hecho uso legítimo del mismo, siendo fundamental para la explotación de sus actividades económicas, lo que en derecho constituiría una conducta concluyente ) Sostiene que, dado los conceptos genéricos que constituyen 4G y LTE, debe de rechazarse el derecho excluyente de su utilización que pretende el Revocante ) Razona que el nombre de dominio utilizado por el Revocante no le otorga más derechos que el de utilizar dicho dominio. Afirma asimismo que en la actualidad es normal la existencia de diversos nombres de dominio similares o idénticos de distintos titulares, sin que sean excluyentes entre sí. Para dicho efecto, menciona variada jurisprudencia en la que, existiendo similitud de nombres, se rechazaron las revocaciones invocadas al efecto ) Hace presente que el nombre de dominio invocado por el Revocante en su presentación, <entel4glte.cl>, no se encuentra activo, por lo que no se entiende cómo éste puede ser un aliciente para entablar una acción de revocación ) Como consecuencia de lo ya argumentado, señala que no existiría un peligro de confusión, ya que sería una simple aseveración del Revocante y no podría confundirse con un sitio web inactivo. Asimismo, afirma que la demanda del Revocante sería un secuestro inverso del nombre de domino del Titular ) Finalmente, señala que debe de aplicarse el principio de first come, first served en el caso en cuestión, dado los razonamientos antes descritos ) El Titular solicita que se condene en costas al Revocante. 5.2) Los documentos acompañados por Titular en su contestación, son los siguientes: 5.2.1) Certificados correspondientes a la empresa del Titular ) Documentos relativos a la comercialización de sus bienes y servicios relacionados con la tecnología 4G LTE ) Captura de pantalla del sitio web <4g-lte.cl> ) Impresiones de búsquedas en Wikipedia y Google relativas a las expresiones 4G y LTE ) Imágenes publicitarias de las compañías Claro, Movistar y WOM, relativas a servicios 4G y 4GLTE ) Copia de fallos de nombres de dominio: <lacremeria.cl>, <blackcatchile.cl> y <tecnoredes.cl>. 6) Con fecha 14 de abril de 2017, se tuvo por contestada la demanda de revocación y por acompañados los documentos con citación. 7) Transcurrido el plazo de la citación, los documentos no fueron objetados por el Revocante. 8) Con fecha 24 de abril de 2017, se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que en relación al presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el numeral 21 de la reglamentación para el funcionamiento del 2

3 registro de nombres de dominio.cl (en adelante el Reglamento ), señala que los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. (en adelante la Política ). Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje establecido en dicha Política, conforme la cual Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. SEGUNDO: Que el artículo 19 del Reglamento dispone que si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un "interés preferente", norma que ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo Reglamento establece. TERCERO: Que el Revocante sostiene que le asiste un interés preferente en tanto: (1) es un proveedor connotado en el mercado de las telecomunicaciones, y que por lo mismo ha registrado como nombre de dominio <entel4glte.cl>; (2) dado que fue el primer proveedor en Chile en aplicar la tecnología 4g, el concepto 4g se asocia al mismo, por lo cual el público nacional sufrirá una confusión entre los nombres de dominio en disputa; (3) en este caso debe aplicarse el criterio del interés preferente, por cuanto es titular y utiliza una marca comercial, y que de rechazarse la revocación se estaría infringiendo el derecho de propiedad. Sostiene que el nombre de dominio disputado infringe sus derechos; y, (4) apunta que el nombre de dominio en disputa cumple una finalidad de dilución de su imagen comercial o marcaria, y que implica un atentado a la identidad comercial del Revocante. CUARTO: Que el Titular sostiene que al Revocante no le asiste un interés preferente en tanto: (1) es una empresa dedicada a los servicios de tecnologías de la información, dentro de los cuales empezó a ofrecer repetidores de señal 4G; (2) los términos 4G (fourth generation) y LTE (long term evolution) son siglas estándar para comunicaciones inalámbricas, y que no corresponden a derechos de propiedad industrial del Revocante; (3) el nombre de dominio disputado fue adquirido de buena fe y se ha hecho un uso legítimo del mismo, siendo fundamental para la explotación de sus actividades económicas; (4) dado los conceptos genéricos que constituyen 4G y LTE, debe de rechazarse el derecho excluyente de su utilización que pretende el Revocante; (5) el registro del nombre de dominio del Revocante no le otorga más derechos que el de utilizar dicho dominio. Además, es normal la existencia de diversos nombres de dominio similares o idénticos de distintos titulares, sin que sean excluyentes entre sí. Para dicho efecto, menciona variada jurisprudencia en que, existiendo similitud de nombres, se rechazaron las revocaciones invocadas al efecto; (6) el nombre de dominio invocado por el Revocante en su presentación, <entel4glte.cl>, no se encuentra activo, por lo que no se entiende cómo la titularidad de éste puede ser un aliciente para entablar una acción de revocación; (7) señala que no existiría un peligro de confusión, ya que sería una simple aseveración del Revocante y no podría confundirse con un sitio web inactivo. Asimismo, afirma que la demanda del Revocante sería un secuestro inverso del nombre de domino del Titular; y, (8) por todo lo anterior, debe de aplicarse el principio de first come, first served en el caso en cuestión. QUINTO: Que la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente para tener por establecida: (1) el uso de la página por parte del Titular; (2) la 3

4 titularidad del Revocante sobre el nombre de dominio <entel4glte.cl>; y, (3) que al buscar en Google se puede apreciar la asociación entre la tecnología 4GLTE y el Revocante. Por su parte, la prueba aportada por el Titular es suficiente para tener por establecido: (1) la existencia de VOIPEX SERVICES PROVIDER SPA (la empresa del Titular) y su actividad en la comercialización de sus bienes y servicios relacionados con la tecnología 4G LTE; (2) que el nombre de dominio <4g-lte.cl> se encuentra activo; (3) que las expresiones 4G y LTE son estándar en la industria de las telecomunicaciones; y (4) que competidores del Revocante, como las compañías Claro, Movistar y WOM, realizan publicidad relativa a servicios 4G y 4GLTE. SEXTO: Que, de este modo, a efectos de resolver la contienda de autos resulta necesario ponderar los elementos de juicio acreditados por las partes, a efectos de determinar si asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <4g-lte.cl> o no, teniendo en cuenta que, a falta de dicha determinación, la demanda de revocación habrá de ser rechazada y el nombre de dominio en disputa deberá mantener su asignación actual. SEPTIMO: Que, el nombre de dominio disputado ha sido solicitado por una persona natural, socio de la sociedad VOIPEX SERVICES PROVIDER SPA, la que por medio del nombre de dominio disputado comercializa kits repetidores de señal 4G-LTE. OCTAVO: Que, en aquellos casos en que existe un uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular respecto de una actividad lícita, solo podrá dejarse sin efecto la asignación inicial en el evento de acreditarse la existencia un interés preferente que se derive de un derecho previo del Revocante. En este caso, el Revocante ha invocado como fundamento de dicho interés preferente el ser la primera compañía en implementar la tecnología 4G LTE en Chile y el registro previo del nombre de dominio <entel4glte.cl>. Se apunta que no se ha invocado en la demanda de revocación marca comercial alguna del Revocante respecto de las expresiones 4G o LTE (solas o en combinación con la marca ENTEL), por lo que el fundamento primario sería la existencia el nombre de dominio previamente registrado <entel4glte.cl>. NOVENO: Respecto de la procedencia de citar la titularidad sobre el nombre de dominio <entel4glte.cl> como fundamento del interés preferente, cabe apuntar que si bien el titular de un nombre de dominio tiene efectivamente un derecho de propiedad sobre los derechos que detenta sobre el mismo (independiente de la naturaleza jurídica de éstos), dicho derecho de propiedad resulta insuficiente para impedir el registro de otros nombres de dominio distintos, aun cuando se le asemejen, ya que respecto de éstos sus respectivos titulares también detentarán derechos de propiedad de igual entidad en tanto la revocación se plantea contra un titular de un nombre de dominio (y no contra un mero solicitante). En este sentido, para poder acreditar un interés preferente que le permita prevalecer en una demanda de revocación temprana, el Revocante ha de acreditar un interés preferente sobre el nombre de dominio disputado y no sobre uno que está ya en su patrimonio. Precisamente, por el hecho de ser el demandado titular del nombre de dominio cuya revocación se persigue por el Revocante, es que resulta ser absolutamente insuficiente fundar dicho interés preferente solo en la existencia de un nombre de dominio, aún si similar. DECIMO: Consistente con lo anteriormente razonado, cabe resolver si es que existe un derecho sobre una marca no registral 4G LTE o ENTEL 4G LTE como pretende el Revocante para utilizar este antecedente, en conjunto con el registro de nombre de dominio antes referido, para fundar un interés preferente. Al respecto, el Titular ha señalado que los términos 4G (fourth generation) y LTE (long term evolution) son siglas estándar para comunicaciones inalámbricas, lo que se corrobora con la 4

5 existencia de publicidad por parte de competidores directos del Revocante respecto de las expresiones 4G, LTE o 4G LTE, de lo que dan cuenta los instrumentos publicitarios aportados por el Titular en su contestación. Siendo estándares de la industria y no asociándose directamente con el Revocante, no puede entenderse que exista una marca no registral derivada del referido uso y la posterior publicidad de servicios 4G LTE por parte del Revocante, aun si fueron los primeros en adoptarla. No siendo la expresión 4G-LTE una de uso exclusivo del Revocante, no hay un goodwill o imagen adquirida que se asocie con éste que exista una marca no registrada imitable, sino simplemente una referencia a un producto que parece ser estándar de la industria y que se distingue entre los distintos competidores por las marcas que se utilizan en conjunto con (o como complemento de) ésta, tales como WOM, MOVISTAR o la propia marca ENTEL del Revocante. UNDECIMO: Así las cosas, resulta aparente que la expresión 4G-LTE hace referencia a la denominación de un servicio genérico (o en este caso un producto, por tratarse de un repetidor) que no puede ser asociarse a un productor determinado y que no puede, en consecuencia, ser sujeto de revocación sobre la base de los antecedentes aportados por el Revocante. DUODECIMO: De este modo, no obstante la coincidencia del segmento 4GLTE respecto del nombre de dominio <entel4glte.cl>, como ya se explicara, no cabe reconocer al Revocante un derecho previo sobre dicha expresión que permita fundar un interés preferente en los términos que requiere el Reglamento para dar lugar a la demanda de revocación promovida, y por lo mismo ésta habrá de ser rechazada. RESUELVO: Que de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, la Política, los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha formado la convicción que no asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <4g-lte.cl> y por tanto se decide rechazar la demanda de revocación promovida, manteniéndose en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del nombre de dominio <4g-lte.cl> en Hugo Cid Lucero. Estimándose que ha existido motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de.cl para ejecución de la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Andrea Maldonado Benedetti y doña Constanza Contreras Stange, quienes firman a continuación junto al árbitro. 5

6 Juan Francisco Reyes Taha Juez Árbitro Andrea Maldonado Benedetti Testigo de actuación Constanza Contreras Stange Testigo de actuación 6