SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 5272, pequenosexploradores.cl. Titular: Sociedad Educacional Feverplaz Ltda. Revocante: Productos Familia S.A. Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, catorce de diciembre de dos mil quince. VISTOS: 1.- Que mediante Oficio de 4 de junio de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio pequenosexploradores.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 5 de junio de 2015, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Productos Familia S.A., representada por don Rodrigo Marré Grez, como revocante, y Sociedad Educacional Feverplaz Ltda., como titular. 3.- Que, con fecha 26 de junio de 2015, Productos Familia S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio pequenosexploradores.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma ser una empresa fundada en el año 1958 en Medellín, Colombia, que en 1986 tomó el nombre actual de Productos Familia S.A. y se conformó en un cien por ciento con capital colombiano. Ella fabrica productos cosméticos como papel higiénico, pañuelos faciales, servilletas, toallas de mano, toallas higiénicas, pañales desechables, toallas de cocina, pañitos humedecidos, jabones, perfumería, preparaciones cosméticas para el baño y aceites esenciales, entre otros productos que gozan en el mercado mundial de una amplia fama y notoriedad. Hoy, después de un continuo crecimiento, Productos Familia ha evolucionado hasta dar vida a nuevas empresas que se encargan de desarrollar para el grupo labores muy especializadas y complejas Luego, la demandante expresa que PEQUEÑÍN es una famosa y notoria marca de Productos Familia registrada en distintos países para distinguir una amplia gama de productos para el ciudado de bebés en las Clases 3, 5 y 16 del Clasificador Internacional, tales como jabones, perfumería, aceites esenciales, 1

2 cosméticos, lociones, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, toallitas húmedas, pañales desechables, productos de papel, rollos de papel para cocina, toallas de papel, pañuelos de bolsillo de papel, papel higiénico, pañitos de mesa de papel, servilletes y toallas de papel. Dentro de la línea de productos PEQUEÑÍN están aquellos denominados PEQUEÑÍN EXPLORADORES, que corresponden a los destinados a bebés de 7 a 17 meses. Agrega la demandante que ella organiza una serie de talleres educativos para entregar a los padres las herramientas necesarias para cuidar y enseñar a sus hijos, por medio de conferencias virtuales y presenciales sobre estimulación intrauterina y ciudado de bebés menores de 6 meses que estimulan el cerebro, la inteligencia emocional y la disciplina positiva Es en este contexto, agrega el actor, que se ha visto en la necesidad de registrar sus marcas PEQUEÑÍN y PEQUEÑÍN EXPLORADORES para proteger sus productos en Chile, además de otras marcas que contienen la expresión PEQUEÑÍN y complementan a las anteriores. Estima que Productos Familia S.A. detenta un interés preferente con respecto al nombre de dominio pequenosexploradores.cl, por cuanto el mismo concuerda con la imagen comercial que distingue productos y servicios suyos en el mercado, que utiliza conjuntamente los términos PEQUEÑÍN y EXPLORADORES. Considera la revocante que la fama y notoriedad de que gozan las marcas PEQUEÑÍN EXPLORADORES en el extranjero, en el mercado de los productos para bebé, hace evidente que el público nacional también asociará el dominio pequenosexploradores.cl a los productos y servicios ofrecidos por ella, y por lo mismo tiene un interés legítimo en utilizarla. Y la utilización del referido dominio no solo es perniciosa para los intereses del revocante, sino que también para el público consumidor en general, porque es altamente probable que los padres ingresen a la página web pensando que ella corresponde a Productos Familia S.A Aduce asimismo el actor que el interés del titular data del año 2014, mientras que el de Productos Familia S.A. se remonta al año 2003, por lo cual el suyo es previo al de aquel y, en consecuencia, preferente. Además, su interés se sustenta en una serie de marcas registradas, tales como PEQUEÑÍN EXPLORADORES y PEQUEÑÍN, así como en la utilización de las mismas para una serie de servicios de educación vinculados a los productos que las marcas registradas distinguen. Explica que la utilización del dominio en disputa implica una perturbación de los derechos e intereses adquiridos previamente por la revocante, por cuanto el titular lo destina a distinguir servicios similares a los que ella tiene interés en promocionar también en Chile. 2

3 Por último, y para el caso de mantenerse la inscripción a nombre del titular, solicita sea restringida su explotación a los productos de las clases 3, 5, y 16 protegidos por las marcas PEQUEÑÍN EXPLORADORES y los servicios educacionales prestados por medio de su página web en relación a los productos antes indicados. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de la página web correspondiente, la vigencia de dos registros de la marca mixta PEQUEÑÍN EXPLORADORES, para distinguir productos en las Clases 03, 05 y 16 del Nomenclátor Internacional, de dos registros de la marca denominativa PEQUEÑÍN, que distinguen productos en las Clases 03 y 05, y de cuatro registros de otras marcas, también suyas, que contienen la expresión PEQUEÑÍN, y que distinguen productos en las Clases 03, 05 y 16. Se acompañaron también impresiones de la página web destinada a informar y promocionar los productos y servicios del revocante en Colombia. 5.- Que con fecha 1 de julio de 2015 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que mediante resolución de 29 de octubre de 2015, se negó lugar a un escrito de contestación del titular, por extemporáneo. 7.- Que con fecha 24 de noviembre de 2015 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. 3

4 CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y a aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que la demanda se funda en el riesgo de confusión directa que padecería el público nacional, al no poder distinguir entre el signo inscrito como dominio y las marcas registradas con anterioridad por el revocante, y que este utiliza en el extranjero para la identificación de sus productos, por lo cual se afectan sus derechos de propiedad industrial y se afecta también a los consumidores, quienes asociarán la página web del titular con otra que pertenece a aquel. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. SÉPTIMO: Que para determinar el riesgo de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de considerarse que este depende de numerosos factores y, en especial, del conocimiento de la marca en el mercado concreto al cual se hace referencia, porque él tiene que establecerse desde la perspectiva del publico consumidor interesado en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. OCTAVO: Que el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección reclamada por el actor, el cual no puede producirse respecto de una marca que no ha sido objeto de un uso real y efectivo en Chile, toda vez que, como se reconoce en la demanda de autos, hasta ahora no se han introducido en el mercado nacional los productos que se pretende diferenciar con ella. NOVENO: Que la protección de la marca, y los efectos que se pueden oponer a terceros en virtud de su registro, no alcanza a los agentes y consumidores de un mercado en el que no consta la presencia ni el conocimiento del signo, pues en tales circunstancias resulta imposible sostener que en ellos concurra una asociación o conexión mental como la que afirma el revocante. DÉCIMO: Que, además, la similitud de los productos o servicios señalada por el demandante se debe examinar con arreglo a la opinión y percepciones del destinatario de los mismos, esto es, desde el punto de vista subjetivo del pertinente sector del público consumidor, y por ello no es posible que se configure en este una asociación entre los servicios que ofrece el titular en Chile y los productos del revocante en el extranjero. 4

5 UNDÉCIMO: Que, de conformidad a lo previsto por los artículos 17.3 y 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, el árbitro puede ordenar que el dominio en revocación sea asignado al demandante o disponer que se mantenga su actual asignación, y por ello no cabe acceder a lo solicitado por el actor en orden a fijar una restricción al uso que el asignatario otorgue a su nombre de dominio. DUODÉCIMO: Que si bien la desemejanza entre las denominaciones exonera de un análisis minucioso acerca de la actividad del titular, cabe consignar que el uso real, efectivo y disímil que este hace del dominio en disputa para ofrecer servicios no cubiertos por los registros marcarios del revocante, unido a la falta de actividad de este en Chile, impide que se configure una infracción al derecho de exclusiva invocado en la demanda. RESUELVO: Que se rechaza la demanda de revocación deducida por Productos Familia S.A. y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio pequenosexploradores.cl a su actual titular Sociedad Educacional Feverplaz Ltda. Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Mónica Veloso Parra y doña Isabel Pérez del Castillo, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 5