Fallo arbitral por dominio rastreogpschile.cl. -v- GPS CHILE S.A. Ricardo Sandoval López

Transcripción

1 Fallo arbitral por dominio rastreogpschile.cl C.H. INTERNATIONAL S.A. -v- GPS CHILE S.A. Juez Arbitro Ricardo Sandoval López En Santiago, a 30 de Agosto de 2010 VISTO: PRIMER0: Que por oficio 0F12.306, de 25 de Mayo de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio rastreogpschile.cl ; SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto C.H. INTERNATIONAL S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº , domiciliada Irarrázabal 2821 Oficina 1207,n Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio rastreogpschile.cl, el cual pidió a su favor el día 29 de Diciembre de 2009, a las 00:13:51 horas GMT y GPS CHILE S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº , domiciliada para estos efectos en San Pío X Nº 2460, oficina 1011, Providencia, Santiago, representada por JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio rastreogpschile.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de Enero de 2010, a las 13:43:18 horas GMT. 1

2 TERCERO: Que por resolución de fecha 1 de Junio de 2010, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de junio de 2010, a las 10:00 horas. CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 4 y5 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 21 de Junio 2010, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del primer solicitante don CARLOS ALBERTO HEPP PLESCH, quien compareció en representación de C.H. INTERNATIONAL S.A., según poder notarial que el tribunal tiene a la vista y por acompañado a los autos y de don JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS, abogado, del Estudio Jurídico Johansson y Langlois Limitada, quien comparece en representación de GPS CHILE S.A., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante y se agregó a los autos fotocopia del depósito de la misma. Acto seguido, de común acuerdo, las partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos. SEXTO: Que por resolución de fecha 23 de Junio de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en los autos. 2

3 SÉPTIMO: La parte del segundo solicitante GPS CHILE S.A., representada por la abogada Carolina Mora Allende, solicita la asignación del nombre de dominio rastreogpschile.cl, basado en los fundamentos que se indican a continuación. En primer término, señala que su representada es una famosa y reconocida empresa que opera en el mercado a través de sus prestigiosas y reconocidas marcas GPS CHILE y derivaciones, que corresponden además a su denominación social, que inició sus labores en 2001 y en 2003 se asoció Navman NZ Nueva Zelanda, empresa lider a nivel mundial comercializadora de equipos en tecnología GPS. Señala que en nuestro país GPS Chile S.A., ha estado siempre a la vanguardia en Tracking de Vehículos vía GPS y el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de adaptarse a las necesidades de cada empresa que opera con una flota de vehículos ó móviles y se enfrenta a una serie de desafíos tales como: cumplimiento de tiempos, comunicación entre el personal en terreno y su oficina, reducción de costos, mejorar productividad, seguridad u aumentar la satisfacción del cliente. Indica también una lista de conocidas empresas nacionales que son clientes de GPS CHILE S.A., según documento acompañado, que estimamos no corresponde reproducir en este fallo. Como toda empresa que protege sus activos intangibles GPS CHILE S.A., ha inscrito en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, las siguientes marcas comerciales: Marca GPS CHILE Tipo: palabra. Cobertura: Productos, Clases: 9 Todos los productos de la clase. Solicitud Nº Fecha 28-Feb

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Por otra parte, GPS CHILE S.A., señala que tiene asignados los siguientes nombre de dominio identificadores en Internet, según lo acredita con documentos acompañados: a) rastreogps-chile.cl, b) gpschile.cl, c) gps-chile.cl, d) gpsonline.cl, e) gpstracker.cl, f) gpstrack.cl. Asimismo, se advierte que los dominios rastreogsps-chile.cl y rastreogpschile.cl, son casi idénticos gráfica y fonéticamente, lo que son lugar a dudas se prestaría para crear confusión entre los consumidores, pues el hecho de eliminar un guión en un nombre de dominio constituye una circunstancia absolutamente insuficiente para conformar un dominio diferente que caracterice las actividades y servicios que el primer solicitante pretende ofrecer, como ocurre en el caso de autos. Como fundamentos de derecho de su pretensión, la segunda solicitante invoca la aplicación del artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cuyo texto no estimamos del caso reproducir, por ser ampliamente conocido. Asimismo, funda su pretensión en el artículo 2, primera parte de la Ley Nº , sobre Propiedad Industrial, que establece que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 8

9 Complementa este fundamento jurídico con el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República, que garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales y otros objetos de esta propiedad, haciendo presente que el común denominador de las marcas de su representada, lo constituyen las expresiones GPS CHILE, elementos que le otorgan a dichas marcas la debida notoriedad y distintividad exigidas por la Ley de Propiedad Industrial. La segunda parte solicitante agrega también como fundamentos de derecho de su demanda, los artículos 6, 8, 10 bis y 41 del Convenio de Paris, suscrito, ratificado y promulgado por Chile en virtud del Decreto Nº 425 de 30 de septiembre de 1991, el artículo 16 del ADPIC (TRIPS) y el artículo 22 del Reglamento de NIC para la asignación de los nombres de dominio, referente a la revocación de los mismos, que el tribunal estima no reproducir en este fallo. Concluye la segunda parte solicitando la asignación de dominio rastreogpschile.cl en su favor. De esta demanda se confirió traslado al primer solicitante por el plazo de 3 días, se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada y se notificó a las partes por correo electrónico. OCTAVO: El primer solicitante C.H. INTERNATIONAL S.A., representada por CARLOS A. HEPP, presentó su demanda por asignación del dominio en disputa señalando que C.H. INTERNATIONAL S.A., compañía creada en el estado de California, de Estados Unidos de Norteamérica, dedicada al rastreo de vehículos mediante el sistema satelital desde 1998, 9

10 comienza sus actividades en Chile en el año Indica, asimismo, que en 2007 inicia actividades para inscribir la marca comercial MUNDOGPS para cubrir el servicio de rastreo satelital de vehículos y de personas y que con fecha 9 de marzo de 2008 logró inscribir el nombre de dominio mundogps.cl, según registro , documento que acompaña a los autos. Señala también que con fecha 5 de octubre de 2009, registró en su favor el nombre de dominio rastreogps.cl ; con fecha 21 de octubre de 2009, registró el nombre de dominio mundogpschile.cl, según documento acompañados al expediente y que son fecha 29 de diciembre de 2009, solicitó el nombre de dominio rastreogpschile.cl, debida la incremento de las visitas a su página web. El primer solicitante C.H. INTERNATIONAL S.A., agrega que con fecha 19 de enero de 2010, presentó solicitud ante el INAPI para el registro de la marca MUNDOGPS, Registro Nº , mixta, para distinguir productos en clase 9, solicitud en trámite ratificada de 20 de Enero del presente año; que también ha solicitado la marca MUNDO GPS, Registro Nº , mixta, para distinguir productos en clase 35, según documentos acompañados a los autos y que con fecha 18 de junio de 2010, se presentó oposición al registro de las marcas aludidas por Flavio Beltrán, en representación de GPS CHILE S.A. Termina invocando como argumento que refuerza su petición del dominio materia del presente arbitraje, el hecho que C.H. Internacional S.A., es dueña de los siguientes nombres de dominio: y según los documentos acompañados a los autos. Como fundamentos de derecho invoca el rol identificador de los nombre de dominio en la red Internet, el criterio de la titularidad de las marcas comerciales y su relación con 10

11 los nombres de dominio, haciendo hincapié en que su parte fue la primera en solicitar el dominio en conflicto por lo que tendría mejor derecho a que se le asigne. Concluye solicitando que el nombre de dominio rastreogpschile.cl se le asigne a su parte, esto es, C.H. INTERNATIONAL S.A. De esta demanda el tribunal confirió traslado al segundo solicitante, tuvo por acompañados los documentos y se notificvó a la partes por correo electrónico. NOVENO: Que el segundo solicitante GPS CHILE S.A. acompañó los documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, todos los cuales que no fueron oportunamente objetados. Además, durante el término probatorio acompaño otros documentos probatorios con citación, los que tampoco fueron objetados, habiéndose notificado a la parte contraria por correo electrónico. DECIMO. Con fecha 15 de julio del año en curso, la segunda parte solicitante alegó entorpecimiento y solicitó extensión del plazo para contestar la demanda de primer solicitante, fundada en el hecho que este último no presentó su escrito por correo electrónico dirigido al árbitro ni acompañó los documentos probatorios en archivos adjuntos a dicho correo, agregando que tanto el texto de la demanda como los documentos presentados posteriormente por el primer solicitante, no coincidían con los acompaños en soporte de papel, de los cuales este mismo segundo solicitante tomó conocimiento mas tarde. UNDECIMO: El tribunal con fecha 21 de julio del presente año, habiendo constado que efectivamente el texto de la demanda y documentos acompañados por el primer solicitante mediante correo electrónico, no eran exactamente coincidentes con los que esa misma parte había presentado en soporte de papel, resolvió estarse el mérito de estos últimos y concedió extensión de plazo al segundo peticionario, 11

12 en virtud del entorpecimiento alegado. La resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha. DUODECIMO: La parte de GPS CHILE S.A, contestó dentro de plazo la demanda del primer solicitante, expresando que su mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio, se funda en que los diversos certificados de registros marcarios GPS CHILE, que ella jurídicamente detenta, tienen antigüedad de mas de 10 años, en comparación con el primer solicitante que ha señalado que inició sus actividades de abril de 2007 para crear la marca comercial MUNDOGPS. Agrega que no existe ninguna solicitud de registro de la marca MUNDOGPS del año 2007, porque la solicitud Nº , acompañada por el primer solicitante de fecha 19 de Nereo de 2010, se encuentra vencida y que respecto de la otra solicitud Nº , de fecha 30 de marzo de 2010, su representada ha deducido oposición, de manera que hasta fecha C.H. INTERNATIONAL S.A., no es titular de ningún registro marcario. Señala también el segundo solicitante contestando la demanda del primero, que no es efectivo que este último tenga registrado el nombre de dominio rastreogpschile.cl, toda vez que se trata precisamente del dominio en litigio respecto del cual no se resuelto aún su asignación. El segundo solicitante señala que el dominio rastreogpschile.cl contiene íntegramente las marcas comerciales registradas por él mismo, por lo que se opone a que sea asignado el primer solicitante y pide que se le conceda en su favor. Por último, el segundo peticionario del nombre de dominio materia de este arbitraje, reitera los fundamentos de derecho que había invocado en su demanda. El Tribunal tuvo por contestada la demanda del primer solicitante por parte de GPS CHILE S.A., por acompañados los documentos en la forma solicitada y se notifico a la partes por correo electrónico. 12

13 DECIMOTERCERO: Con fecha 5 de agosto del año en curso se dictó la resolución que recibe la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) Derechos y/o interés de las partes en el nombre de dominio rastreogpschile.cl y 2) Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre rastreogpschile. La resolución se notificó a las partes por correo electrónico, con esa misma fecha. DECIMOCUARTO: Durante el término probatorio la parte de GPS CHILE S.A. reiteró los documentos acompañados a su demanda y acompañó otros. El tribunal tuvo por reiterados los documentos y por acompañados en la forma solicitada y la resolución se notificó a las partes por correo electrónico. DECIMOQUINTO: Que con fecha 18 de agosto de 2010, se fijó e plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 20 de agosto de CONSIDERANDO: PRIMERO: Que de la demanda del primer solicitante C.H. INTERNATIONAL S.A., se advierte que es una compañía que desarrolla actividades relativas al rastreo satelital de vehículos y personas, iniciadas en Chile en 2008 y que desde 2007 ha iniciado gestiones para obtener la marca comercial MUNDOGPS, para distintas clases de productos, presentando las solicitudes de registro respectivas, sin que hasta la fecha tenga marca registrada alguna en su favor, como se desprende de los documentos por él acompañados. Además, el hecho que haya registrado los nombres de dominio que se indican en la parte expositiva de este fallo, incluyendo las expresiones GPS, no le confieren 13

14 por si sólo mejor derecho respecto del que es materia del presente arbitraje. SEGUNDO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, GPS CHILE S.A., y por la documentación acompañada oportunamente a los autos, que no fue objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria de servicios protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión rastreogpschile, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo. TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio rastreogpschile.cl. CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio FIRST COME, FIRST SERVED, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio FIRST COME, FIRST SERVED. En el caso sub lite, la parte de GPS CHILE S.A., presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión. QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME, FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho 14

15 no ocurrió, porque si bien es cierto que su demanda acompañó solicitudes de marcas en trámite e inscripción de ciertos dominios para acreditar su pretensión, esta prueba no forma en el sentenciador la convicción de su mejor derecho al dominio en litigio ni tiene el mismo valor probatorio que los documentos presentados por el segundo solicitante, los que no fueron oportunamente objetados. SEXTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio rastreogpschile.cl por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto, en función de la marca rastreogps, que identifica las marcas registradas con esa misma expresión rastreogps, puede entenderse que el dominio rastreogpschile.cl, forma parte de los activos intangibles del titular de las marcas rastreogps e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas comerciales registradas por la GPS CHILE S.A. SEPTIMO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio rastreogpschile.cl debe corresponder al segundo solicitante, no perjudica en absoluto al primer peticionario, quien tiene registrados otros dominios que lo vinculan con la actividad él desarrolla. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 15

16 RESUELVO: PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio rastreogpschile.cl al segundo solicitante, esto es, GPS CHILE S. A., RUT Nº , persona jurídica dedicada al rubro de su denominación social, domiciliada para estos efectos en San Pío X Nº 2460, Oficina 1011, Providencia, Santiago, representada por Johansson y Langlois Limitada. SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar. Notifíquese por correo electrónico a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. Ricardo Sandoval López Juez Arbitro Julia Marina Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº R.U.T. Nº Testigo Testigo 16