GABRIEL IGNACIO SALAZAR SOTO con BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. miniautos.cl. Causa Rol N 15362

Transcripción

1 GABRIEL IGNACIO SALAZAR SOTO con BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. miniautos.cl Causa Rol N de junio de 2017 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL y en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante e indistintamente el Procedimiento, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de revocación del nombre de dominio miniautos.cl, siendo partes en este litigio, como actual asignatario del nombre de dominio, GABRIEL IGNACIO SALAZAR SOTO, y, como solicitante de revocación, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo con fecha 16 de marzo de 2017, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos. TERCERO: Que, consta en autos que el solicitante de revocación ha cumplido con las cargas procesales que le corresponden. CUARTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de revocación presentó la demanda arbitral por revocación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente: - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, o simplemente BMW, nace a comienzos de la década de Una vez terminada la primera guerra mundial, BAYERISCHE MOTOREN WERKE

2 AKTIENGESELLSCHAFT adquiere la fábrica de BFW, empresa que hasta el momento había dado los primeros pasos en la industria automotriz en Alemania. - A partir de este hito, se fija como fecha de fundación de BMW la fecha en que había iniciado sus funciones BFW, esto es el 7 de marzo de A fin de consolidarse en el mercado, BMW inicia la construcción de una espaciosa planta para el desarrollo de motores para aviones de guerra durante la Primera Guerra Mundial. - Una vez finalizada, BMW debió reorientar su rubro con el fin de buscar nuevos mercados en los cuales expandir sus productos. Fue así como el 13 de agosto de1818, BMW realizó su primera emisión de acciones para convertirse en una sociedad anónima, contando con un capital inicial de 12 millones de marcos. - Luego, BMW se especializó en la producción de frenos para trenes y motores para modificación retroactiva. Actualmente, BMW se sitúa como una de las principales productoras y fabricantes de motocicletas y automóviles del mundo, con filiales de producción en Sudáfrica, Estados Unidos, China, Austria, Inglaterra e India. A través de sus innovadores diseños, audaces campañas publicitarias y participación en diversos campeonatos y eventos relacionados con la industria automotriz, BMW se ha consolidado como un actor relevante en el rubro. - El MINI COOPER es un automóvil del segmento B fabricado por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT desde el Fue diseñado por el estadounidense Frank Stephenson, inspirado en el MINI original, que fue lanzado al mercado en El prototipo fue presentado al público en el Salón del Automóvil de París de El nuevo MINI fue presentado al público en noviembre de La solicitante de revocación cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden al signo MINI, como parte de su estrategia para proteger la denominación con la que se distingue en nuestro país. Estas

3 marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ) y corresponden a las siguientes: 1. Registro Nº MINI, denominativa para distinguir vehículos motorizados terrestres y sus partes, en la clase Registro Nº MINI, mixta para distinguir vehículos terrestres y motores para los mismos; partes y accesorios para los productos mencionados; fundas para volantes de dirección, asientos de vehículos y para vehículos terrestres; pisos y cubre pisos para vehículos motorizados terrestres, bombas de aire para inflar ruedas de vehículos; persianas; parrillas; portaequipajes, porta bicicletas; porta tablas a vela; porta eskies y cadenas para la nieve; todo para vehículos motorizados terrestres, en la clase Registro Nº MINI, mixta, para distinguir vehículos y partes de estos; motores para vehículos terrestres; componentes de transmisión y acoplamientos; partes y equipamiento para automóviles; especialmente cuerdas de remolque, enganches para acoplamientos, dispositivos de seguridad contra robo, porta bicicletas, felpudos, parrillas, cadenas antideslizantes, correas y abrazaderas, apoyacabeza, infladores, guarda barros, cinturones de seguridad y bolsas de aire; asientos de seguridad para niños, porta esquies, viseras de sol, rejillas y persianas, porta tablas de surf, estanques, señales de advertencia, luces de emergencia, protectores contra viento, cintas y molduras decorativas, cajas de equipaje; partes y equipamiento para motocicletas, principalmente dispositivos contra robo, kit de reparación de cámaras, cajas para equipaje y maletas, infladores, cubre sillines, arcos de protección, mochilas y alforjas de estanque, cubiertas; aparatos para locomoción terrestre, aérea o acuática, en la clase Registro Nº MINI, mixta, para distinguir productos, en la clase 18.

4 5. Registro Nº MINI, mixta, para distinguir servicios, en la clase Registro Nº MINI, mixta, para distinguir productos, en las clases 9, 12, 18 y 25 respectivamente. 7. Registro Nº MINI, denominativa para distinguir productos en la clase Registro Nº MINI, mixta para distinguir productos, en la clase Registro Nº MINI, mixta para distinguir servicios, en la clase Registro Nº MINI, denominativa para distinguir servicios, en la clase Registro Nº MINI, mixta para distinguir productos, en la clase Registro Nº MINI, mixta, para distinguir productos, en la clase Registro Nº MINI COOPER, denominativa para distinguir productos en la clase Registro Nº MINI CONNECTED, denominativa para distinguir servicios, en las clases 9, 38 y 39 respectivamente. 15. Registro Nº MINI PURE CLIMATE, denominativa para distinguir productos en la clase Registro Nº MINI ORIGINAL ENGINE OIL, denominativa para distinguir productos, en la clase 4. - El nombre de dominio en disputa, MINIAUTOS.CL reproduce íntegramente la marca de la revocante y se limita a agregar la palabra AUTOS, que aumenta aún más el riesgo de confusión entre el nombre de dominio del caso de marras, dado los productos y servicios ofertados por mi mandante en el mercado.

5 - Asimismo, la solicitante de revocación es titular de los siguientes nombres de dominio mini.cl, tallermini.cl, minicooper.com, miniservice.cl, ministore.cl, repuestosmini.cl. - Dichos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho e Interés Preferente de la revocante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran en base a la expresión MINI, elemento distintivo del nombre de dominio disputado. De ellos podemos concluir que la demandante ha posicionado sus marcas comerciales en el escenario virtual, de modo tal, que los usuarios enfrentados al nombre de dominio MINIAUTOS.CL, no dudarán en relacionarlo con su famoso auto. - Existe una vinculación entre el nombre de dominio en disputa y la solicitante de revocación, toda vez que éste reproduce el nombre con que se identifica una famosa marca de automóviles que, en los hechos, son efectivamente promocionados y comercializados en el mercado por BMW, agregando únicamente la palabra AUTOS, derivando en la expresión MINIAUTOS. Los elementos agregados a la marca de la actora no pueden ser considerados como diferenciadores, ya que cualquier usuario pensará que se trata de alguna agrupación relacionada con ella y sus famosos autos MINI lo que no ocurre en la especie. - Señala que existe una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por cuanto se reconoce como un criterio para determinar la asignación de nombres de dominio la titularidad de registros marcarios para el signo inscrito como nombre de dominio. - Dado que BMW es titular de diversos registros marcarios y es conocido en el mercado global de internet por dichos signos, respecto de la expresión MINI, se debe asignar el nombre de dominio en disputa a la actora. - Sostiene que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por lo anterior, la asignación a un tercero distinto de la actora produciría todo tipo de confusión entre los consumidores y usuarios.

6 - Lo anterior, se encontraría amparado por Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la ICANN, el Informe Final de la OMPI y el artículo 20 del Reglamento de Nic Chile. - La demandante sostiene que se debe aplicar el criterio de notoriedad del signo, esto es, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. - Siendo la marca MINI una marca que goza de fama y notoriedad en el mercado nacional e internacional, es que la demandante tendría un mejor derecho e interés preferente frente a la asignación del nombre de dominio miniautos.cl. - Señala que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, la actora ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de su marca MINI a través de grandes campañas publicitarias. - A mayor abundamiento, la expresión MINI que identifica a los productos comercializados por BWM, específicamente sus reconocidos vehículos, se utiliza efectivamente en Internet. Lo anterior, se puede apreciar en los sitios web o en el buscador Google, al introducir la expresión MINI, donde aparece inmediatamente la demandante. - Sostiene la revocante que, en virtud de lo dispuesto en el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, las marcas famosas y notorias han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

7 - Indica que debe aplicarse el criterio de identidad al presente conflicto, según el cual, corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. - Dado que la demandante tiene registrado el signo MINI en INAPI, tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, ya que ofrece efectivamente dichos productos y servicios. - Finalmente, alega que no se debe considerar el principio First Come, First Served, criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un Interés Preferente y mejor derecho. Lo dicho no resulta procedente en el caso de autos, toda vez que acompaña abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición, asistiéndole un mejor derecho e interés preferente sobre el dominio en disputa. - La parte revocante acompañó los siguientes documentos: 1. Personería para actuar en estos autos. 2. Copias simples de los certificados de registro marcario de la revocante 3. Copia simple de los certificados de nombre de dominio de la actora 4. Impresión del sitio web en el cual se puede apreciar la comercialización online de los vehículos MINI. 5. Impresión del sitio Web en el cual aparece una breve reseña acerca de la historia y actividades de BMW 6. Impresión del sitio Web en el cual aparece una breve reseña acerca de la historia de los autos MINI 7. Copia de la búsqueda en el famoso buscador de la expresión MINI. 8. Impresión del sitio web en que figura la noticia titulada Este es el nuevo MINI John Cooper Works Convertible, dando cuenta de la fama y notoriedad del signo MINI.

8 9. Impresión del sitio web en que figura la noticia titulada David Bowie Designed the Coolest MINI Cooper Ever, donde se aprecia la importancia internacional de MINI. 10. Impresión del sitio web en que figura la noticia titulada MINI Cabrio 2016: la alternativa al Fiat 500c y DS3 Cabrio desde euros 11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl. 12. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio tallermini.cl. 13. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio easyservice.cl 14. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl 15. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl. 16. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio elminiclub.cl QUINTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de revocación, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al actual asignatario del nombre de dominio. SEXTO: Que se evacuó dicho traslado en rebeldía del actual titular. CONSIDERANDO: SÉPTIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por la demandante de revocación no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

9 OCTAVO: Que, el solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio miniautos.cl, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos posee un interés preferente respecto al nombre de dominio en conflicto, toda vez que en éste se encuentran reproducidos sus registros marcarios, buscando el actual titular, inducir a error o engaño a los clientes del solicitante de revocación. NOVENO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las Revocaciones de Dominio", artículos 18 y siguientes del Procedimiento, tenga lugar la revocación del nombre de dominio miniautos.cl, lo que, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación y el actual asignatario. DÉCIMO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya singularizadas, el caso que nos ocupa consiste en una revocación denominada temprana, esto significa que el revocante puede invocar un interés preferente, bastando que se acrediten derechos preferentes al dominio, por una parte para que éste le sea asignado. UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que GABRIEL IGNACIO SALAZAR SOTO. es la actual titular, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio first come, first served es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos. DÉCIMO SEGUNDO: Que, en relación con el solicitante de revocación, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca MINI y de los nombres de dominio tallermini.cl, mini.cl, entre otros nombres de dominio asociados a la expresión

10 MINI, según consta en los Registros respectivos. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios. DÉCIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. DÉCIMO CUARTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos. DÉCIMO QUINTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa miniautos.cl contiene las marcas registradas y nombres de dominio que posee la solicitante de revocación, lo que no permitiría la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los registros marcarios de la solicitante de revocación, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en éste se comercialicen. DÉCIMO SEXTO: Que, a mayor abundamiento, es posible establecer el legítimo interés del solicitante de revocación en cuanto a proteger la expresión que constituyen las marcas de las que es titular, atendido que la misma se encuentra reproducida en el nombre de dominio objeto del presente conflicto, no siendo un elemento diferenciador la expresión autos que se incorpora al nombre de

11 dominio, por el contrario, siendo un elemento de confusión y referencia a los productos que ofrece la demandante, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga la revocante del nombre de dominio. Que, a mayor abundamiento y no obstante, haber sido reglamentariamente notificada, el actual titular guardó absoluto silencio en las respectivas etapas procesales. Si bien no es posible asumir en autos que el demandado ha aceptado las alegaciones de su contraparte, al no comparecer dentro de tiempo y forma tampoco las ha contradicho directamente, lo que obliga a este sentenciador a resolver este conflicto exclusivamente teniendo a la vista los argumentos esgrimidos por el revocante. Por lo anterior, este árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el interés preferente del demandante de revocación, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Procedimiento de Nic Chile y demás normas legales pertinentes. RESUELVO: Se acoge la demanda de revocación deducida por parte de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de GABRIEL IGNACIO SALAZAR SOTO, actual asignatario del nombre de dominio. Asígnese el nombre de dominio miniautos.cl a la demandante de revocación BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Cada parte pagará sus costas. Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

12 Resolvió Cristián Saieh Mena,. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.