OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

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1 OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) DEPARTAMENTO DE DIBUJOS Y MODELOS DIVISIÓN DE ANULACIÓN DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 15/02/08 EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO NUMERO DE EXPEDIENTE ICD DIBUJO O MODELO COMUNITARIO LENGUA DE PROCEDIMIENTO Español SOLICITANTE REPRESENTADO POR PLANTILLAS ROSMAR, S.L. PTDA. ALGORÓS, P. 1, Nº 1 (CTRA. DEL LEÓN, KM. 0) E ELCHE (ALICANTE) CLARKE, MODET Y CIA., S.L. RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 12, 6 A E ALICANTE TITULAR REPRESENTADO POR D CALDERONI, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL FAIMA, NAVE 59 E CREVILLENTE (ALICANTE) HISPAMARK PATENTES Y MARCAS CALLE SANCHEZ BARCAIZTEGUI, 4 - OFIC. C E MADRID Avenida de Europa, 4 E Alicante España Tel Fax Internet:

2 La división de anulación, compuesta por José J. Izquierdo Peris (ponente), Peter Rodinger (miembro) y Martin Schlötelburg (miembro), ha tomado la siguiente decisión el 15/02/08: 1. Desestimar la solicitud de nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado nº Condenar al solicitante al pago de las costas del procedimiento. I. HECHOS, PRUEBAS Y ALEGACIONES (1) El dibujo o modelo comunitario nº (en adelante el DMC ) fue registrado en nombre de varios titulares, entre ellos, D CALDERONI, S.L., con fecha de presentación de 08/02/07 (sin reivindicar prioridad). Fue publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 06/03/07 ( El DMC concierne calzado. El DMC está representado por las perspectivas reproducidas a continuación: (2) El 24/05/07, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC. Consideró que el DMC debía ser declarado nulo por falta de novedad y falta de carácter singular, puesto que el DMC es muy similar, idéntico en sus elementos distintivos, a los diseños prioritarios propiedad del solicitante, lo que resulta evidente de una comparación entre los mismos. Concretamente, el solicitante cita y aporta prueba de un registro de diseño comunitario anterior nº para plantillas y suelas para calzados (vid. infra), registro anterior a la fecha de presentación del DMC. Cita y aporta prueba sobre unas actuaciones judiciales penales en relación a la existencia en el mercado de productos que presuntamente infringiría su diseño anterior. La comparación de los diseños prueba, en su opinión, que guardan una gran similitud, por lo que la impresión general producida por el DMC no difiere de la impresión general producida por el diseño anterior. Puede existir alguna pequeña diferencia pero insuficiente para producir en el usuario informado una impresión general distinta. Dicho usuario es un consumidor o usuario final pero con elevado nivel de conocimiento en lo referido a diseños en el sector. Además, el diseñador de sandalias o plantillas para sandalias tiene un grado de libertad casi ilimitado, lo que acerca aún más si cabe la impresión general causada por ambos diseños. Por todo ello, el solicitante consideró 2

3 que el DMC debía ser declarado nulo por incurrir en las causas de nulidad previstas en el artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC 1, en relación con los artículos 4 a 6. (3) Por su parte, el titular presentó observaciones el 11/10/07, argumentando que la solicitud debía ser desestimada por varias razones. Argumenta que el DMC, objeto de cotitularidad junto con las empresas BELSO SHOES, S.L. y ROOTS UNIVERSAL, S.L., ostenta ambos requisitos, novedad y carácter singular. Considera que el DMC se refiere a calzado mientras que el diseño anterior es para plantillas-suelas para calzado, siendo ésta una parte del calzado, no su totalidad. Lo que pretende el solicitante es poner en duda la novedad y el carácter singular del DMC de calzado basado en una cierta similitud con una suela sin tener en cuenta que un calzado es bastante más que una suela. El titular compara el DMC con el diseño anterior, analizando únicamente las suelas. Argumenta que es cierto que de la comparación de las vistas donde se reproducen las suelas, se desprende alguna relación entre el DMC y el diseño anterior, si bien existen diferencias relevantes en lo relativo a la parte anterior y tacón de las suelas (el empleo de formas circulares en el caso del DMC, rectangulares o cuadradas en el diseño anterior; configuración paralela de líneas en el tacón del DMC, mientras que existe configuración en forma de abanico en el diseño anterior). Esas diferencias son muy relevantes para el titular. En cualquier caso, no se puede analizar la novedad del DMC solamente reparando en su suela, sino que debe analizarse el conjunto completo. Respecto a la singularidad del DMC, asegura que no general menor duda el carácter singular del calzado incluido en el DMC. El conjunto del DMC se caracteriza por la novedad en el diseño, sus materiales, colores manchados y en el diseño de sus bordes deshilachados, así como las cinchas cruzadas que sujetan el pie; señala que la solución especialmente creativa e ingeniosa es cubrir el piso o suela del calzado con el mismo material del zapato, a excepción de las partes necesarias para su adherencia al suelo, quedando cubierta la suela en un porcentaje importante dando una sensación etérea, al contrario que si toda la suela estuviera a la vista. Por ello, el DMC ofrece una impresión general a los usuarios informados que difiere suficientemente de la impresión 1 Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios 3

4 general del diseño anterior. Las diferencias son significativas para excluir la identidad entre ambos diseños e insuficientes para producir en el usuario informado una impresión general de semejanza. Además, la suela no es un artículo que el consumidor pueda comprar y mucho menos sustituir en sus zapatos. En los puntos de venta donde se vende calzado, nunca se venden suelas. El gran público no suele reparar en las suelas cuando compra calzados. El usuario informado, conocedor de la variedad de diseños en el sector, sabe que estos artículos (calzados y suelas) forman parte de un sector con una amplia variedad de diseños, de modo que elementos distintos pueden determinar una impresión general distinta, a pesar de compartir elementos similares e incluso idénticos. Por último, sostiene el titular que la documentación relacionada con las actuaciones judiciales debe ser rechazada por ser asunto externo a la comparación de los diseños enfrentados. (4) El 23/11/07, la Oficina instó a ambas partes a una conciliación, basada en indicios que apuntaban a que el DMC impugnado entraría en conflicto con el diseño invocado por el solicitante, protegido desde una fecha anterior a la fecha de presentación del DMC. La Oficina entendía de los documentos aportados que existía un procedimiento penal en relación a este asunto. Propuso por ello que las partes solicitaran una suspensión del procedimiento, con el fin de ponderar las opciones de una posible conciliación. La Oficina instó a las partes a que se pronunciaran dentro de un plazo de dos meses. (5) El 18/01/08, el titular informó a la Oficina que el 29/11/07 y el 27/12/07, invitó al solicitante a que le informaran sobre las posibles condiciones que podrían propiciar una conciliación entre ellas. El titular informó a la Oficina que dicha invitación no fue respondida, por lo que ante la falta de colaboración e información del solicitante, la propuesta de la Oficina no ha sido atendida. El titular proporcionó copias de sendas cartas dirigidas al solicitante. Por último, el titular indicó que si, antes de la finalización del plazo (23/01/08), recibiera alguna respuesta del solicitante, la comunicaría a la Oficina. El 23/01/08, el titular informó a la Oficina del sobreseimiento libre sin infracción penal de las diligencias previas de las que informó en sus alegaciones el solicitante. (6) La Oficina procedió a informar al solicitante de estos hechos. Para más informaciones y detalles relativos a los hechos y los argumentos de las partes, se remite al expediente de solicitud de declaración de nulidad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO A. Sobre la admisibilidad de la solicitud (7) La solicitud de declaración de nulidad se fundamenta en los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b), en relación con los artículos 4 a 6 del RDC. Se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 28, apartado 1, letra b), puntos i y v del REDC 2. (8) La tasa por la solicitud de declaración de nulidad ha sido abonada. La solicitud es conforme con las demás formalidades establecidas en el artículo 28, apartado 1 del REDC y por consiguiente, procede declarar su admisibilidad. B. Sobre el fondo (9) El solicitante insta la declaración de nulidad del DMC por dos motivos, el primero de los cuales es su falta de novedad porque el modelo reproducido en el punto (2) constituye un obstáculo a la novedad del DMC. Por tanto, procede examinar en primer término la falta de novedad del DMC por divulgación anterior de un diseño, antes de examinar el segundo motivo (falta de carácter singular). 2 Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios 4

5 B.1. Sobre la divulgación (10) La división de anulación considera probada la divulgación del diseño reproducido en el punto (2), mediante su publicación, como dibujo o modelo comunitario registrado, en el Boletín de Dibujos y Modelos comunitarios fechado el 24/02/04, constituyendo un acto de divulgación a efectos del artículo 7, apartado 1 del RDC, anterior a la fecha de presentación del DMC (08/02/07). B.2. Sobre la novedad (11) Probada, por tanto, la divulgación de un diseño anterior, procede compararlo con el DMC. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de las representaciones gráficas. (12) Si bien el DMC se refiere a un modelo de calzado, el diseño anterior se refiere a un modelo de plantilla o suela para calzado. Como argumenta el titular, una suela es una parte del calzado, y no su totalidad, ya que éste está formado de diferentes piezas, cada una de las cuales cumple su función: sólo la unión de todas ellas da como resultado un calzado que resguarda los pies. (13) La división constata que el titular, al definir el alcance de la defensa de su DMC, no ha solicitado en ningún momento el mantenimiento del diseño en forma modificada, sino que ha expresamente defendido que la solicitud de declaración de nulidad debe ser desestimada, al quedar demostrada la novedad y el carácter singular del diseño impugnado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.3 de las directrices relativas a los procedimientos relacionados con la declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados 3, se asume que el titular reivindica el mantenimiento del DMC en la forma que se registró y publicó originariamente, es decir la totalidad del DMC. (14) Hecha esta salvedad, la comparación se realiza entre la totalidad del DMC y el diseño anterior. Resultado de dicha comparación es que el DMC y el modelo anterior no comparten la apariencia de un mismo producto, por lo que difícilmente puede tratarse de diseños idénticos. Es cierto que ambos diseños comparten un elemento común: la suela. Es en este elemento donde se aprecian identidades entre una parte del DMC y el diseño anterior, en concreto el empleo de un material de tonalidad oscura para la composición de la suela, la configuración de una suela con dos partes claramente diferenciadas (parte anterior y tacón) y el empleo en ambas partes de varias bandas gruesas verticales en cuyo anterior se aprecian formas geométricas fácilmente reconocibles. (15) No obstante, se aprecian diferencias en la configuración de dichas suelas: en el DMC, las formas geométricas son circulares y de tamaño idéntico a través de toda la suela; dichas formas son el resultado de una oquedad o cavidad, a través de la cual se aprecia una superficie inferior; dichas formas están alineadas de manera paralela a través de toda la suela. En cambio, el diseño anterior presenta unas formas geométricas que consisten en rectángulos y cuadrados sobreelevados sobre la superficie del plano de la suela; no se trata de oquedades, sino de formas que se elevan; el tamaño de dichas formas no es idéntico a través de toda la suela, dependiendo sobre todo de la anchura de las bandas sobre las que se aplican; en el tacón de la suela, el tamaño de las mismas es sensiblemente inferior a medida que las formas se aproximan al extremo del tacón. 3 Decisión nº EX del Presidente de la Oficina, de 26 de abril de 2004, por la que se adoptan las directrices relativas a los procedimientos relacionados con la declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, DO OAMI 6/2004, p

6 (16) Si bien queda acreditado la existencia de diversas identidades entre el diseño anterior y una parte del DMC impugnado, no se aprecia ningún otro elemento que sea idéntico entre ambos diseños. Dado que el diseño anterior consiste en la apariencia de una parte de un producto (la suela) y no de la totalidad de un producto (el calzado), el diseño anterior carece de otros elementos que sí se encuentran en el DMC, como por ejemplo los materiales y colores empleados para recubrir la suela o las cinchas que sujetan el pie. Sólo una parte del DMC presenta, de hecho, ciertas identidades con el diseño anterior, hecho concluyente para determinar que no existe identidad entre ambos diseños. (17) En estas circunstancias, se concluye que los diseños difieren en características que no son insignificantes conforme al artículo 5, apartado 2 del RDC, como son el resto de elementos que configuran el DMC (en particular, los materiales y colores empleados para recubrir la suela o las cinchas que sujetan el pie) y que no están anticipados por el diseño anterior. No puede calificarse de detalle insignificante dichos elementos al ser esenciales para configurar la apariencia concreta de de la totalidad del calzado objeto de registro. (18) Por consiguiente, procede desestimar la causa de nulidad motivada en la falta de novedad del DMC, condición exigida por el artículo 5 del RDC, dada la falta de identidad entre el DMC y el diseño cuya divulgación anterior quedó acreditada. B.3. Sobre el carácter singular (19) Desestimado el primer motivo y acreditada la divulgación anterior como se expuso en el punto (10), procede examinar si el DMC carece de carácter singular. Para ello, el grado de libertad del autor al desarrollarlo debe ser tenido en cuenta. Respecto a calzados, dicho grado de libertad no está realmente limitado puesto que no precisan necesariamente una configuración específica para cumplir con su función de cubrir los pies y permitir andar sin lesionar las plantas de los mismos, por lo que el autor es libre de emplear cualquier combinación de líneas, formas y elementos decorativos. (20) El usuario informado está también familiarizado con las características básicas de los calzados. En concreto, está al corriente del acervo de dibujos y modelos conocido en el tráfico comercial normal del sector de que se trate. Conoce que existe una amplia variedad de tipos de calzados (calzados deportivos, de temporada, de señora, caballero o niño, etc.) y en cada uno de ellos, amplia variedad de diseños, en lo relativo a la forma, estructura, composición y ornamentación, por lo que elementos distintos pueden hacer que la impresión general de un modelo difiera de la de otros, a pesar de compartir elementos idénticos. (21) En el presente asunto, la impresión general producida por el DMC difiere de la impresión general producida por la divulgación anterior. El único elemento donde se aprecia un cierto grado de identidad entre el diseño anterior y el DMC es en la suela. El resto de elementos claramente visibles del DMC no están anticipados por el diseño anterior. Este hecho es significativo para concluir que se produce en el usuario informado una impresión general diferente del DMC respecto del modelo citado, dado que el DMC se refiere a la apariencia de todo un calzado como es una sandalia, mientras que el diseño anterior se refiere a la apariencia de de una parte del mismo, como es la suela. De la comparación entre los modelos resulta que el usuario informado llegará a la conclusión que los principales componentes visuales del DMC y de la anterioridad citada producen una impresión general diferente, la que produce el comparar la totalidad de un producto y una parte de un producto. Naturalmente, si el objeto del procedimiento hubiera sido un DMC consistente en una suela de calzado, el resultado de la comparación hubiera sido distinto y la impresión general producida por dicho DMC no sería probablemente diferente del diseño anterior invocado por el solicitante. Sin embargo, no es éste el caso que se plantea en este procedimiento. 6

7 (22) En este punto, conviene recordar que la tutela de un diseño comunitario registrado anterior, como el que ostenta el solicitante de este procedimiento, no forma parte del objeto de un procedimiento declarativo de nulidad. El objeto del procedimiento es examinar si el diseño impugnado incurre en uno o más causas de nulidad, no si la fabricación de un producto que incorpora el diseño impugnado supone una vulneración de otro diseño anterior. Por esta razón, primero, resulta irrelevante la toma en consideración por esta división de las piezas documentales presentadas por el solicitante en relación a las diligencias judiciales abiertas con motivo de la presunta vulneración de los derechos registrales del solicitante. Segundo, la resolución del presente procedimiento declarativo no debe prejuzgar el resultado de dichas diligencias u otras. Cualquier decisión relativa a la vulneración de un diseño comunitario registrado consistente en su utilización en un producto en el que se encuentre incorporado como parte o componente (como, por ejemplo, la fabricación de un calzado que contuviese una suela protegida por un diseño comunitario registrado con anterioridad) compete, en su caso, a las instancias previstas en el artículo 81 del RDC, mas no a esta división. (23) Por consiguiente, procede desestimar la causa de nulidad motivada en la falta de carácter singular, condición exigida por el artículo 6 del RDC, dado que la impresión general que produce el DMC, consistente en la apariencia de la totalidad de un calzado, difiere de la producida por el diseño anterior invocado, consistente en la apariencia de una parte de un calzado. C. Conclusión (24) En virtud de lo expuesto, procede desestimar la solicitud de declaración de nulidad motivada por los motivos previstos en el artículo 25, apartado 1, letra b) en relación con los artículo 5 y 6 del RDC, al no quedar acreditada ni la falta de novedad ni la falta de carácter singular del DMC. III. COSTAS (25) De conformidad con el artículo 70, apartado 1 del RDC y el artículo 79, apartado 1 del REDC, la parte vencida sufragará las tasas abonadas por la otra parte así como los gastos realizados inherentes al procedimiento. En el presente caso, procede que el solicitante sea condenado al pago de las costas. IV. RECURSO (26) El escrito de recurso podría interponerse ante la Oficina en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. De presentarse recurso, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación (artículo 55 y siguientes del RDC). LA DIVISION DE ANULACION José J. Izquierdo Peris Peter Rodinger Martin Schlötelburg 7