Santiago, veintitrés de mayo de dos mil trece. Vistos: En lo principal de fojas 59 el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de

Transcripción

1 Santiago, veintitrés de mayo de dos mil trece. Vistos: En lo principal de fojas 59 el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil doce, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se rechaza la demanda de oposición deducida en contra de la solicitud de marca mixta G, pedida para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos, neumáticos para vehículos, cámara de aire para neumáticos, llantas de goma para automóviles y toda clase de vehículos de la clase 12, por estimarse inaplicables las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del artículo 20 en relación con el artículo 19, todos de la Ley N Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 82. Considerando: PRIMERO: Que por el recurso se denuncia, en un primer capítulo de nulidad, la infracción del artículo 16 de la Ley N Explica el recurrente que los sentenciadores omitieron dar cumplimiento al mandato contenido en dicho precepto, al omitir la apreciación de las probanzas conforme con las reglas de la sana crítica. Ello porque de la prueba aportada se extrae información para acoger las causales de prohibición de registro invocadas, consistente en que la letra G, es el signo usado por la oponente y con el que se ha posicionado en el mercado en la comercialización de vehículos, siendo de toda lógica que se proteja pues se trata de un agente empresarial altamente destacado en el rubro. Como segundo fundamento de invalidación, invoca la vulneración del artículo 20 letra f) de la Ley N , norma que ha sido aplicada de manera incorrecta, ya que se verifican sus presupuestos para acoger la oposición, trasgresión que es consecuencia de lo denunciado en el capítulo anterior. Explica que los signos presentan similitudes gráficas determinantes, lo que posibilita que un consumidor nacional pueda verse inducido a error o engaño sobre la procedencia de un producto de la solicitante respecto de un bien de la oponente. A ello agrega que el giro de ambas empresas es el mismo.

2 Invoca, como tercer apartado de trasgresión de derecho, por la no aplicación del artículo 20 letra h) de la Ley N , por cuanto la marca solicitada presenta similitudes gráficas y fonéticas con el signo que tiene registrada la oponente, por lo que ambas denominaciones pueden confundirse, conclusión que se alcanza si se efectúa el análisis del conjunto de la figura. SEGUNDO: Que en estos antecedentes Roland Spaarwater Limitada. solicitó el registro de la marca mixta G, para productos clase 12; una vez publicada dicha petición, Automotores Gildemaister S.A. formuló oposición, pues, la marca solicitada infringiría las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley , toda vez que la misma resulta ser gráfica y fonéticamente similar a la marca previamente inscrita por la oponente. TERCERO: Que el fallo recurrido expresa que en el derecho marcario se permite el registro de letras singulares del alfabeto como marca comercial, en la medida que se acompañen de una representación gráfica particular o especial. Señala además que confrontadas las dos representaciones gráficas de la letra G relativa a la marca inscrita del oponente y la solicitada, estas presentan suficientes diferencias de forma y color lo que permite distinguirlas claramente, por otra parte arguye el fallo recurrido que es un principio de derecho marcario que a ningún titular puede atribuírsele u otorgársele el monopolio de todas las formas posibles de representación de una letra del alfabeto como marca comercial, desestimando así la oposición y confirmando la sentencia apelada. CUARTO: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben transitar dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que en este proceso de oposición de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración, en el caso en comento, en que se alega la existencia de una marca extrarregistral, las condiciones que deben concurrir para enfrentarnos a

3 una seña de tal naturaleza, esto es, el uso de la misma, que debe ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento de los requisitos substantivos de registrabilidad. De otro lado, se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren, y además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos encontramos en presencia de una excepción a la regla de la especialidad marcaria que, ya que trae como consecuencia negar amparo al cuño pedido, debe justificarse suficientemente, acudiendo a factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios, los canales de comercialización, los consumidores de los productos o servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas de rubros o áreas competitivos. QUINTO: Que con respecto al primer capítulo de nulidad, cabe indicar, desde ya, que la apreciación de las características de un signo respecto del que se pretende reconocimiento como marca comercial no es un problema fáctico, sino jurídico. En efecto, las reglas de apreciación de la prueba no tienen ninguna relación con el conflicto de estos antecedentes, desde que, en concepto del tribunal y de las partes, no existían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos susceptibles de ser demostrados a través de los medios que señala la ley, por lo que mal puede articularse un reproche a lo resuelto por los jueces del grado sobre la base de presuntos errores en la apreciación de la misma, ya que el ámbito de los hechos no formó parte de la ritualidad de estos autos. De contrario, no existen más hechos de la causa que la existencia de la solicitud de registro, la configuración de la seña pedida, y una oposición sobre la base de una marca con una conformación específica, consistiendo la decisión en una observación comparativa de las mismas, cuyo resultado es la calificación jurídica en torno a la eventual

4 verificación de las condiciones que hacen aplicables las causales de prohibición de registro de que se trate. Al no ser un problema fáctico el de la especie, se impone el rechazo del primer capítulo del recurso, fundado en la trasgresión de las normas sobre valoración de la prueba. SEXTO: Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, considerada también como norma fundante de la invalidación, es importante tener en consideración que el riesgo de error o engaño que ella consagra se relaciona con el origen empresarial de la marca, la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. En este caso la discusión se centra en la protección solicitada por la oponente respecto al uso amplio de la expresión G para el giro automovilístico, sin perjuicio de ser además titular de registros marcarios para dicho signo en forma separada. Así, cabe indicar que además de la semejanza gráfica entre las figuras, se constata una aproximación conceptual, desde que, al ser simples representaciones de una letra más un guion, no existe elemento alguno que conduzca al consumidor hacia una procedencia empresarial diferente de la registrada luego de visualizar la seña pedida, tomando además en consideración que el registro requerido por la solicitante, tiene un giro vinculado al mundo automotriz, comprendidos dentro del área de negocios de la oponente. En esas circunstancias, surge la existencia del error de derecho denunciado en el libelo, ya que los sentenciadores del grado estimaron equivocadamente que no concurre la causal de prohibición de registro del literal f) del mentado artículo 20 del cuerpo normativo de marras a este caso, ya que no existiría riesgo de error o engaño para el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos distinguidos con una y otra figura, conclusión que como se dijo, es incorrecta. SÉPTIMO: Que en lo referente al último de los errores de derecho denunciados por la oponente, es necesario señalar que lo pedido por Roland Spaarwater Limitada es el registro del signo mixto letra G, que es igual que alregistrado por Automotora Gildemaister S.A. que tiene como característica principal la letra G, de esta manera resulta del todo evidente la identidad de ambos, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N , cuando prohíbe inscribir marcas iguales o que gráfica o

5 fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas. OCTAVO: Que conforme, a la normas, precedentemente citadas y a los hechos evidentes que se desprenden de lo establecido por los jueces del fondo, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes de manera que pueden confundirse con la de la recurrente que además goza de fama y notoriedad en el mercado, por lo que las causales invocadas por la oponente se verifican plenamente. De esta manera, es claro que el fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia en examen. Por estas consideraciones y visto lo prevenido en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, SE ACOGE el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 59, por el abogado Rodrigo Puchi Zurita, en representación de Automotores Gildemaister S. A., contra la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil doce, escrita a fojas 48, la que se anula y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Regístrese. Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch. Rol N Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L. y Haroldo Brito C. No firma el Ministro Sr. Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.

6 Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema. En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.