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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 6020/2004 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCAS x x MARCA NOTORIA x x CONGRUENCIA x Resumen: El único motivo analizado por la sentencia se pronuncia sobre la congruencia de la sentencia. La Sala Tercera rechaza la infracción denunciada, pues la sentencia de instancia ofrece una respuesta jurisdiccional suficiente que, además resulta acorde con la doctrina constante del Tribunal Supremo sobre la interpretación de los preceptos de la Ley de Marcas, y entre otras cosas, de la noción de notoriedad en cuanto factor que no debe ser entendido como sugiere la recurrente, sino como generador de un mayor deber de protección que impida el aprovechamiento indebido de la reputación de que gocen las marcas renombradas y notorias. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil siete. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6020/2004 interpuesto por "IECI COMUNICACIONES, S.L.", representada por la Procurador Dª. María José Corral Losada, contra la sentencia dictada con fecha 4 de marzo de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2778/2001, sobre concesión de la marca número , "IECI Comunicaciones"; es parte recurrida "INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio Guerrero López, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- "Informática El Corte Inglés, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2778/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de junio de 2000, confirmada por el de 29 de mayo de 2001, que concedió la marca número , "IECI Comunicaciones". Segundo.- En su escrito de demanda, de 23 de noviembre de 2001, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso se declaren nulas y sin ningún valor y efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de junio de 2000, que concedió la marca , 'IECI Comunicaciones', y la de fecha 29 mayo de 2000 (sic), por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución, y se deniegue definitivamente la citada marca 'IECI-Informática El Corte Inglés'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba. Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de diciembre de 2001, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso". 1

2 Cuarto.- "IECI Comunicaciones, S.L." contestó a la demanda con fecha 11 de enero de 2002 y suplicó sentencia "desestimando el recurso, confirmando, en todo caso, el acto administrativo que se recurre y, en su consecuencia, declarando procedente la concesión de la marca citada núm IECI Comunicaciones en clase 9ª, con imposición de costas a la mercantil recurrente, Informática El Corte Inglés, S.A., y con todo lo demás que en Derecho proceda". Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 21 de marzo de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de marzo de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'Informática El Corte Inglés' contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de y de , a que este proceso se refiere, las cuales anulamos, sin formular condena al pago de las costas procesales". Sexto.- Con fecha 1 de julio de 2004 "IECI Comunicaciones, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6020/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "por vulneración del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de congruencia de las sentencias, reconocido y consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española y por vulneración de lo prevenido en los artículos 33 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ". Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, así como de los principios jurisprudenciales aplicables al caso". Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, así como de los criterios jurisprudenciales aplicables al caso". Séptimo.- Por auto de 30 de marzo de 2006 la Sala acordó: "Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil 'IECI Comunicaciones SL', contra la Sentencia de 4 de marzo de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 2778/2001, en cuanto a los motivos segundo y tercero de su escrito de interposición del recurso de casación, aducido al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción; así como la admisión del recurso respecto del motivo primero fundado en el apartado c) de dicho precepto, y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de conformidad con las reglas de reparto de asuntos. Sin costas." Octavo.- El Abogado del Estado se abstuvo de evacuar el trámite de oposición. Noveno.- "Informática El Corte Inglés, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la parte recurrente. Octavo.- Por providencia de 8 de enero de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 17 de abril siguiente, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de marzo de 2004, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Informática El Corte Inglés, S.A." y en su virtud anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y la inscripción de la marca número , "IECI Comunicaciones", para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, en concreto "ordenadores; impresoras para ordenadores; memorias para ordenadores y programas de ordenadores registrados". 2

3 A la inscripción de la marca número , "IECI Comunicaciones", solicitada por "IECI Comunicaciones, S.L.", se había opuesto "Informática El Corte Inglés, S.A." en cuanto titular de las marcas mixtas números /0, /9, /7, /5, "IECISA", que amparan productos de las clases 9, 16, 38 y 42, respectivamente. Segundo.- La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados IECI Comunicaciones, mixta, marca solicitada, y las marcas oponentes /61/62/63, IECISA El Corte Inglés Informática, El Corte Inglés, S.A. (gráficas), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado". Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes: "La recurrente es titular de las siguientes inscripciones de marca, todas ellas integradas por un conjunto gráfico denominativo constituido por la denominación 'IECISA' escrita con letras mayúsculas y un triángulo isósceles en posición horizontal que contiene la palabra 'EL CORTE INGLÉS' sobre la silueta de una 'I' minúscula con un punto en forma de elipse, y bajo todo lo cual aparece la denominación social 'INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A' reivindicándose los colores negro, azul pantone 300 c y verde pantone 348 c: 1º- Marca , con prioridad de , para distinguir en clase 9 'Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores'; 2º- Marca nº , con prioridad del , que distingue en clase 16 'papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de la instrucción o la enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés'; 3º- Marca nº , con prioridad del , para distinguir en clase 38 'Servicios de telecomunicaciones'.; marca , con prioridad del , para distinguir en clase 42 'Servicios de programación para ordenadores.' Insta la recurrente en la demanda la anulación de las resoluciones recurridas, alegando en apoyo de su pretensión que en las mismas se ha vulnerado los art a) y 13 c) y d) de la Ley de Marcas, en cuanto que entre la marca impugnada y aquéllas de las de que es titular existen similitudes susceptibles de producir en los consumidores riesgo de asociación y confusión entre los signos enfrentados, con aprovechamiento indebido del crédito de la demandante, sí como que la marca impugnada implica imitación de una creación protegida por su derecho de propiedad industrial. [...] En la resolución de la cuestión litigiosa, debe tenerse en cuenta que el art. 12.1,a) de la Ley de Marcas de prohíbe el registro como marca de los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con otra marca anteriormente solicitada o ya registrada para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, por causa de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre ambas, y que el art. 13.c) prohíbe el registro como marca de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, todo lo cual protege tanto los intereses del creador del producto o industria como los de los consumidores o usuarios. Por consiguiente, la denegación del acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido y del riesgo de confusión en el mercado, sin que baste la concurrencia de cualquier semejanza o coincidencia para que quede vedado el acceso al Registro, lo que sólo ha de acontecer cuando la semejanza sea de entidad suficiente para impedir la pacífica convivencia de las marcas enfrentadas, por originar un riesgo de error o confusión entre los consumidores. Sin embargo, la semejanza constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en cada caso mediante un estudio valorativo de los distintos factores o circunstancias que concurran en las marcas enfrentadas, como el grafismo o visión escrita de las denominaciones, la fonética o efectos de la pronunciación, las clases de productos que comercializan y su relación de afinidad o complementariedad, el área comercial a la que va dirigida la oferta y factores semánticos o de otra 3

4 naturaleza que sirvan para determinar si, del examen comparativo de las marcas confrontadas, puede llegarse a la conclusión de que su coexistencia supone un riesgo cierto de confusión de los productos o servicios que distinguen entre el público consumidor; este examen comparativo ha de ser hecho, fundamentalmente y en primer lugar, mediante la valoración sintética de los factores concurrentes, considerando el conjunto que representa la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, de forma que no se desarticule su unidad, y su estructura global prevalezca sobre sus componentes parciales; en la valoración debe atenderse, igualmente, a las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales y a las reglas de la sana crítica y del sentido común. [...] De la confrontación de la marca impugnada con las oponentes se desprende que, pese a existir entre las mismas ciertas diferencias denominativas y gráficas, no es menos cierto que el elemento fundamental de todas ellas, tanto desde una perspectiva gráfica como verbal, es el término común 'IECI', porque la adición de 'SA', y los demás términos de las marcas oponentes o del término 'COMUNICACIONES' en la impugnada, respectivamente, no tienen la trascendencia, por ser mucho menor su aptitud diferenciadora en el conjunto de las marcas en litigio, tanto desde un punto de vista gráfico como fonético y ello debido, fundamentalmente, a que en las marcas oponentes el término 'IECI' es lo más destacable, al situarse en primer lugar y a gran tamaño, de forma que la trascendencia de 'IECI' en el conjunto de las marcas oponentes es tal que la inclusión de ese término en la impugnada es susceptible de enervar incluso la notoriedad de aquéllas, lo que, unido a la circunstancia de que los productos distinguidos por las marcas en litigio son similares y en parte idénticos, constituye un riesgo cierto no sólo de confusión por similitud sino también de aprovechamiento de reputación ajena; es de significar, de otra parte, que el término 'IECISA' está integrado por las iniciales de la entidad 'Informática El Corte Inglés S.A.' denominación social de la entidad titular de las marcas oponente, mientras que desconoce la Sala a qué obedece la inclusión del término 'IECI' en la denominación social de la titular de la marca impugnada, por lo que la identidad del nombre comercial y la marca impugnada tiene en el caso de autos escasa trascendencia y debe ceder ante las demás circunstancias expuestas. Globalmente consideradas las marcas en litigio no tienen, por tanto, virtualidad para excluir todo riesgo de error en el mercado porque no presentan en su conjunto diferencias susceptibles de individualizar a unas de otra, ni constituyen conjuntos con propia sustantividad y con carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario respecto de un producto determinado. Por tanto, aún cuando al supuesto de autos no le resulta de aplicación la prohibición prevista en el art. 13.d) de la Ley de Marcas, se está en el caso de concluir que las decisiones administrativas recurridas sí han infringido lo dispuesto en el apartado c) del precepto citado y en el art a) porque es lo cierto que la marca impugnada carece respecto de las prioritarias de la necesaria fuerza diferenciadora para determinar funcionalmente los productos que pretende amparar, haciendo inviable la convivencia de todas ellas en el mercado, por lo que es procedente estimar la pretensión impugnatoria que en este proceso deduce la recurrente." Tercero.- Una vez que por auto de 30 de marzo de 2006 la Sala declaró la inadmisión del recurso de casación en cuanto a los motivos segundo y tercero de su escrito de interposición, aducidos al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, aquél queda reducido al motivo primero fundado en el apartado c) de dicho precepto. Mediante él se imputa al tribunal de instancia el vicio de incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a determinadas alegaciones de la demanda que, a juicio de la recurrente, tenían carácter "fundamental" para el éxito de su pretensión. En concreto, afirma que la Sala de instancia no "tuvo en cuenta" las siguientes circunstancias puestas de manifiesto en la demanda: A) "Coincidencia entre la marca, IECI Comunicaciones, y la denominación social de la mercantil solicitante, IECI Comunicaciones, S.L., que propicia un examen menos rigorista, dado que en realidad ningún distintivo nuevo se viene a introducir en el mercado." La Sala, sin embargo se refirió expresamente a este factor cuando admitió incluso la "identidad del nombre comercial y la marca impugnada" (en los términos ya dichos), si bien consideró que dicha circunstancia tenía en el caso de autos "escasa trascendencia". B) "Inclusión en las marcas oponentes de la razón social de su titular registral, Informática El Corte Inglés, y del logotipo característico de El Corte Inglés, que evita cualquier confusión en el consumidor, pues 4

5 esa circunstancia, sin duda, determinará que el consumidor distinga sin género de confusión el origen empresarial de los productos y/o servicios por los que, en su caso, opte". La alegación es infundada. El tribunal sentenciador apreció la coincidencia entre las iniciales que integran el término "IECISA" (marca oponente) y la denominación social de su titular ("Informática El Corte Inglés, S.A.") como factor relevante para el litigio, si bien no en el sentido que auspiciaba la recurrente porque, a su juicio, ante las similitudes denominativas y aplicativas de los signos en liza, subsistía el riesgo de confusión entre ellos. En la apreciación de estas similitudes se engloban todos los elementos de los signos sin necesidad de que haya que hacer una mención expresa y singular a cada uno de ellos (como parece reivindicar la recurrente respecto del al logotipo característico de "El Corte Inglés, S.A."). C) "Valoración de los actos propios realizados por la mercantil recurrente, que vendría en invalidar cualquier propósito dirigido a sostener que las marcas oponentes consisten en la denominación IECI [...]". Aun cuando ciertamente no hay una referencia singular en la sentencia respecto de esta alegación que la titular de la marca aspirante hizo en la instancia al contestar a la demanda, ha de tenerse en cuenta que se trataba de un argumento adicional, no relevante, cuyo único propósito era oponerse al correlativo argumento de la demanda sobre la descomposición del término "IECISA" en "IECI" ("Informática el Corte Inglés", por un lado), y "SA" ("sociedad anónima"), por otro. Pues bien, el tribunal de instancia resolvió, de modo expreso, el debate sobre la "adición" de las iniciales "SA" (y los demás términos de las marcas oponentes) a lo que denominó "el término común IECI", para destacar el carácter "fundamental" de este último frente al resto, que consideró de "menor aptitud diferenciadora". No puede afirmarse, por lo tanto, que haya dejado de resolver la cuestión suscitada en su contestación a la demanda por la entidad que hoy recurre en casación. D) "Notoriedad de las marcas oponentes en lo que se refiere al logotipo (triángulo de color verde) y a la denominación El Corte Inglés -que no en relación con la denominación IECISA- que anularía toda posibilidad de confusión entre los consumidores respecto de la presencia en el mercado de la marca solicitada". De nuevo la alegación resulta infundada. La sentencia contiene una referencia singular a la notoriedad de las marcas oponentes (que, como es lógico, se analizan a la luz de todos sus elementos, gráficos y denominativos, apreciados en su conjunto) para, acto seguido, subrayar la existencia en el caso de autos tanto del riesgo de confusión como del aprovechamiento de la reputación ajena, lo que lleva al tribunal de instancia a considerar vulnerado el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Existe, pues, como respecto de las demás alegaciones, una respuesta jurisdiccional suficiente que, además, resulta acorde con la doctrina constante de esta Sala sobre la interpretación del referido artículo y de la noción de "notoriedad" en cuanto factor que no debe ser entendido como sugiere la recurrente sino justamente en el sentido opuesto, esto es, como generador de un mayor deber de protección que impida el aprovechamiento indebido de la reputación de que gocen las marcas renombradas y notorias. Cuarto.- No incurrió, pues, el tribunal de instancia en el quebrantamiento de forma denunciado por lo que el recurso de casación, limitado a este motivo único, debe ser desestimado con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS No ha lugar al recurso de casación número 6020/2004, interpuesto por "IECI Comunicaciones, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de marzo de 2004 recaída en el recurso número 2778 de Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. 5