Nombre de Dominio : centauro.cl Rol Expediente : : CasaInformatica SpA : Bozzolo Hermanos y Compañía

Transcripción

1 Nombre de Dominio : centauro.cl Rol Expediente : Titular : CasaInformatica SpA Revocante : Bozzolo Hermanos y Compañía Santiago, a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. VISTOS: 1.- Que con fecha trece de octubre del dos mil diecisiete, NIC Chile notifica al suscrito su designación como árbitro para la resolución del conflicto por la asignación del nombre de dominio centauro.cl, suscitado entre CasaInformatica SpA, en lo sucesivo la parte demandada, y Bozzolo Hermanos y Compañía, en lo sucesivo la parte demandante. 2.- Que, con igual fecha, el suscrito expresa que no le afecta inhabilidad alguna para desempeñar el cargo de árbitro, el cual acepta y jura desempeñar fielmente, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible. 3.- Que consta en este expediente electrónico que no se ha formulado causal de inhabilidad alguna respecto del suscrito por ninguno de los intervinientes. 4.- Que, con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, la parte demandante presenta demanda arbitral, solicitando la revocación del nombre de dominio en disputa y su asignación para sí, con expresa condenación en costas, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación. En cuanto a los antecedentes de hecho, la demandante sostiene que, en 1908, don Luis Bozzolo e hijos fundan Conservas Centauro en Quillota, a 120 kilómetros al norte de Santiago. Desde sus inicios, la Compañía se dedica a la producción y comercialización de pasta de tomate a granel en el mercado nacional y, posteriormente, inicia su expansión hacia los mercados de Perú y Ecuador. Hacia fines de la segunda guerra mundial, Conservas Centauro amplía su desarrollo industrial y se dedica al envasado de legumbres, arvejas, maíz y porotos verdes en contenedores de hojalata. Posteriormente, desde los cincuenta, inicia actividades relacionadas con productos en almíbar, específicamente duraznos, damascos, coctel de frutas y frutillas. El año 1985, Bozzolo Hermanos efectuó los primeros embarques chilenos de cereza en conserva al mercado japonés, y dos años más tarde ingresa al mercado norteamericano con una línea de productos de tomate en conserva. Tiempo más tarde, en 1994, ingresa al mercado industrial de la pasta de tomate, abasteciendo hoy en día a clientes en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Haití, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, y Corea del Sur, entre otros. La demandante es titular de una amplia familia de marcas comerciales, mixtas y denominativas, registradas para la expresión CENTAURO en diversas clases. Cita los registros marcarios números , , , , , , y Esta familia de registros marcarios constituyen una poderosa muestra del mejor derecho e interés preferente de la demandante para el signo CENTAURO, sostiene esta misma parte, pues tiene por objeto distinguir e identificar una reconocida gama de productos de conserva de su parte, de modo que el público usuario y consumidor la asocie fácilmente con ésta. En virtud de lo recién señalado, resulta evidente que el nombre de dominio implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios de Internet acerca del origen de los contenidos y la

2 información que en este dominio se entregue, además de conllevar un serio germen de infracción a la marca recién individualizada CENTAURO de la demandante. La demandante es también titular del nombre de dominio conservas-centauro.cl, muy similar al disputado. Prosigue la parte demandante refiriendo a los nombres de dominio sosteniendo que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio en disputa a un sitio web con información relativa a los productos CENTAURO. Esto último, debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducido el signo CENTAURO mediante el cual se distingue a la demandante en el mercado desde hace más de 100 años, como es de público conocimiento. Este nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho que asiste a su parte, sostiene la demandante, respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente el signo CENTAURO, y que es idéntico a su marca registrada, que le otorga derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre. Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio centauro.cl se verá inducido a error, considerando que la demandante cuenta con una familia de registros marcarios que se estructuran en base a la expresión CENTAURO y, además, posee un nombre de dominio que contiene dicho signo, por lo cual el presente dominio fomentaría la confusión de los usuarios quienes relacionarían el dominio centauro.cl con los afamados y reconocidos productos comercializados por la demandante. La demandante continúa refiriendo al riesgo de confusión del dominio de autos. Al efecto sostiene que el titular del nombre de dominio en disputa inscribió el famoso signo que corresponde a las marcas, nombre de dominio y expresión por la cual se reconoce los productos de la demandante. El demandado de autos se limitó a tomar la reconocida expresión CENTAURO sin agregar elementos distintivos, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. La función básica de todo nombre de dominio es identificar e individualizar correctamente a cada operador de Internet, función que en caso de mantenerse la asignación del nombre de dominio de autos no se estaría cumpliendo. No hay, sostiene la demandante, ningún motivo razonable para pensar que este dominio corresponda a un titular que no sea su parte. Por el contrario, el demandado se está aprovechando de los beneficios de una marca ajena, en cuya creación, promoción y uso, no tuvo participación alguna. Para concluir los antecedentes de hecho, la demanda apunta que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento, es responsabilidad exclusiva del titular que su inscripción no contraríe derechos válidamente adquiridos por terceros. En abono a su alegación, la demandante cita el fallo arbitral recaído en el conflicto por el nombre de dominio promain.cl. En razón de lo anterior, corresponde revocar la inscripción del demandado respecto del nombre del dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de un signo distintivo que es reconocido a nivel nacional e internacional por los usuarios de Internet, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos, y el consecuente perjuicio para su parte. En cuanto a los antecedentes de derecho, la demandante considera diversos criterios para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, los que se sintetizan en los párrafos siguientes. Un primer criterio descansa en la titularidad de marcas comerciales y su relación con nombres de dominio. La relación entre ambos signos distintivos ha sido establecida tanto en el derecho comparado, como en la jurisprudencia local. Ambos cumplen ciertos fines comunes, tal como identificar el origen de bienes y servicios, facilitar el comercio, y evitar la potencial confusión y errores entre los usuarios. Adicionalmente, los nombres de dominio cumplen una función de medio de publicidad. En este sentido, la resolución de los conflictos de nombre de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, atendiendo a la titularidad de

3 marcas comerciales. En el caso de marras, este es el caso de la demandante, quien es titular de marcas comerciales y un nombre de dominio que corresponde a la denominación CENTAURO, que es reproducida en el nombre en disputa. La relevancia de las marcas comerciales en la resolución de disputas por nombres de dominio aparece refrendada por la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, por el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como por las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, y por el propio Reglamento de NIC-Chile. Conviene tener presente, sostiene la demandante, que, en el caso de autos, asignar el nombre de dominio a la demandada no sólo se traduciría en dilución marcaria para la demandante, sino también en inducir claramente a error a los usuarios de Internet. En abono de su argumento, la parte demandante cita el fallo recaído en el conflicto por el nombre de dominio colocolodetodos.cl. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, universalmente aceptado, y por tanto correspondería su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que la demandante es titular de un registro marcario vigente, íntegramente incorporado en el nombre de dominio en disputa. Un segundo criterio de resolución de la controversia, de acuerdo a la demandante, descansa en la notoriedad de la marca comercial. Al respecto, arguye, las marcas de su titularidad gozan de fama, notoriedad. Dichas circunstancias instan a asignar el nombre de dominio a la demandante. Este sería uno de los criterios más importante para el caso de autos, pues esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Un tercer criterio de resolución de conflictos de nombres de dominio es el uso efectivo del respectivo signo distintivo. Al respecto la demandante alega que la marca CENTAURO, reproducida en el nombre en disputa, se usa real y efectivamente en línea. Un cuarto criterio para resolver el conflicto de nombres de dominio radica en las disposiciones del Convenio de París que brindan protección a la marca famosa y notoria, incluso cuando parte esencial de ella sea incluida en la reproducción o una imitación sea susceptible de crear confusión con ésta. Adicionalmente, las normas que previenen competencia desleal del mencionado Convenio resultarían también aplicables, desde que el nombre de dominio en disputa pudiese: primero, crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y, segundo, inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Un quinto criterio para resolver el conflicto de nombres de dominio radica en el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa. La demandante reitera que su parte tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. Asegura que su parte ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus productos bajo la prestigiosa marca CENTAURO. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la acción de revocación de su parte obedece a su interés legítimo de identificar y proteger su servicios docentes (sic) en Internet. Como es sabido, sostiene la demandante, su parte ha posicionado a lo largo de los años y mediante grandes esfuerzos su marca CENTAURO como una de las más prestigiosas, reconocidas y de mayor calidad en Chile en el mercado de la venta de alimentos en conserva, por lo que, en la actualidad, el público en general, incluido los usuarios de Internet, asocia CENTAURO a alguna actividad realizada por su parte.

4 Un sexto criterio de asignación de los nombres de dominio en disputa, de acuerdo a la demandante, descansa en la identidad. Conforme a este criterio, corresponde asignar el nombre de dominio a quien cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En la especie esta parte sería la demandante, puesto que CENTAURO es una marca que le identifica. En abono de esta alegación, la demandante cita jurisprudencia recaída en el conflicto por el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl Por último, la demandante refiere al principio first come first served, el cual tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un interés preferente y mejor derecho. Lo que no acontecería en autos, sostiene la demandante. Al efecto, la demandante destaca que el simple hecho de tener la calidad de actual titular, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho e interés preferente sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con inscribir primero un dominio para, por ese simple hecho, quedarse con él sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. En síntesis, el criterio first come, first served tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de ultima ratio, vale decir, su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo inscribió. Ello no ocurre en el caso de autos, pues la demandante habría acreditado consistentemente el interés preferente que le asiste respecto del nombre de dominio disputado. 5.- Como medios de prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompaña: copias de los certificados de registros de las marcas números , , , , , , y , para diversas clases; copia de certificado del nombre de dominio conservas-centauro.cl; impresiones de los sitios web y copia de fallos arbitrales recaídos en disputas por nombres de dominio promain.cl, viñasdelmaipo.cl, y colocolodetodos.cl.; copias del poder otorgado por demandante a Sargent & Krahn, y de este último a quien comparece por la demandante en autos. 6.- Que con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete se confiere traslado de la demanda a la parte demandada para su contestación. 7.- Que, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se tiene por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada. 8.- Que con igual fecha se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo previsto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, el presente procedimiento tiene por objeto resolver la revocación del nombre de dominio centauro.cl, actualmente asignado a la parte demandada. SEGUNDO: Que el dicho procedimiento permite a quien estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio pedir la revocación de esa inscripción, mediante la invocación de un interés preferente. En consecuencia, compete a la parte demandante esgrimir un interés determinado que, puesto

5 en la balanza en relación con el interés de la parte demandada, evidencia una preferencia tal que amerita su protección mediante la revocación de la asignación inicial del nombre de dominio a la demandada y la concesión de su titularidad a la parte demandante. TERCERO: Que la parte demandante esgrime diversos intereses cuya protección requeriría la revocación del nombre de dominio en disputa a la demandada y su asignación a la demandante. Entre ellos: ser titular de diversos registros marcarios en Chile para la expresión CENTAURO ; revestir sus derechos marcarios fama y notoriedad; y, ser titular del nombre de dominio conservas-centauro.cl, que se estructura sobre la base de la misma expresión centauro. CUARTO: Que, de los precedentemente mencionados intereses de la demandante, los derechos marcarios, así como la titularidad sobre el mencionado nombre de dominio, se encuentran suficientemente acreditados en autos. En cambio, los elementos de convicción resultan insuficientes para acreditar la esgrimida fama y notoriedad de los derechos marcarios. QUINTO: Que la contestación de la demanda se ha producido en rebeldía de la parte demandada y, por consiguiente, ésta no ha esgrimido interés preferente alguno. Dicha rebeldía ha de entenderse como negación de las alegaciones esgrimidas por la demandante, junto con imponer, en lo sustancial, la carga de la prueba a la misma. SEXTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores e identificadores de recursos en línea. Dichos localizadores pueden revestir diversa naturaleza, entre los cuales es concebible incluir una marca comercial, una razón social, un nombre comercial, personal y hasta geográfico, entre otros muchos. Aunque la mayor parte de los conflictos sobre nombres de dominio se suscitan respecto de marcas comerciales, ello no implica, como la jurisprudencia arbitral en la materia y la Reglamentación dejan establecido, que éstas sean el único factor determinante para resolver un conflicto, especialmente cuando la colisión de intereses se produce con otros derechos o intereses igualmente dignos de protección. SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, la demandante ha probado disponer de un interés legítimo sobre la expresión en que consiste el nombre de dominio en disputa, con base en sus derechos marcarios y su nombre de dominio. OCTAVO: Que, como ha quedado dicho en el considerando segundo, a efectos de acoger la demanda de autos es menester que el interés esgrimido por la demandante sea, además, preferente, esto es, goce de alguna circunstancia que le confiera primacía, ventaja o mayoría respecto del interés de la demandada. NOVENO: Que, en la especie, el nombre de dominio en conflicto centauro.cl sugiere la localización e identificación de algún establecimiento comercial, servicio, producto, o actividad asociado a la expresión CENTAURO, vocablo que es idéntico a la expresión que conforma los múltiples registros marcarios de la demandante, y presenta similitud con el nombre de dominio de que también es titular tal parte, quien hace uso efectivo de tales signos distintivos tanto en el entorno analógico como en línea, sin que la demandada haya argüido interés alguno sobre la expresión en cuestión. DÉCIMO: Que, sobre la base de lo recién considerado, la parte demandante ha establecido un interés no sólo legítimo sino también preferente al de la demandada sí alguno ésta tiene, hubiese argüido y acreditado sobre el nombre de dominio en disputa, razón por la cual este sentenciador aceptará los términos de la demanda de revocación, disponiendo la asignación del nombre de dominio en disputa a la parte actora.

6 UNDÉCIMO: Que la alegación de la demandante en orden a que la asignación del nombre de dominio en conflicto a la demandada podría suscitar confusión o inducir a engaño a los usuarios en línea, incluso si plausible, carece de antecedente probatorio alguno en autos. En efecto, la demandante no ha provisto prueba alguna, otra que sus propios dichos, en orden a establecer que la demandada pretendía hacer un uso susceptible de suscitar tal confusión o engaño. No existe en autos antecedente alguno que permita asegurar que los bienes y servicios, el giro de los negocios, el contenido web, u otra circunstancia hagan plausible tal potencial confusión o engaño, sin que la similitud en el elemento distintivo de los derechos marcarios y el nombre de dominio de la demandante sea suficiente para establecer tal potencial confusión o engaño. DUODÉCIMO: Que, incluso si vencida, este sentenciador carece de elementos de convicción para negar que la demandada ha tenido fundamento plausible para litigar, razón por la cual no le condenará en costas. Con lo considerado y teniendo presente lo establecido, además, en los números 18 y 19 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, así como en el numeral 26 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL, RESUELVE: Acoger la demanda de revocación de autos, en cuanto solicita revocar la asignación del nombre del dominio centauro.cl a nombre de su actual titular CasaInformatica SpA y, en su lugar, asignar el mismo a la parte demandante Bozzolo Hermanos y Compañía; y, rechazar la demanda, en lo concerniente a las costas, debiendo cada parte asumir las propias. Notifíquese a los intervinientes y a NIC Chile. Ciérrese este expediente electrónico. Una vez hecho, ejecútese esta resolución y publíquese la misma por NIC Chile. Testigos de actuación don Daniel Álvarez Valenzuela y don Claudio Ruiz Gallardo. Claudio Ruiz Gallardo Daniel Álvarez Valenzuela Proveyó Alberto J. Cerda Silva, Juez Árbitro.