Fallo arbitral por dominio imsachile.cl IMSA CHILE S.A. (LUIS ORLANDO TOLEDO VERGARA) -v- INMOBILIARIA SALAMANCA S.A. REP.

Transcripción

1 Fallo arbitral por dominio imsachile.cl IMSA CHILE S.A. (LUIS ORLANDO TOLEDO VERGARA) -v- INMOBILIARIA SALAMANCA S.A. REP. (SARGENT & KRAHN) Juez Arbitro Ricardo Sandoval López En Santiago, a 15 de Junio de 2011 VISTO: PRIMER0: Que por oficio 0F13.847, de 4 de Marzo de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio imsachile.cl ; SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: IMSA CHILE S.A. (LUIS ORLANDO TOLEDO VERGARA), RUT Nº , domiciliado en Genaro Gallo 554, Torre C, Depto. 121 Iquique, Iquique, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio imsachile.cl, el cual pidió a su favor el día 02 de Noviembre de 2010, a las 13:18:16 horas GMT e INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N , en la persona de la abogada doña

2 María Luisa Valdes Steeves, ambos domiciliados, para estos efectos, Avda. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio imsachile.cl, el cual pidió a su favor el día 23 de Noviembre de 2010, a las 16:08:42 horas GMT. TERCERO: Que por resolución de fecha 08 de Marzo de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 28 de Marzo de 2011, a las horas. CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 28 de Marzo de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante y con la asistencia de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, habilitado en Derecho, quien comparece por INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., representado por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal fijó las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

3 SEXTO: Que con fecha 28 de Marzo de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en el expediente. SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., representado por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por el abogado don Alfredo Montaner Lewin, solicita la asignación del nombre de dominio imsachile.cl, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, reproducidos según el texto de su demanda: I.- ANTECEDENTES DE HECHO 1.- BREVE RESEÑA DE IMSA: INMOBILIARIA SALAMANCA S.A. IMSA, que opera desde el año 1986, es una prestigiosa empresa constructora e inmobiliaria que plantea el desarrollo de cada uno de sus proyectos sobre la base de la más alta calidad arquitectónica, exclusividad e inmejorables ubicaciones, entregando así a sus clientes una calidad de vida privilegiada. Esta filosofía de trabajo ha consolidado su prestigio en el mercado a través de proyectos en Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Pudahuel y Las Condes. En esta última comuna, destacan los proyectos Santuario, Vista Dominicos y Otoñal, que se han convertido en los más exitosos del exclusivo y tranquilo sector de San Carlos de Apoquindo durante los últimos años. En la actualidad, IMSA se ha posicionado como una de las empresas constructoras e inmobiliarias más prestigiosas en su rubro, con importantes proyectos en diversos sectores de Santiago, ha extendido su reconocimiento a un gran número de clientes y usuarios dentro de nuestro país, quienes reconocen en IMSA a una empresa que ofrece servicios de calidad garantizada

4 y que cumple con los más altos estándares en el rubro inmobiliario y de la construcción. 2. REGISTROS MARCARIOS DE IMSA. Nuestra representada cuenta con marcas comerciales como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( INAPI ). Entre ellas están las marcas comerciales, para la expresión IMSA que se detallan a continuación: Registro N , IMSA, mixta para distinguir servicios de las clases 37 y 42. Registro N , IMSA, mixta para distinguir servicios en clase 36. Registro N , IMSA, mixta para distinguir servicios en clase 36. RegistroN IMSA, mixta para distinguir servicios en clase 37. Registro N , IMSA, mixta para distinguir servicios en clase 37. Registro N , IMSA PRIVILEGIA LA VIDA EN FAMILIA, Lema, para distinguir servicios en clase 35. Registro N , IMSAPRIVILEGIA LA VIDA EN FAMILIA, Lema para distinguir servicios en clase 37. Registro N , IMSA PRIVILEGIA LA VIDA EN FAMILIA, Lema para distinguir servicios en clase 36. Como se aprecia, nuestra mandante es titular de una familia de marcas comerciales que corresponde a la expresión IMSA, que distinguen tanto a la empresa como a los servicios que IMSA ofrece en el mercado.

5 En síntesis, la expresión IMSA corresponde a una marca creada, promocionada y utilizada profusamente por mi mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Copias de los certificados de registro correspondientes se acompañan en un otrosí de esta presentación. 3.-TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO RELACIONADOS. Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio IMSACHILE.CL" con una página Web relativa a los servicios desarrollados y ofrecidos por mi mandante, que se distinguen bajo el signo IMSA en el mercado real e Internet. Para reforzar lo anterior, especialmente la presencia en Internet y asociación de la expresión IMSA con mi mandante, debemos considerar que éste cuenta con la titularidad del siguiente nombre de dominio: IMSA.CL Este nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio solicitado, toda vez que evidencia su vinculación con la expresión IMSA y su efectiva utilización para distinguirse en el mercado y distinguir sus servicios inmobiliarios y de empresa constructora. Por lo anterior, para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet o consumidor, enfrentado a IMSACHILE.CL lo asociará

6 inmediatamente a la reconocida empresa que es mi mandante y a sus renombrados servicios. Copia de los documentos que acreditan la titularidad sobre dichos nombres de dominio, se acompañan en un otrosí de la presente demanda. 4. VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO IMSACHILE.CL Y MI MANDANTE. Resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante, pues el elemento funcional de dicho dominio sencillamente coincide con el nombre con el cual se identifica IMSA y sus reconocidos servicios a través de la marca comercial y nombre de dominio IMSA e IMSA.CL. Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa IMSACHILE.CL, se limitó a tomar la marca comercial y signo distintivo de mi mandante, procediendo a adicionar la palabra CHILE, lo que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador. Tal como ha sido establecido por la jurisprudencia en materia de nombres de dominio, la palabra CHILE tiene un carácter genérico y no aporta distintividad. El término CHILE carece de distintividad: Jurisprudencia: En relación con el carácter genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, creemos importante señalar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión CHILE no aporta distintividad

7 en un nombre de dominio.cl, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. A modo de ejemplo, en el fallo recaído en el juicio por el nombre de dominio pathfinder-chile.cl se sostuvo lo siguiente: cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión CHILE, expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión.cl es el topónimo de CHILE en Internet En este sentido, es importante precisar que la expresión IMSA corresponde a una marca reconocida en Chile, que se encuentra asociada a mi mandante y que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado real, siendo esta ampliamente difundida y reconocida como una línea de servicios inmobiliarios de excelencia. Por ello, la adición de la palabra CHILE sólo aumentará el riesgo de confusión entre los usuarios de Internet y consumidores, quienes sin lugar a dudas, pensaran que se trata de un sitio Web en Chile para la marca IMSA de nuestra representada. Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios: IMSA (marca comercial de mi mandante)

8 IMSACHILE.CL (nombre de dominio en disputa) IMSA.CL(nombre de dominio de mi mandante) IMSA(nombre comercial de mi mandante) Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, el demandado de autos se limitó a agregar la expresión CHILE al nombre de la empresa, nombre de dominio y marca registrada de mi mandante. Sostenemos que dicha adición no puede, ni debe ser considerada como un elemento distintivo. Por el contrario, claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor, acarreando graves perjuicios a mi mandante y las inversiones realizadas para posicionar estratégicamente sus servicios en el mercado electrónico. Se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio IMSACHILE.CL, concluirán que éste corresponde a mi mandante o bien que cuenta con la autorización de IMSA para su uso en CHILE, cuestión que reiteradamente hemos señalado no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un serio perjuicio a nuestra representada. Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En

9 dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio IMSACHILE.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de nuestra mandante, que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo. Resulta del todo relevante reiterar que mi mandante, INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., se ha convertido en una de las empresas más importantes en su rubro en nuestro país cuyo reconocimiento se extiende a todo el territorio nacional.

10 II. ANTECEDENTES DE DERECHO El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. Señala a continuación los criterios para la asignación de los nombres de dominios que no se reproducen en esta sentencia por ser ampliamente conocidos Señala en síntesis, que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, ya que su mandante cuenta con una familia de marcas para la expresión IMSA, idénticas al elemento que conforma el nombre de dominio en disputa. Las marcas IMSA son efectiva y abundantemente utilizadas en el mercado e Internet para distinguir servicios inmobiliarios en CHILE, según consta de los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo. Por ende, resulta claro que el nombre de dominio en conflicto IMSACHILE.CL es de gran interés para mi mandante IMSA, toda vez que se forma en base a una expresión idéntica a sus marcas registradas y a su nombre de dominio en el que se promueven servicios del mismo nombre. Indica también que de acogerse la pretensión del primer solicitante habría un altísimo riesgo de confusión para los usuarios y consumidores, quienes naturalmente creerán que se trata de un dominio con contenido relativo a la famosa y reconocida empresa IMSA, que es mi representada. Reitera que el propósito de los nombres de dominio es la

11 identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Agrega que el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción, por medio de un signo distintivo, del el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Cita a continuación la normativa de ICANN, de la OMPI y del Convenio de Paris, que no se reproducen en este fallo por ser suficientemente conocidas Invoca asimismo, las normas del Reglamento de NIC Chile, artículos 20, 21, 22, que tampoco se insertan por la razón antes indicada En este orden de ideas el segundo solicitante insiste acerca del uso efectivo en Internet del signo IMSA, que identifica a la prestigiosa línea de servicios inmobiliarios de su mandante se utiliza efectivamente en Internet vinculada a ella. En efecto, al ingresar al sitio se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información acerca de los servicios de mi mandante, que se denominan y reconocen bajo el signo IMSA, porque los usuarios de Internet ya identifican y asocian la expresión IMSA con mi mandante, por lo que al enfrentarse al dominio IMSACHILE.CL, claramente lo relacionarán con mi representada y el sitio web para su empresa en CHILE. Termina solicitando sobre la base de los diversos argumentos antes indicados, que se asigne el nombre de dominio en disputa a INMOBILIARIA SALAMANCA S.A. quien tiene un mejor derecho para la asignación del mismo. OCTAVO: Que por resolución de fecha 12 de Abril de 2011, notificada con fecha 12 de Abril del mismo año, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., y se confirió traslado al primer

12 solicitante, habiéndose notificado por correo electrónico con la fecha ya indicada. NOVENO: Que por resolución de fecha 19 de Mayo de 2011, se omitió la recepción de la causa a prueba, porque el primer solicitante no presentó demanda ni contestó la demanda del segundo solicitante, en tiempo, por lo que no se originaron hechos controvertidos y se fijó el término de 5 días para observaciones sobre el proceso en general. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó. DÉCIMO: Que el segundo solicitante INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., acompañó los documentos probatorios, con citación, conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión IMSA, como se detalla en la parte expositiva del presente fallo. SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio imsachile.cl.

13 TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio FIRST COME, FIRST SERVED, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio FIRST COME, FIRST SERVED. En el caso sub lite la parte de INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión. CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie. QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio imsachile.cl por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca IMSA, que identifica las marcas registradas con la expresión IMSA, puede entenderse que el dominio imsachile.cl, forma parte de las de marcas IMSA e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas IMSA de INMOBILIARIA SALAMANCA S.A.

14 Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, RESUELVO: PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio imsachile.cl al segundo solicitante, esto es, INMOBILIARIA SALAMANCA S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N , representada por Sargent & Krahn RUT N , domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello Nº 2711 Piso 19, Las Condes, Santiago. SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no existir antecedentes en los autos acrediten su mala fe para hacerlo. Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. Ricardo Sandoval López Juez Arbitro Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº R.U.T. Nº Testigo Testigo

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