Id Cendoj: 46250370092008100074 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Valencia Sección: 9 Nº de Recurso: 22/2008 Nº de Resolución: 91/2008 Procedimiento: CIVIL Ponente: MARIA ANTONIA GAITON REDONDO Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x MARCA NOTORIA x x OFICINA DE PATENTES Y MARCAS x x RECURSO DE APELACIÓN x x CONGRUENCIA x Resumen: Marca nacional, Marca notoria. Prueba de esta última. Preferencia en el tiempo. ROLLO NÚM. 000022/2008 SENTENCIA NÚM.: 91/08 Ilustrísimos Sres.: MAGISTRADOS Dª ROSA MARIA ANDRES CUENCA D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA Dª Mª ANTONIA GAITÓN REDONDO En Valencia a diez de marzo de dos mil ocho. Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, la Ilma. Sra. Magistrado Ponente DON/ DOÑA Mª ANTONIA GAITÓN REDONDO, el presente rollo de apelación número 000022/2008, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000318/2005, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Julián, representado por el Procurador de los Tribunales FLORENTINA PEREZ SAMPER, y de otra, como apelados a LALOS CALZADOS SLU, representado por el Procurador de los Tribunales CRISTINA COSCOLLA TOLEDO, sobre PROPIEDAD INDUSTRUAL, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Julián. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 03/09/07, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Coscollá Toledo, en la representación que ostenta de su mandante LALOS CALZADOS S.L.U. contra D. Julián, se efectuan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara la nulidad del registro de la marca nacional número 2.593.722, gráfica, en clase 25ª del Nomenclator Internacional, acordándose que venga expedido el oportuno mandamiento de la OEPM para que se proceda a la cancelación del registro correspondiente. 2.- Se imponen las costas procesales causadas a la parte demandada.". 1
SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Julián, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones. TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia por la que, estimando la acción ejercitada por la representación procesal de la entidad LALOS CALZADOS SLU, se declaraba la nulidad del registro de la marca nacional nº NUM000, gráfica, en clase 25 del Nomenclator internacional, titularidad del demandado Julián. Interpone recurso de apelación la representación procesal de éste último alegando que no concurre en autos ni una sola prueba del uso real y efectivo de la marca por la actora LALOS CALZADOS SLU, por cuanto la documental obrante en autos hace referencia a otra mercantil alemana ajena a los autos. Añade que la acción de nulidad de la marca se ejercitó en base a los artículos 6 bis del Convenio de Paris y 6 de la Ley de Marcas, siendo que respecto del primero de los artículos compete a la entidad actora probar la notoriedad de su marca, acreditar que en el momento de la solicitud de la marca nacional por el demandado la marca de su titularidad era notoria; indica no obstante que la sentencia que se recurre no justifica el fallo en función de la presunta notoriedad, sino en función del registro, al entenderla contradictoria con una registro previo, siendo que el demandado si ha acreditado el uso anterior de su marca. En relación con el artículo 6 de la Ley de Marcas, alega que el juicio comparativo de ambas marcas, registradas ambas para la clase 25, ha de hacerse exclusivamente respecto del gráfico de ambos signos distintivos, no pudiendo entenderse que el hecho de que ambas marcas puedan representar un mismo concepto (llama) signifique de por sí la incompatibilidad de las mismas, añadiendo que las marcas enfrentadas no son práctica y sustancialmente idénticas en su representación física, ni tienen parecido con suficiente entidad como para inducir a error, confusión o asociación. Alega también, en lo que se refiera a la similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación, que ambas marcas ofrecen diferencias suficientes que posibilitan su convivencia pacífica en el mercado, sin que ni la orientación, ni la forma de la llama propiamente dicha, ni el número de llamas, ni la forma externa perimetral, ni los colores sean lo suficientemente similares como para declarar incompatible una marca con otra, siendo las diferencias apreciables a simple vista, de modo que nadie en el mercado va a poder confundir un gráfico con el otro, o pensar que existe una asociación entre los titulares de ambos signos por la similitud de los mismos, considerando que ninguna prueba se ha practicado en este sentido por la parte actora. El segundo motivo de su recurso viene referido a la imposición de costas, entendiendo que procede la excepción contemplada en el artículo 394 de la LEC, al no resultar la actuación del demandado temeraria ni de mala fe, obedeciendo su oposición a la lógica defensa de los intereses de la parte cuyos derechos había sido reconocidos previamente por un organismo oficial como la OEPM. La representación procesal de LALOS CALZADOS SLU, solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia, alegando la modificación por la recurrente de los fundamentos fácticos y jurídicos que mantuvo en la contestación a la demanda. SEGUNDO.- En primer lugar, y como certeramente pone de manifiesto la representación de la parte actora en su escrito de oposición al recurso, es necesario indicar que la mayoría de las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso de apelación, en absoluto se corresponden ni fueron puestas de manifiesto por la representación del Sr. Julián en el momento de contestar a la demanda. Así, al comparar los términos de la contestación a la demanda con los mantenidos en el recurso de apelación, resulta que en éste se mantienen -y no fueron expresadas en la instancia- las siguientes alegaciones: la falta de acreditación sobre el uso real y efectivo de la marca por la entidad actora, la ausencia de notoriedad de la marca de la demandante en los términos a que se refiere el artículo 6 del Convenio de Paris (siendo que en todo caso dicha disposición legal no es el fundamento de la estimación de la demanda en la sentencia apelada) y la falta de identidad o similitud susceptible de general riesgo de confusión o asociación (art. 6 Ley de Marcas ). Sin embargo, en el escrito de contestación a la demanda se alegó que nada se tenía que objetar respecto de la actividad empresarial de la entidad actora, se llamaba la atención sobre las fechas del proceso de registro (no discutiéndose la prioridad por razón de la fecha de solicitud de la marca comunitaria de la demandante frente a la marca nacional del demandado) y se argumentaba la falta de constancia de la existencia de registro comunitaria presentado por LALOS CALZADOS SLU al momento en que se insta el registro como marca por el Sr. Julián ante la OEPM, cifrando la ausencia de confusión de las marcas en el mercado por razón de que tal confusión no se ha producido en los años anteriores, alegando la falta de imitación y la ausencia de mala fe concurrencial por el demandado. 2
Por tanto, y en relación con tales alegaciones, no se cumple por la parte recurrente con lo establecido en el artículo 456 de la LEC, que regula el ámbito y efectos del recurso de apelación, lo que no es sino expresión legal del principio general del derecho <<pendente apellatione nihil innovetur>>, y que ha venido siendo elaborado por nuestra Jurisprudencia; así, entre otras muchas, indica la STS de 21 de abril de 1992 (EDJ 1992/3877 ): "en relación con el principio de congruencia que han de respetar las sentencias y los límites del recurso de apelación, es doctrina reiterada de esta Sala, de la que son manifestación, entre otras, las SS 28 noviembre y 2 diciembre de 1983, 6 marzo 1984, 20 mayo y 7 julio 1986 y 19 julio 1989, la de que no pueden tenerse en cuenta, a fin de decidir sobre ellas, las pretensiones formuladas en el acto de la vista del recurso de apelación, al ser trámite no procedente a tal propósito, pues el recurso de apelación aunque permite al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho <<pendente apellatione nihil innovetur>>... siendo que en ese trámite procesal (de contestación a la demanda) el único en que pueden formularse las defensas, ya de fondo, ya procesales, de que intente hacer uso el demandado,...". Así pues, y de conformidad con lo establecido en el artículo 456 de la EC en relación con la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla, está vedado a esta Sala entrar en el examen y resolución de cuantas cuestiones no fueron objeto de contestación a la demanda. TERCERO.- En todo caso, y en relación con los distintos motivos del recurso de apelación formulado por la representación procesal del Sr. Julián, examinado que ha sido por este Tribunal el contenido de las actuaciones, se han de aceptar haciendo propios los acertados razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos de su confirmación por no quedar desvirtuada por las alegaciones de la parte apelante. En tal sentido, puede, y debe, la Sala remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los Jueces y Tribunales, cual es la de dar a conocer a las partes las razones para su decisión, obligación que igualmente se contiene en el artículo 218 de la LEC. Al respecto debe recordarse que tanto la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000 ), como del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9 de junio, ó 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2001), permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos, como precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992, 19 de abril de 1993, 5 de octubre de 1998, y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999 ). En todo caso, a mayor abundamiento, y en relación a las alegaciones de la parte recurrente, necesario es indicar: 1/ A los efectos de la declaración de nulidad de la marca que regula el artículo 52 de la Ley de Marcas, es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 6 de la misma Ley, cuyo apartado 1 establece que no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 2/ El propio artículo 6 citado determina en su apartado segundo que por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado anterior, a) las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezca a las siguientes categorías: i) marcas españolas; iii) marcas comunitarias. 3/ La entidad LALOS CALZADOS SLU solicitó en fecha 3 de junio de 2003 ante la OAMI -Oficina de Armonización del Mercado Interior (marca comunitaria)- marca gráfica consistente en dibujo representativo de unas llamas con tres grados o colores, que le fue concedido en fecha 21 de diciembre de 2004, como marca nº 3210671 para las clases 18, 25 y 39 del Nomenclator Internacional. La clase 25 viene referida a "vestidos, calzados, sombrerería". 3
4/ El Sr. Julián solicitó en fecha 28 de abril de 2004 (por tanto casi un año después de la solicitud de la actora), ante la OEPM, marca gráfica consistente también en dibujo representativo de unas llamas con tres grados o colores, que le fue concedido el 1 de diciembre de 2004, también para la clase 25 del Nomenclator Internacional. Marca nº 2593722. 5/ La identidad del gráfico que ha obtenido la concesión de las marcas comunitaria y española resulta evidente de la mera comparación de ambos, identidad que, además, en el producto final sobre el que se aplica -en ambos casos zapatillas deportivas- resulta total por razón del volteo vertical al que somete su gráfico el demandado al plasmarlo en las zapatillas. Efectivamente, además de ser el dibujo de las llamas sustancialmente igual en ambos casos (fig. 1-demandante y fig. 2- demandado), resulta de la comparación de los productos sobre los que se aplica que, no obstante seguir el gráfico registrado en la OEPM por el demandado un sentido descendente de derecha a izquierda, al aplicarlo sobre las zapatillas lo somete a un volteo vertical obteniendo un gráfico que, como el de titularidad de la demandante, sigue un sentido ascendente de derecha a izquierda (fig. 3-demandado volteada), de tal modo que el resultado hace de imposible distinción el origen del producto final, sin que para ello resulte elemento diferenciador suficiente la acuñación del término "HOT" en las zapatillas comercializadas por el demandado, expresión que además no acompaña o se incluye en el gráfico que obtuvo el registro marcario. 6/ Como ya indica la sentencia de la instancia, concurre en el caso de autos un pleno supuesto de identidad en cuanto a los productos, el segmento de clientes consumidores y la concurrencia geográfica respecto de su comercialización, resultando evidente tanto el riesgo de confusión en el público como la asociación de una marca con otra (art. 6.1.a y b), lo que hace de plena aplicación al caso el supuesto de nulidad relativa de la marca regulado en el artículo 52 de la Ley de Marcas de conformidad con el apartado 2 del citado artículo 6 LM. CUARTO.- Alega el recurrente la improcedencia de la condena en costas de la instancia al estimar que procede la aplicación del supuesto de excepción que, para su no imposición, contempla el artículo 394 de la LEC. No obstante, no comparte la Sala dicha afirmación: los datos objetivos que resultan de la fecha de solicitud de las marcas (art. 6 LM ) determinaban per se la prioridad de la marca comunitaria de la entidad demandante, pero, en todo caso, es de tener en cuenta que ninguna contestación obtuvo del demandado la entidad demandante pese a los reiterados intentos de evitar la presente contienda judicial, remitiendo al efecto un primer requerimiento en fecha 7 de junio de 2004, que no fue recogido pese al aviso dejado por el servicio de correos, otro posterior en fecha 24 de enero de 2005, que fue rehusado por el destinatario, un fax en fecha 2 de febrero de 2005 que tampoco obtiene respuesta satisfactoria, y, finalmente, un requerimiento el 18 de marzo de 2005 que, no obstante ser recibido, no obtiene contestación alguna (documentos 19 y siguientes de la demanda). Tal conducta del demandado impide considerar que, a los efectos del pronunciamiento en materia de costas, aquél se haya limitado a la efectuar la lógica defensa de sus intereses, estimando la Sala, en definitiva, que no concurren al caso dudas de hecho o de derecho que permitan revocar el pronunciamiento que, conforme al artículo 394 LEC, contiene la sentencia dictada en la instancia. QUINTO.- Conforme a lo prevenido en el artículo 398 de la LEC, se han de imponer las costas a la parte apelante. F A L L O Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Julián, contra la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia en autos de juicio ordinario nº 318/05, confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas causadas en la alzada a la parte apelante. Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y 4
firmamos. 5