SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Año XXXIV Número 2897 Lima, 26 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 70-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2011-00318. Referencia: Marcas ULTRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial GAS (mixto)...... 2 PROCESO 79-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00334. Referencia: Diseño Industrial para PRODUCTO DE CONFITERÍA... 28 Pág. PROCESO 102-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 110013199001201341749 01. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial de diseño industrial... 41 Para nosotros la Patria es América

' GACETA OFICIAL 26/01/2017 2 de 57 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: 70-IP-2016 1 nterpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) 2011-00318 Marcas UL TRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial GAS (mixto) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 336, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00318. El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno

GACETA OFICIAL 26/01/2017 3 de 57 Demandante: Demandado: Tercero interesado: Gas Evolution Jeans Ltda. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Ultragas S.A. E.S.P. 2. Hechos relevantes 2.1. El 30 de julio de 2008, Ultragas S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, Ultragas) solicitó el registro de la marca ULTRAGAS (denominativa), para distinguir "servicios de importación, exportación, comercialización, compra y venta, representación y distribución de productos tales como aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vlas férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes", de la Clase 35 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 1. 2.2. El 31 de octubre de 2008, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 597. 2.3. Dentro del plazo legal, Gas Evolution Jeans Ltda. (en adelante, Gas Jeans), presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con los siguientes signos distintivos de su titularidad: a) Marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada mediante certificado 326700, para distinguir "vestidos, calzado y sombrerería", de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; b) Enseña comercial GAS (mixta), registrada mediante certificado 12713, para identificar "establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal, Expediente administrativo: 08 79286. 2

GACETA OFICIAL 26/01/2017 4 de 57 relacionados con la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza"; y, c) Nombre comercial GAS (mixto), registrado mediante certificado 12677, para amparar actividades "servicios de comunicaciones incluyendo los servicios a través de páginas internet o de cualquier manera -vía internet o vía- correo electrónico y cualquier otro sistema electrónico", de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. ( 1,,--,\ 1 1 '-.,, 2.4. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50905, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición planteada y denegó el registro solicitado por falta de distintividad intrínseca, por cuanto el prefijo ULTRA sería una palabra de uso común y GAS una palabra genérica. 2.5. Ultragas y Gas Jeans interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 50905. 2.6. El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 60940, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 50905. 2.7. El 29 de marzo de 2011, mediante Resolución 16973, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó el Artículo Segundo de la Resolución 50905 y concedió el registro del signo solicitado ULTRAGAS (denominativo). 2.8. En 2011, Gas Jeans interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad 3

GACETA OFICIAL 26/01/2017 5 de 57 y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 50905, 60940 y 16973. 2.9. El 3 de mayo de 2012, la SIC presentó contestación a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.1 O. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Nulidad Gas Jeans presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. El nombre y enseña comercial GAS (mixtos), de titularidad de Gas Jeans se encontraban y encuentran debidamente protegidos de conformidad con la legislación colombiana, con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca UL TRAGAS (mixta) y aun con anterioridad a la época en que se solicitó el registro, no solo porque dentro de la entidad reposan los depósitos correspondientes, sino porque además se relacionan pruebas tendientes a demostrar el mencionado uso, tal y como quedó establecido en la resolución cuya nulidad se pretende. 3.2. La expresión UL TRAGAS se confunde con la marca, nombre y enseña comercial GAS; en esa medida la División de Signos Distintivos de la SIC violó el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al conceder el registro de una marca confundible con un nombre y enseña comercial de cuya existencia tenía pleno conocimiento. 3.3. La marca solicitada UL TRAGAS incluye una raíz descriptiva, un adjetivo calificativo (ULTRA), por lo tanto, se debe concluir necesariamente que el signo a registrar no era otro que GAS, el cual es idéntico a la marca y enseña comercial de Gas Jeans. 3.4. Existió una clara violación al Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al omitir la SIC su aplicación, siendo evidente la identidad entre algunas de las actividades protegidas a favor de Gas Jeans a través del nombre y enseña comercial GAS (mixtos) y los servicios que figuran en la resolución cuya nulidad se pretende. 4

GACETA OFICIAL 26/01/2017 6 de 57 4. Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) La marca solicitada UL TRAGAS (denominativa), para distinguir servicios en la Clase 35, y la marca opositora previamente registrada GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), para identificar productos en la Clase 25, cuyo titular es Gas Jeans, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir al público consumidor a error y, si bien el signo solicitado UL TRAGAS (denominativo) está conformado por dos palabras que aisladamente pueden ser consideradas genéricas (ULTRA y GAS), vistas en conjunto, se traducen en una expresión que se constituye en una entidad nueva, perceptible, visual, fonética y conceptualmente de una manera distinta e individualizada, que además guarda relación con los productos sobre tos cuales recaen los servicios, recordación que produce el signo sin describirlos ni explicar característica alguna de los mismo. b) No existe riesgo de confusión entre las marcas cotejadas UL TRAGAS (denominativa) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), en la medida en que la primera cubre los servicios en la Clase 35, especialmente referida a importación, exportación, comercialización, compra y venta, representación y distribución de productos relacionados, entre otros, con combustibles y gas, que corresponden a las actividades del titular de la marca; mientras que la marca opositora GAS EVOLUTION JEANS (denominativa) cubre, en cambio, los productos de la Clase 25, referidos a vestidos, calzados y sombrerería, de lo cual se desprende la ausencia de conexidad entre unos y otros, y que pueden coexistir en el mercado debido a que sus elementos diferenciadores permiten al consumidor realizar una distinción clara y objetiva sobre el origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos. c) Contrario a lo que alega el accionante, la marca UL TRAGAS (denominativa) además de reunir los requisitos necesarios para constituirse como marca por cuanto se trata de una marca apta para distinguir productos o servicios en el mercado, no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 135 literales a), b) e i) de la Decisión 486. 4.2. Ultragas, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda en los términos siguientes: a) Entre los signos UL TRAGAS (denominativo) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativo), no se presenta ningún tipo de similitud. En 5

GACETA OFICIAL 26/01/2017 7 de 57 efecto, el primero se compone únicamente de una palabra, mientras que el segundo de tres. b) No existe prueba de uso continuo e ininterrumpido del signo GAS EVOLUTION JEANS (denominativo). c) No existe conexión competitiva entre las actividades de Gas Jeans y los servicios que identifica la marca ULTRAGAS (denominativa). d) La marca ULTRAGAS (denominativa) es un signo distintivo y registrable para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 ni del literal a) del Articulo 135 de la citada Decisión, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa precisamente sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino respecto de la extrínseca. No procede la interpretación del Artículo 135 literal i) de la misma Decisión, toda vez que el demandante no alega que el signo solicitado sea un signo engañoso. 3. En consecuencia, procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 2. De oficio, se interpretará el literal a) del referido artículo, por cuanto uno de los signos opositores es una marca previamente registrada 3 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (... )". 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o 6 b

GACETA OFICIAL 26/01/2017 8 de 57 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de slgnos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba. 3. La enseña comercial. 4. Comparación entre signos denominativos. 5. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 6. Conexión competitiva las clases 35 y 25. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca UL TRAGAS (denominativa), solicitada por Ultragas, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registradas a favor de Gas Jeans, sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada. 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artf culo 136 de la Declsión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabllidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (... )". 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar (...r. servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 26/01/2017 9 de 57 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor4. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados 5 b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia 6. 4 5 6 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. /bid. 8

GACETA OFICIAL 26/01/2017 10 de 57 c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 7 d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante ª. 1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 9 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 10 Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a 7 e g 10 En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. lbld. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-lP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 9

GACETA OFICIAL 26/01/2017 11 de 57 examinar los diferentes detalles 11. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz 12 1.7. 1.8. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 13. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 14. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 15 11 12 13 14 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars. asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del T JCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de tos Articules 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "él Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que fas soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 10

GACETA OFICIAL 26/01/2017 12 de 57 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. El nombre comercial, su protección y su prueba 2.1. En el presente caso, Gas Jeans alega la confundibilidad del signo solicitado UL TRAGAS (denominativo) con el nombre comercial GAS (mixto}, registrado a su favor. En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2013: "El Artículo 136, literal b),junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 16 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incu"e en una imprecisión(...). Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comercia/es. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre 16 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo Xl de la Decisión 486. 11

GACETA OFICIAL 26/01/2017 13 de 57 comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comercia/es diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social." Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.3. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la 12

GACETA OFICIAL 26/01/2017 14 de 57 identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." 17 c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial. El uso es constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El requisito relativo al uso sustancial se refiere a que un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero, aunque podría variar en aspectos secundarios, no sustanciales ni esenciales. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados 18. 17 18 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP-98. Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-IP-2014. 13 b

GACETA OFICIAL 26/01/2017 15 de 57 2.9. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Protección en relación con signos idénticos y similares 2.11. El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 2.12. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior. 2.13. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 2.14. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones: 19 19 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99; citada en el Proceso 36-IP-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. 14

GACETA OFICIAL 26/01/2017 16 de 57 a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero). El nombre comercial no debe ser confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.15. Además, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial: 2º a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.16. Finalmente, es preciso tener en cuenta que, según el Artículo 194, no podrá registrarse como nombre comercial un signo que se encuentre comprendido en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; 2º lb(d. 15

GACETA OFICIAL 26/01/2017 17 de 57 c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. 2.17. En el presente caso, se deberá atender a los criterios señalados precedentemente, a efectos de poder determinar si el nombre comercial solicitado a registro cumple con las características requeridas para poder acceder al mismo. 3. La enseña comercial 3.1. En el caso bajo estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud de que uno de los signos sobre la base de los cuales se planteó la oposición al registro del signo solicitado UL TRAGAS (denominativo) y, posteriormente, se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, es una enseña comercial. 3.2. Si bien la Decisión 486 no provee ningún concepto sobre la enseña comercial, el Tribunal ha desarrollado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial. De esta manera, sobre la base de Jo desarrollado previamente por la doctrina ha manifestado que: "La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantif' 21 3.3. El anterior concepto de enseña comercial se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Articulo 190 de ta Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que este se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. 3.4. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que "la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al 21 PACHÓN MUI\JOZ, Manuel. "Manual de Propiedad Industrial". Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127. 16

GACETA OFICIAL 26/01/2017 18 de 57 extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 190"22. 3.5. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, es preciso destacar la remisión realizada a través del Artículo 200 de la Decisión 486, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, estableciendo que la misma se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. 3.6. En el caso concreto, a efectos de poder determinar la pertinencia de integrar al cotejo entre signos la enseña comercial cuyo uso y registro previo alega Gas Jeans, se debe verificar si la enseña comercial opositora GAS, ha sido efectivamente usada en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro del signo UL TRAGAS (denominativo). 4. Comparación entre signos denominativos 4.1. En virtud de que la presente controversia radica en la posibilidad de confusión entre el signo ULTRAGAS (denominativo), solicitado por Ultragas, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada a favor de Gas Jeans, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual 23. 4.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: 24 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 22 Asl, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, p. 17. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 24 /bid. 17

GACETA OFICIAL 26/01/2017 19 de 57 4.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 25 (i) (ii) (iii) (iv) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.4. Como en caso en análisis el signo opositor es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos palabras 26, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 27 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 25 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP- 2015, pp. 10-11. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 27 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18

GACETA OFICIAL 26/01/2017 20 de 57 c} Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d} Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, ta palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e} Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f} Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 4.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos UL TRAGAS (denominativo) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativo). 5. Comparación entre signos denominativos y mixtos 5.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos distintivos en conflicto, es decir, de la marca UL TRAGAS (denominativa), solicitada por Ultragas, y el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), registrados a favor de Gas Jeans, sobre la base de los cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad. 5.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras 19

GACETA OFICIAL 26/01/2017 21 de 57 características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 5.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 28 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 5.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 29 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 5.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 30 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o 28 29 30 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-IP- 2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7: y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 20

GACETA OFICIAL 26/01/2017 22 de 57 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 5.4. Como en caso en análisis el signo solicitado es mixto con parte denominativa compuesta, es decir, está integrado por dos o más palabras 31, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 32 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un 31 32 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21

GACETA OFICIAL 26/01/2017 23 de 57 signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 5.5. Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor (... ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca" 33. 5.6. En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. 5.7. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 6. Conexión competitiva entre las clases 35 y 25 6.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC alega que no existiría conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado UL TRAGAS (denominativo) y tos "vestidos, calzado y sombrerería", productos comprendidos en ta Clase 33 Cf. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas", 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004. p. 311. El citado autor refiere asimismo que: "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que(... ) suscita en el consumidor(... ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 22