Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile Expediente Rol Nº 1543 Nombre de dominio: Santander-gbm.cl Titular: Simple SpA Revocante: Banco Santander Chile S.A. Tipo revocación: Temprana. SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, once de febrero de dos mil quince. VISTOS: Que con fecha 3 de noviembre de 2014, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio Santander-gbm.cl. El suscrito en esa misma fecha aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular Simple SpA, domiciliado en Av. del Parque 4160, Torre A, Piso 7, comuna de Huechuraba, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante, BANCO SANTANDER CHILE S.A., domiciliado para estos efectos en calle Europa 2035, comuna de Providencia, representando por Beuchat, Barros & Pfenniger. Que con fecha 28 de noviembre de 2014 la revocante presenta dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio santander-gbm.cl.
Que en suma los argumentos de BANCO SANTANDER CHILE S.A., presentados en su demanda son los siguientes: a) Que, la sociedad BANCO SANTANDER CHILE S.A., es un reconocido agente empresarial cuyo posicionamiento en nuestro país es un hecho público y notorio. Razón por lo que, la expresión SANTANDER ha alcanzado un nivel de renombre internacional, motivo por el cual el uso de dicha expresión en el mercado real o virtual, genera la fatal asociación con el origen o procedencia empresarial de la sociedad BANCO SANTANDER CHILE S.A. b) BANCO SANTANDER CHILE S.A., consciente de la importancia de sus signos distintivos, ha invertido desde décadas, importantes recursos humanos y financieros en proteger y posicionar sus marcas comerciales y nombres de dominio. Por ello actualmente cuenta en Chile con un sinnúmero de marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y nombres de dominio inscritos ante Nic Chile (NIC) que forman parte de su patrimonio. En los cuales invierte importante parte de su capital, además de la inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos distintivos. Dentro de las marcas asociadas a SANTANDER CHILE S.A., señala las siguientes: - Marca SANTANDER NET, registro número 841.122, la cual distingue servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional. - Marca SANTANDER ON L1NE, registro número 897.134, la cual distingue servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional. - Marca BANCA SUPERNET SANTANDER, registro número 886.993, la cual distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional. - Marca SUPERWEB SANTANDER, registro número 801.388, la cual distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional. - Marca BANCO SANTANDER, registro número 827.749, la cual distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional. - Marca SANTANDER, registro número 827.749, la cual distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional. - Nombre de dominio SANTANDER.CL, debidamente inscrito a nombre de demandante. - Nombre de dominio GRUPOSANTANDER.CL, debidamente inscrito a nombre de la demandante. c) Que, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, perteneciente al mismo holding o grupo de empresas SANTANDER CHILE S.A., la cual es titular en Chile de los siguientes registros marcarios debidamente inscritos ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), ellos son: - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 717.298, la cual distingue servicios en la clase 41 del Clasificador Internacional. - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 699.272, la cual distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional (actualmente en trámite de renovación bajo el N de solicitud de registro 1.098.258).
- Marca GRUPO SANTANDER, registro número 963.861, la cual distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional. - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 963.799, la cual distingue servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional. - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 972.791, la cual distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional. - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 1.016.743, la cual distingue productos en la clase 16 del Clasificador Internacional. - Marca GRUPO SANTANDER, registro número 1.097.685, la cual distingue productos en la clase 09 del Clasificador Internacional. d) Que, en cuanto a las expresiones SANTANDER@, GRUPO SANTANDER@, SANTANDER.CL y GRUPOSANTANDER.CL, estas se encontrarían en el patrimonio de BANCO SANTANDER CHILE S.A., conforman uno de sus activos más preciados para la demandante, ya que permite identificar al público consumidor todos sus productos o servicios, junto con facilitar la identificación estos con su verdadero origen o procedencia empresarial. e) Que la revocante SANTANDER ha posicionado su marca a tal punto que cuenta con diversos reconocimientos internacionales, y que tales prestigios se encuentran avalados por numerosos premios y reconocimientos obtenidos desde el año 2004 a la fecha, entre los cuales destaca: Mejor Banco en Chile, Euromoney; Mejor Banco en Chile, Global Finance; Mejores prácticas de Gobierno Corporativo y transparencia en Chile, Euromoney; Mejores Empresas para Madres que Trabajan, Fundación Chile Unido y Revista Ya. f) Que la demandante, goza del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo "SANTANDER en nuestro país. Derecho adquirido con apego al ordenamiento jurídico nacional, que en el caso de ser otorgado a un tercero se vería vulnerado. En cuanto al interés preferente de la demandante se basa en el uso amplio y sostenido de una expresión prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, la cual se encuentra debidamente registrada como marca comercial en nuestro país por la demandante. g) Que, en el caso de concederse el dominio a un tercero, se atentaría contra los Principios de la Competencia Leal y La Ética Mercantil establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 10 del Convenio de París, y contra el artículo 3 de la Ley N 20.169 que Regula la Competencia Desleal, ya que al ser concedido el dominio a un tercero se crearía una confusión en los usuarios, lo que desviaría al público consumidor de los productos que ofrece la revocante, pudiendo incluso ser peligroso para prácticas de Internet de ésta. h) Respecto a los derechos adquiridos que ostenta, en el caso eventual de ser concedidos a otro particular, se atentaría contra su derecho y protección de propiedad privada establecido en nuestra Constitución política de la República de Chile, en el artículo 19 n 24, pues adquirió estos derechos en forma exclusiva y excluyente con estricto apego del ordenamiento jurídico nacional.
Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: i.- Como documentos fundantes: 1) Impresiones de sitios web en donde consta el uso de la marca SANTANDER en Chile para distinguir servicios inmobiliarios. 2) Extracto del informe MillwardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2009. 3) Extracto del informe MillwardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2010. 4) Extracto del informe MiI1wardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2011. 5) Carta con las marcas más valiosas según informe MillwardBrown, año 2011 6) Extracto del informe MillwardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2012. 7) Carta con las marcas más valiosas según informe MillwardBrown, año 2012. 8) Extracto del informe MilIwardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2013. 9) Carta con las marcas más valiosas según informe MillwardBrown, año 2013. 10) Resumen ejecutivo informe MillwardBrown sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, año 2013, en español. 11) Carta con las marcas más valiosas según informe lnterbrand, año 2010. 12) Impresión del sitio http://interbrand.com para las mejores marcas globales, año 2010. 13) Extracto del informe Interbrand sobre las 100 mejores marcas globales, año 2011. 14) Extracto del informe Interbrand sobre las 100 mejores marcas globales, año 2012. 15) Carta con las marcas más valiosas según informe lnterbrand, año 2012. 16) Extracto informe lnterbrand sobre las 100 mejores marcas globales, año 2013. 17) Carta con las marcas más valiosas según informe Interbrand, año 2013. 18) Nota sobre el apoyo a La Fundación de La Familia. 19) Nota sobre el reconocimiento efectuado por la publicación Global Finance. 20) Nota sobre el apoyo a Fundación Chilecenter. 21) Nota sobre el reconocimiento como la mejor gestora de fondos balanceados y la más premiada. 22) Nota sobre la obtención de certificación ISO 14001:2004. 23) Nota sobre reconocimiento a iniciativas que promueven valores. 24) Nota sobre Santander Chile, pioneros en ofrecer a 105 clientes los pagos por móvil. 25) Nota sobre el reconocimiento por transparencia corporativa en ranking Best Practices 2013. 26) Nota sobre primera edición del Yankee Bond Seminar". 27) Nota sobre el reconocimiento Sello Más por Chile. 28) Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a las siguientes marcas comerciales registradas: SANTANDER NET (registro número 841.122), SANTANDER ON LINE (registro número 897.134), BANCA SUPERNET SANTANDER (registro número 886.993), SUPERWEB SANTANDER (registro número 801.388), BANCO SANTANDER (registro número 827.749), SANTANDER (registro número 827.749), GRUPO SANTANDER (registro número 717.298), GRUPO SANTANDER (registro número 99.272), GRUPO SANTANDER (registro número 963.861), GRUPO SANTANDER (registro número
963.799), GRUPO SANTANDER (registro número 972.791), GRUPO SANTANDER (registro número 1.016.743), y GRUPO SANTANDER (registro número 1.097.685). 29) Impresiones de la base de datos de Nic Chile obtenidas de su página web www.nic.cl correspondientes a los nombres de dominio SANTANDER.CL y GRUPOSANTANDER.CL 30) Impresiones de material publicitario que dan cuenta de la fama y notoriedad en el mercado nacional respecto a la marca comercial SANTANDER perteneciente a la revocante. ii.- Como documentos Habilitantes: 1) Copia del poder que habilita a Beuchat, Barros & Pfenniger para actuar en representación de BANCO SANTANDER CHILE S.A. 2) Copia del mandato judicial que habilita al abogado Rodrigo Puchi Zurita, para obrar en representación de Beuchat, Barros. & Pfenniger. 3) Copia de la patente profesional. Que con fecha 17 de diciembre de 2014, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que vencido el plazo que tenía el demandado para contestar no lo efectuó. Que con fecha 06 de enero de 2015, se cita las partes a oír sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: Que la causa del presente arbitraje, el ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL (Reglamentación), la cual señala que Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; y en su artículo 8 que señala Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto.
CUARTO: Que si bien el titular demandado no concurrió de ninguna forma a la defensa en este juicio, en razón del artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias de NIC Chile, este Tribunal no puede estimar la inacción o falta de desinterés por parte del titular actual del nombre de dominio en disputa. QUINTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de este juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio Santander-gbm.cl, según conste del mérito de autos. SEXTO: Que en el caso en autos, se ha acreditado que el revocante es titular del registro marcario SANTANDER, y una familia de marcas que incluyen la expresión SANTANDER, así como de una variedad de nombres de dominios que incluyen la referida expresión SANTANDER de manera aislada o con complementos. SEPTIMO: Que inspeccionado personalmente por Juez Arbitro el sitio web www.santandergbm.cl, pudo constatar que a la fecha de la visualización, este no se encuentra activo, por lo que no es posible determinar el destino o finalidad del mismo. OCTAVO: Que por su parte, como lo ha igualmente verificado personalmente este Juez Arbitro, el revocante de autos es titular, entre otros, de los nombres de dominio santandergbm.cl y santandergbmexperiences.cl, donde el segmento gbm corresponde a la sigla de Global Banking & Market. Constando en el sitio web localizado bajo el nombre de dominio santandergbm.cl que estuvo en funcionamiento hasta el 8 de mayo de 2014. NOVENO: Que atendida la experiencia previa del publico consumidor, especialmente los clientes del Banco Santander, respecto de los servicios proveídos bajo el nombre de domino santandergbm.cl, es razonable estimar que estos confrontados a un sitio web que opere bajo el nombre de dominio santander-gbm.cl, cuasi idéntico de aquel, serán llevados a confusión o error en cuanto al origen empresarial de su titular o administrador. Todo lo cual es reforzado por la familia de marcas y nombres de dominio que incluyen el segmento Santander, de las cuales es titular por larga data la demandante. DECIMO : Que si bien, el principio first come, first serverd, es fundacional del sistema de asignación de nombres de dominio, este no es absoluto, debiendo ceder necesariamente ante la acreditación de un interés preferente por parte de un tercero, particularmente aquel fundado no sólo en su beneficio individual, sino el bien común que debe orientar el funcionamiento de la Internet. DECIMO PRIMERO: Que en definitiva, es posible tener por acreditado en autos, que el revocante no sólo es titular de registros marcarios cuasi idénticos con el nombre de dominio objeto de autos, los cuales gozan de amplio reconocimiento por el público; sino que también, nombres de dominio cuasi idénticos que han funcionado con anterioridad. Por lo anterior, aplicando las máximas de la prudencia y equidad, es posible tener por establecido que además del legítimo interés del revocante frente a una expresión que utiliza su principal signo distintivo Santander, tanto a nivel
marcario como en nombres de dominio, el interés superior aparece inequívocamente en la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios de ser llevados a error en torno a servicios bancarios quienes, por la prueba de autos, es de presumir fundadamente que relacionarán el nombre de dominio objeto de autos con el Banco Santander. DECIMO SEGUNDO: Que por lo precedentemente expresado, a juicio de este Árbitro, apreciando la prueba en conciencia y las máximas de la equidad, el revocante ha probado tener un interés preferente respecto al nombre de dominio objeto de autos. S E R E S U E L V E: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge la demanda de revocación y se ordena que se transfiera el nombre de dominio Santander-gbm.cl al revocante Banco Santander Chile S.A. y declaro cerrado el expediente electrónico individualizado en la presente. Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas. Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta resolución. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado Autorizan en calidad de testigos Millicent Peña Manríquez Lilian Navarrete Quintrileo Rut: 19.056.599-8 Rut: 17.738.840-8