Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile Expediente Rol Nº6448-2015 Nombre de dominio: bonnie.cl Titular: Matías José Manuel Flores Rojas. Revocante: Sociedad de Inversiones Bime Limitada. Tipo revocación: Temprana. SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO Santiago, once de enero de dos mil dieciseis. VISTOS: Que con fecha 21 de agosto de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio bonnie.cl. El suscrito con fecha 22 de agosto de 2015 aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular Matías José Manuel Flores Rojas, quien inscribió el nombre de dominio referido, y como revocante Sociedad de Inversiones Bime Limitada., representada por Pablo Cariola Cubillos, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.
Que con fecha 15 de septiembre de 2015 el revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de dominio bonnie.cl. Que en suma, los argumentos de Sociedad de Inversiones Bime Limitada., presentados en su demanda son los siguientes: - Que, Sociedad de Inversiones Bime Limitada, es la sociedad creada para administrar y registrar las marcas de EDUARDO BIANCARDI Y CIA LIMITADA, empresa que se ha dedicado desde el año 1937 al rubro textil. Destacando en el mercado por su nombre de fantasía Lourdes chiteco y habiendo creado diversas marcas para denominar su gama de productos, dentro de los que se cuentan quilts y toallas de la línea BONNIE. Siendo una de las empresas más reconocidas en este rubro y avalada por sus más de 70 años de experiencia. - El revocante se ha hecho reconocer en el mercado a través de su nombre, comercializado y promocionado sus productos por más de 70 años. Asimismo, desde el 2008 con el signo BONNIE ha distinguido su línea de toallas 100% de algodón con las cuales se ha hecho distinguir en el mercado. - Que Sociedad de Inversiones Bime Limitada, cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus derechos, intereses y el nombre de sus reconocidos productos, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Encontrándose la marca BONNIE, idéntica al dominio en disputa. Registros de Marcas: a) Registro N 823.145 para la marca BONNIE, palabra o denominación, que distingue productos de la clase 24. b) Registro N 855.997 para la marca BONNIE CHITECO mixta, para distinguir productos en la clase 24. - Asimismo, al ser el revocante titular de la marca para el signo BONNIE se muestra de manera inequívoca el mejor derecho e interés preferente del que goza.
- Que, resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y la marca del demandante, toda vez que el titular reproduce exactamente el nombre con que se identifica a los productos de la marca BONNIE, que es efectivamente promocionada y comercializada en el mercado por Sociedad de Inversiones Bime Limitada. - En consecuencia, la inscripción del nombre de dominio bonnie.cl, por ser fonéticamente idénticos a la marca BONNIE, creará confusiones entre los consumidores. - Que, al inscribir el nombre de dominio bonnie.cl se podrían estar infringiendo derechos de terceros, en dos órdenes: uno, dado por la obvia existencia de derechos e intereses anteriores y legítimos respecto de la expresión BONNIE. Dos, el actual titular no pudo sino prever que con su inscripción claramente se implantaba un germen de error y confusión en el usuario de la red y consumidor, del todo indeseable y totalmente contrario al espíritu de la normativa que regula la Propiedad Industrial y la reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, que protegen un interés general. - Que a mayor abundamiento, la palabra BONNIE es una palabra de fantasía que no tiene significado conocido, lo que genera que la vinculación de la marca con el revocante sea aún mayor - Que, asignar el nombre de dominio a Matías José Manuel Flores Rojas, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por Sociedad de Inversiones Bime Limitada, quienes como titulares legítimos de las diversas marcas comerciales mencionadas, verían en riesgo de que los consumidores no pudieran acceder a sus servicios en caso en caso de digitar la página bonnie.cl haciendo uso de una marca comercial que está debidamente registrada y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores. - Asimismo, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores el otorgar el dominio en disputa a su titular, quien aprovechándose de forma gratuita del
prestigio logrado por Sociedad de Inversiones Bime Limitada ha inscrito el ya mencionado dominio. - Que, citándose la doctrina conocida como Criterio de la titularidad se expone la existencia lógica de la relación entre los nombre de dominio y las marcas comerciales. Que cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. - Que, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto BONNIE.CL es de gran interés para el revocante, toda vez que la expresión BONNIE le corresponde como marca registrada. Por ello, su inscripción como dominio por parte de un tercero sólo inducirá al error de los usuarios y consumidores que lo más probable es que piensen que se trata de un sitio Web con contenido relativo a la marca BONNIE del demandante. - En definitiva, el hecho de asignar el nombre de dominio a su titular, constituiría una causal de error o confusión en el consumidor, y que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre Derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Todo lo que atentaría directamente contra los intereses de la demandante, produciendo una dilución marcaria. - Que existe en el revocante, un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. Dado que Sociedad de Inversiones Bime Limitada, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de su empresa en el marcado, y en la protección de sus marcas. Participado activamente desde hace décadas en el mercado de productos asociados al rubro textil, gozando de gran fama y notoriedad especialmente con su línea de toallas BONNIE reconocidas como de gran calidad.
- Que, el signo BONNIE identifica y distingue una de las marcas comerciales creadas y posicionadas con gran éxito por el revocante, lo que es reconocido por los usuarios de Internet. Se destaca que la expresión BONNIE no corresponde a una palabra como tal en ningún idioma conocido, por lo que la coincidencia no pareciera tener lugar en este caso, lo que en consecuencia aumenta la confusión del público consumidor. - Que, el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. - En conclusión, dada la titularidad de registros marcarios en Chile y la vinculación de esas marcas con los productos que ofrece el revocante, que en atención a el mejor derecho e interés preferente del que goza el demandante, no debiera sino revocar el nombre de dominio en disputa y concederse a Sociedad de Inversiones Bime Limitada. Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: 1. Copias simples de los certificados de los registro marcario N 823.145 y N 855.997 2. Copia del sitio Web www.ripley.cl, en el cual se comercializa uno de los productos de la revocante. 3. Copia del link de internet: http://santiago.all.biz/toallas-rusasbgg1052342?city=4350 donde se comercializa la línea de toallas BONNIE. 4. Copia del link de internet: http://articulo.mercadolibre.cl/mlc-428787519-settoallasde-bano-bordadas-para-bebe-bonnie-blue--_jm donde se comercializa la línea de toallas del revocante. 5. Copia de la página de Facebook de Chiteco en el cual se difunde una imagen publicitaria de los productos de la línea BONNIE. 6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl 7. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl
8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl 9. Copia de poder otorgador por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA en favor de Sargent & Krahn. 10. Copia de poder otorgado por Sargent & Krahn en favor del abogado Pablo Cariola Cubillos. Que con fecha 16 de septiembre de 2015, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso los documentos de prueba. Que vencido el plazo de contestación de demanda, el titular no la efectuó, por lo que se procede en su rebeldía. Que con fecha nueve de noviembre dos mil quince se citó a las partes a oír sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: Que la legitimidad del presente arbitraje, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL que señala: Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio.cl declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en.cl ; Encontrando sustento además en el artículo 8 de la norma antes citada, en la que se determina que Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. SEGUNDO: Que corresponde fijar por este Tribunal aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le determine. TERCERO: De acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto. Asimismo, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de justicia le determine.
CUARTO: Que si bien el titular demandado no concurrió de ninguna forma a la defensa en este juicio, en razón del artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias de NIC Chile, este Tribunal no puede estimar la inacción o falta de desinterés por parte del titular actual del nombre de dominio en disputa. QUINTO: Que la acción deducida oportunamente por el revocante es una revocación temprana, por lo que de acuerdo con los artículos 11, párrafo 3º y 19 del Reglamento NIC Chile, el objeto de la litis será determinar la existencia o no por parte de dicho revocante un interés preferente, sin que sea necesario acreditar la existencia de una inscripción o uso abusivo del nombre de dominio por parte del actual titular. SEXTO: Que, en atención a los documentos acompañados, se tiene por acreditado que la Revocante es titular en el ámbito nacional de registros marcarios sobre la marca Bonnie que resulta identica al nombre de dominio de autos Bonnie.cl, lo que logicamente otorga al Revocante un interés legítimo sobre el mismo. SEPTIMO: Que la expresión Bonnie corresponde a una expresión de fantasía en el idioma castellano que resulta arbitraria en la cobertura registrada. OCTAVO : Que con el mérito de la prueba de autos, asi como la recabada directamente por este Tribunal, la marca Bonnie es profusamente utilizada con anterioridad al registro del nombre de domino por el Revocante tanto en el comercio analógico como por Internet. NOVENO : Que el titular del nombre de domino de autos no ha aportado prueba alguna que permita desvirtuar las alegaciones de la revocante o acreditar, el interés que le asiste ni un mejor derecho. Dejándose constancia que a la fecha no hay un uso útil del mismo por parte de su actual titular. DÉCIMO : Que a pesar de su importancia, el principio First Come, First Serverd no es absoluto, debiendo ceder en el caso de autos, ante el interés preferente que ha acreditado la demandante sobre el dominio bonnie.cl. S E R E S U E L V E: Con mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se acoge la demanda de revocación y se ordena que se transfiera el nombre de dominio Bonnie.cl al revocante de autos Sociedad de Inversiones Bime Limitada. y, declaro que el expediente electrónico individualizado en la presente se cerrará en la oportunidad procesal correspondiente. Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta Resolución. Luis Villarroel Villalón Árbitro designado Autorizan en calidad de testigos Millicent Peña Paula Vargas Obregón Rut: 19.056.599-8 Rut: 17.516.769-2